代理某省烟草公司卷烟商标授权确权再审案

律师观点分析

卷烟商标再审案件

烟草公司某个子品牌卷烟（副商标）未获得注册，主商标已经获得注册。多年来烟草公司一直将主、副商标同时使用在卷烟商品上。已使用未注册的卷烟副商标，能否构成“在先使用并有一定影响的商标”？使用在卷烟上的多件商标是否必须是注册商标？

《商标授权确权行政案件审理指南》19.12 【一物多标行为的认定】，诉争商标注册人在同一商品上，同时使用包括诉争商标在内的多个商标的，若相关公众能够将该商标作为识别商品来源的标志，可以认定构成商标使用。

副商标即卷烟品种商标，是在同一卷烟品牌下根据不同卷烟的焦油含量、尺寸和消费群体进行差异化营销而创设的品种，烟草公司使用副商标的目的在于区分同一品牌下不同的产品类型。根据烟支大小、焦油含量和口感差异，将使用同一商标的卷烟进一步细分为不同的产品类型，应属卷烟生产行业的常见作法。烟草公司通常有多个牌号的卷烟，将卷烟牌号作为主商标和品种名称作为副商标并列在卷烟外包装上共同使用系烟草行业的商业惯例，前者可以识别卷烟品牌来源，后者亦可以起到识别品牌来源和区分同一品牌下不同的产品类型。相关公众看到该副商标能够将其是识别为主商标下的某个品种卷烟名称，起到识别商品来源的作用。

由于烟草制品属于强制使用注册商标的商品，司法、行政机关和协会对上述问题产生分歧意见。

《烟草专卖法（2015修订）》第十九条 卷烟、雪茄烟和有包装的烟丝必须申请商标注册，未经核准注册的，不得生产、销售。禁止生产、销售假冒他人注册商标的烟草制品。《烟草专卖法实施条例（2021修订）》第二十二条 卷烟、雪茄烟和有包装的烟丝，应当使用注册商标。《商标一般违法判断标准》第四条 根据《商标法》第六条、《中华人民共和国烟草专卖法》第十九条、《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》第二十二条和第六十五条规定，卷烟、雪茄烟、有包装的烟丝以及电子烟等新型烟草制品必须使用注册商标，未在中国核准注册的，不得在中国生产、销售。

2008年最高人民法院公布100件全国知识产权司法保护典型案例，国家工商行政管理总局商标评审委员会与龙岩卷烟厂、益安贸易公司“七匹狼”商标异议复审行政纠纷案【（2005）高行终字第00201号】北京市第一中级人民法院判决认为，如果使用行为本身为法律所禁止，该行为不能受到法律的保护，则无从基于该使用行为产生受法律保护的行为人的权利。因此，该条所指的已经使用并有一定影响的商标，应为不违反法律禁止性规定而使用的商标。违反法律禁止性规定的使用行为难以依法产生引用《商标法》第三十一条对抗他人注册申请的行为。【执业手记 |商标合法使用与32条“一定影响”的关系（上）】根据《中华人民共和国烟草专卖法》第二十条第一款、《商标法》第六条的规定，生产、销售使用未注册商标的卷烟的行为为法律明文禁止。因此，商评委认定“七匹狼SEPTWOLVES及狼图形”商标由龙岩卷烟厂在香烟商品上在先使用并已具有一定知名度，并作为引用《商标法》第三十一条撤销被异议商标的一项理由，没有法律依据。

一审法院审理期间，国家烟草专卖局就“国家烟草专卖局关于卷烟使用注册商标有关问题”致函给一审法院北京市第一中级人民法院，其内容为：卷烟上只要有注册商标，就能生产和销售，对于卷烟包装上具有未注册的元素，不应认定为违反有关卷烟必须使用注册商标的法律规定。并附商标局《关于卷烟商标注册和使用有关问题的复函》，内容为：根据《商标法》第六条的规定，在必须使用注册商标的商品上，只要使用了注册商标，该商品就可以在市场上进行销售。因此，此类商品在已经使用注册商标的情况下同时使用未注册商标，并不违反该条规定。

黄璞琳老师在其文章“《烟草制品上同时使用的多件商标都必须在中国注册吗？——商标一般违法判断标准解析（二）》”提到相关背景：中华商标协会“商标一般违法判断标准”课题组提交的初稿中，曾建议明确“卷烟、雪茄烟或者有包装的烟丝商品上，同时使用两件及以上商标，其中一件商标为注册商标的，即视为使用了注册商标。”但课题组在向部分省级商标管理部门征求意见时，有人对前述问题提出不同意见。

国家知识产权局2021年7月内部征求意见的《商标一般违法判断标准（征求意见稿）》，则拟规定：“卷烟、雪茄烟或者有包装的烟丝商品上，同时使用两件以上商标的，均必须为注册商标。”但2021年8月17日向社会公开征求意见的《商标一般违法判断标准（征求意见稿）》删除了7月内部征求意见的前述内容。国家知识产权局2021年12月13日最终印发公布的《商标一般违法判断标准》未就前述问题作出明确规定。

国家知识产权局条法司吕志华副司长在《对必须使用注册商标条款的理解》一文中指出：商品外包装均在适应新的市场要求而不断更新。卷烟全包装注册不是法律的强制规定，在商标法律没有明确规定商标使用方式的情况下，烟草商品可以在同一件商品上使用多个商标，是否进行全包装注册完全取决于企业自身市场经营的需要。只要一个是注册商标就可以找到商品的法律责任承担者，不能要求烟草商品上使用的所有商标都必须是注册商标，否则既超出了法律的约束范围，也会给商标使用人带来不必要的负担。