专利侵权的应诉策略

    作者：曾华华，北京盈科（武汉）律师事务所 律师 专利代理师

笔者自2017年以来长期从事专利侵权诉讼案件，并担任盈科武汉律师事务所知识产权部副主任，主办、协办处理各类专利侵权纠纷，对于专利侵权认定、专利侵权抗辩具有长期的理论与实践经验，成功在全国数十家中级人民法院、知识产权法院代理各类专利侵权案件，涉某桥梁伸缩缝专利被最高人民法院二审全额支持赔偿300万元。

作为专利侵权案件中的被告，大致归纳有如下的应诉策略：

一、第一时间掌握完整的诉讼资料，并寻求专业律师的帮助

在知识产权诉讼案件中，专利侵权案件属于比较复杂、疑难的案件，只有具有丰富诉讼经验的律师，才能处理的比较到位。

作为公司或者自然人，一般对于专利侵权诉讼，缺乏专业知识，不了解法律审判程序，很难通过系统分析、梳理案件资料，准确掌握适当的抗辩策略。

二、仔细审查原告是否享有诉讼主体资格及专利权利。

根据法律规定，作为专利侵权诉讼的原告，应当具有合法有效的专利权，或者获得专利权人的排他许可或者独占许可，才能作为适格的原告，具有诉讼主体资格。

审查专利权是否合法有效，应当从是否具有专利权证书、专利权登记簿以及是否缴纳专利年费入手。

同时，对于原告据以主张权利的专利，可以审查是否存在专利无效申请或者专利无效的情形。

三、权利瑕疵的抗辩。

具体包括审查专利权是否终止、是否放弃、是否无效。

在专利律师的帮助下，可以通过专利数据库，对涉案专利进行专利检索，以判断是否存在违反专利法而导致专利无效的情形，并考虑是否提出专利无效宣告请求。

四、不侵权的抗辩。

不侵权的抗辩，具体包括不相同不等同的抗辩，禁止反悔的抗辩，现有技术（现有设计）的抗辩。

这里着重介绍现有技术（现有设计）的抗辩。

（1）现有技术抗辩。

根据专利法的规定，在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权。

现有技术抗辩，是指被诉落入专利权保护范围的全部技术特征，与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者等同，或者所属技术领域的普通技术人员认为被诉侵权技术方案是一项现有技术与所属领域公知常识的简单组合的，应当认定被诉侵权人实施的技术属于现有技术，被诉侵权人的行为不构成侵犯专利权。

现有技术，是指专利申请日以前在国内外为公众所知的技术，既包括进入公有领域、公众可以自由使用的技术，也包括尚处于他人专利权保护范围内的非公有技术，还包括专利权人拥有的其他在先专利技术；但是，根据专利法第二十四条的规定享受新颖性宽限期的技术不得作为现有技术援引用于抗辩。

（2）现有设计抗辩。

在外观设计专利侵权诉讼中，被控侵权产品与公知设计相同或者相近似的，不构成侵权。

根据最高人民法院关于审理专利纠纷案件的若干规定，人民法院受理的侵犯实用新型、外观设计专利权纠纷案件，被告在答辩期间内请求宣告该项专利权无效的，人民法院应当中止诉讼：

（二）被告提供的证据足以证明其使用的技术已经公知的。

现有设计抗辩，是指被诉侵权外观与一项现有设计相同或者相近似，或者被诉侵权产品的外观设计是一项现有外观设计与该产品的惯常设计的简单组合，则被诉侵权外观构成现有设计，被诉侵权人的行为不构成侵犯外观设计专利。

现有设计是指申请日以前在国内外为公众所知的设计，包括在国内外以出版物形式公开和以使用等方式公开的设计。

五、专利权用尽抗辩。

根据专利法的规定，有下列情形之一的，不视为侵犯专利权：

（一）专利产品或者依照专利方法直接获得的产品，由专利权人或者经其许可的单位、个人售出后，使用、许诺销售、销售、进口该产品的。

专利权用尽，不仅包括国内用尽，即允许使用、许诺销售、销售；也包括国际用尽（平行进口），即允许进口、使用、许诺销售、销售。

六、先用权抗辩。

根据专利法的规定，有下列情形之一的，不视为侵犯专利权：

（二）在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的。

根据专利侵权司法解释规定，有下列情形之一的，人民法院应当认定已经做好制造、使用的必要准备：（一）已经完成实施发明创造所必需的主要技术图纸或者工艺文件；（二）已经制造或者购买实施发明创造所必需的主要设备或者原材料。

七、在先权利抗辩。

人民法院受理的侵犯专利权纠纷案件，涉及权利冲突的，应当保护在先依法享有权利的当事人的合法权益。

专利法第二十三条所称的在先取得的合法权利包括：商标权、著作权、企业名称权、肖像权、知名商品特有包装或者装潢使用权等。

八、合法来源抗辩。

根据专利法的规定，为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品，能证明该产品合法来源的，不承担赔偿责任。

根据专利法司法解释的规定，为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品，且举证证明该产品合法来源的，对于权利人请求停止上述使用、许诺销售、销售行为的主张，人民法院应予支持，但被诉侵权产品的使用者举证证明其已支付该产品的合理对价的除外。

本条第一款所称不知道，是指实际不知道且不应当知道。

本条第一款所称合法来源，是指通过合法的销售渠道、通常的买卖合同等正常商业方式取得产品。对于合法来源，使用者、许诺销售者或者销售者应当提供符合交易习惯的相关证据。

九、不停止侵权的抗辩。

根据专利法司法解释的规定，被告构成对专利权的侵犯，权利人请求判令其停止侵权行为的，人民法院应予支持，但基于国家利益、公共利益的考量，人民法院可以不判令被告停止被诉行为，而判令其支付相应的合理费用。

本款通常用于涉及国家利益与公共利益，在专利侵权诉讼案件中，应当引起充分的重视。