巧用律师调查令，专利律师破解原告恶意诉

律师观点分析

作者：曾华华，北京盈科（武汉）律师事务所 知识产权部副主任

一、案情介绍

笔者在2023年代理了一起涉及某装盒机的实用新型专利侵权纠纷中的被告。原告起诉立案时，只提交了几张抖音图片作为侵权证据。该案于2024年1月9日在温州市中级人民法院开庭审理。

笔者和被告的技术人员沟通，详细了解原告据以起诉的专利权的具体情况，被告认为原告的起诉是恶意的起诉，被告立案提交的抖音图片完全与其专利权无关，是恶意欺骗法院立案。

开庭审理当天，原告临时提交了一组新的侵权证据以及专利权评价报告，进行了证据突袭，并撤回了立案时提交的指控侵权的证据，同时，原告当庭变更了其主张侵权的权利要求，变更了指控侵权的设备名称及类型等。

针对原告的证据突袭、诉请变更等非诚信诉讼的行为，经被告据理力争，合议庭审判长当庭对原告予以训诫，并为被告另外指定了15天的答辩期限和举证期限。

在法院指定的答辩期限内，专利律师立即准备相关材料并向法院申请律师调查令。2024年2月1日（春节前几天），两位律师来到浙江绍兴进行实地的调查取证，经过努力，最终案外人某纸品生产企业提供了全部的专利设备采购协议、付款转账记录和发票等。

经过比对，我方认为，原告是在2013年就已经对外公开生产、销售专利设备，早于其申请专利的日期2014年3月，因此，本案即便是被控侵权产品落入专利保护范围，也属于现有技术，不构成专利侵权。

被告经多方了解到，原告在2014年3月申请涉案专利之前，就已经对外公开生产、销售专利设备，

2024年3月11日，原告向温州市中级人民法院申请撤诉，代理律师收到该院3月14日作出的民事裁定书，准予原告撤诉。

二、律师点评

（一）专利侵权中的现有技术抗辩。

根据专利法的规定，在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权。

现有技术抗辩，是指被诉落入专利权保护范围的全部技术特征，与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者等同，或者属于技术领域的普通技术人员认为被诉侵权技术方案是一项现有技术与所属领域公知常识的简单组合的，应当认定被诉侵权人实施的技术属于现有技术，被诉侵权人的行为不构成侵犯专利权。

现有技术，是指专利申请日以前在国内外为公众所知的技术。

本案中，原告在申请专利之前，对外公开销售专利设备产品，该产品对应的技术已经公开，构成该涉案专利的现有技术。

（二）专利诉讼中的非诚信诉讼。

（1）证据突袭，本案中，原告当庭撤回立案的证据，重新提交了新的指控侵权的证据，是属于证据突袭，法院当庭也予以了训诫。证据突袭，是一种非诚信诉讼的行为，应当予以坚决的反击。

（2）当庭变更诉讼请求，本案中，原告当庭将主张专利权利的权利要求1变更，同时，又变更了指控侵权的产品，导致被告当庭进行答辩，这严重损害了被告享有的诉讼权利，被告有权利要求变更开庭时间，并在庭后针对当庭变更的诉请进行答辩，侵权比对，以及对证据进行质证。

作者：曾华华，北京盈科（武汉）律师事务所 知识产权部副主任

一、案情介绍

笔者在2023年代理了一起涉及某装盒机的实用新型专利侵权纠纷中的被告。原告起诉立案时，只提交了几张抖音图片作为侵权证据。该案于2024年1月9日在温州市中级人民法院开庭审理。

笔者和被告的技术人员沟通，详细了解原告据以起诉的专利权的具体情况，被告认为原告的起诉是恶意的起诉，被告立案提交的抖音图片完全与其专利权无关，是恶意欺骗法院立案。

开庭审理当天，原告临时提交了一组新的侵权证据以及专利权评价报告，进行了证据突袭，并撤回了立案时提交的指控侵权的证据，同时，原告当庭变更了其主张侵权的权利要求，变更了指控侵权的设备名称及类型等。

针对原告的证据突袭、诉请变更等非诚信诉讼的行为，经被告据理力争，合议庭审判长当庭对原告予以训诫，并为被告另外指定了15天的答辩期限和举证期限。

在法院指定的答辩期限内，专利律师立即准备相关材料并向法院申请律师调查令。2024年2月1日（春节前几天），两位律师来到浙江绍兴进行实地的调查取证，经过努力，最终案外人某纸品生产企业提供了全部的专利设备采购协议、付款转账记录和发票等。

经过比对，我方认为，原告是在2013年就已经对外公开生产、销售专利设备，早于其申请专利的日期2014年3月，因此，本案即便是被控侵权产品落入专利保护范围，也属于现有技术，不构成专利侵权。

被告经多方了解到，原告在2014年3月申请涉案专利之前，就已经对外公开生产、销售专利设备，

2024年3月11日，原告向温州市中级人民法院申请撤诉，代理律师收到该院3月14日作出的民事裁定书，准予原告撤诉。

二、律师点评

（一）专利侵权中的现有技术抗辩。

根据专利法的规定，在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权。

现有技术抗辩，是指被诉落入专利权保护范围的全部技术特征，与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者等同，或者属于技术领域的普通技术人员认为被诉侵权技术方案是一项现有技术与所属领域公知常识的简单组合的，应当认定被诉侵权人实施的技术属于现有技术，被诉侵权人的行为不构成侵犯专利权。

现有技术，是指专利申请日以前在国内外为公众所知的技术。

本案中，原告在申请专利之前，对外公开销售专利设备产品，该产品对应的技术已经公开，构成该涉案专利的现有技术。

（二）专利诉讼中的非诚信诉讼。

（1）证据突袭，本案中，原告当庭撤回立案的证据，重新提交了新的指控侵权的证据，是属于证据突袭，法院当庭也予以了训诫。证据突袭，是一种非诚信诉讼的行为，应当予以坚决的反击。

（2）当庭变更诉讼请求，本案中，原告当庭将主张专利权利的权利要求1变更，同时，又变更了指控侵权的产品，导致被告当庭进行答辩，这严重损害了被告享有的诉讼权利，被告有权利要求变更开庭时间，并在庭后针对当庭变更的诉请进行答辩，侵权比对，以及对证据进行质证。