在侵害注册商标专用权纠纷案件中,被诉侵权方如果系涉案商标的在先使用人,可以主张在先使用抗辩,但是,如果提供的在先使用证据不足,抗辩观点将难以获得法院支持。本人结合自身案件代理经验,对在先使用所涉法律规定进行了简单的梳理和分析。
一、法律规定:
《商标法》第五十九条第三款规定:商标注册人申请注册商标前,他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的,注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标,但可以要求其附加适当区别标记。
二、法律分析
按照上述规定,构成在先使用的条件包括:
第一:时间上,要求在商标注册人使用之前;
第二:使用方式上,要求同一主体在同一种或者类似商品上的使用与注册商标相同或者近似的商标,而且需要持续性使用;
第三:使用程度上,要求实际使用的商标要求产生了一定影响;
第四:使用范围上,限定为原使用范围内。
1、时间上:按照商标法的原文规定规定“他人已经...先于商标注册人使用...”足以看出,在先使用应当限于“时间实际先于商标注册人的最早使用时间”,目前也有观点认为此处的“先于”应该为“先于商标注册人的核准注册时间”;
2、使用方式上:要求在先使用的使用者应当与被诉侵权方为同一主体,不能为关联方或者后续授权许可方;同时要求,在先使用的使用者一直持续使用在先的标记,如果存在中止的情况,则可能难以构成在先使用。
3、影响力上:主张在先使用方应当提供证据证明其使用标记产生了一定影响,比如使用商标的产品销售地域范围、持续时间、相关公众知晓程度的证据,但是此处的一定影响要求标准不宜过于严格,具体需要结合原被告双方事实关系、产品类型、消费渠道等综合判定。
4、使用范围上:被诉侵权方在先使用的标识与在后被起诉的标识是否属于相同范围,如果被诉侵权标识的使用范围远远超出了在先证据的使用范围,则不宜认定构成在原有范围内使用。范围的界定在此仍然至关重要,比如商品范围、地域范围等不同属性层面的界定就可能会导致结果存在严重偏差。
(以上仅代表本人个人观点)
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