最高院案例｜等同侵权之盾：禁止反悔原则及可预见性规则在专利侵权纠纷中的应用

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专利侵权包括相同侵权和等同侵权两种形式，在专利侵权纠纷的司法实践中，等同侵权往往会被滥用，导致其边界被不合理地扩张，使专利权利要求的公示性受损。因此，为了限制等同原则的适用，禁止反悔原则与可预见性规则等规则在司法实践中被逐步运用。如果将等同侵权视为在专利侵权纠纷中进攻的矛，那么禁止反悔原则和可预见性规则就好比在专利侵权抗辩中进行防御的盾，能够化解专利权人所主张的等同侵权。那么在专利侵权纠纷中，如何运用禁止反悔原则和可预见性规则来对专利权人所主张的等同侵权进行抗辩呢？本文将结合本团队近期承办的一起某自动化装备有限公司侵害发明专利权纠纷案件进行分析阐释。

本案中，原告为某自动包装机发明专利的专利权人，原告认为被告一M公司未经原告O公司许可，擅自使用其涉案专利技术制造、销售、许诺销售侵权产品投入市场，将产品销售给第三方H公司（被告二），给原告造成了重大的经济损失。原告在向人民法院申请证据保全后，认为被诉侵权技术方案落入涉案专利全部权利要求的保护范围。两被告生产、销售、许诺销售与涉案专利产品相同的产品，属于专利侵权行为。被告一M公司委托本团队律师代理此专利侵权纠纷一案。

本团队介入后经过详细的技术特征比对以及对涉案专利全面的审查文件调阅，形成解决方案，向法院提交了详细的技术特征比对表，相关产品比对视频等主要证据。本案历经两审程序，本团队律师作为被告方代理人在诉讼过程中灵活运用“禁止反悔原则”和“可预见性规则”积极应诉，一审二审均获得了胜诉，成功维护了当事人的合法权益。2022年9月27日，经浙江省温州市中级人民法院判决，认定本案中的被诉侵权技术方案未包含与涉案专利权利要求1记载的全部技术相同或等同的技术特征,不落入权利要求1的保护范围，不构成专利侵权。原告不服该判决，上诉至最高人民法院。2023年11月27日，经最高人民法院审理，认为一审判决认定事实清楚，适用法律正确，判决驳回上诉，维持原判。

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专利侵权纠纷中必不可少的步骤是对涉案专利与被诉侵权技术方案的技术特征进行逐一比对，看被诉侵权技术特征是否包含涉案专利的全部相同或等同技术特征。相同技术特征的判断往往只需要进行字面意义上的判断，但是等同技术特征的判断却往往比较主观。因此，作为被诉侵权方代理人，本团队介入后，首先对于涉案专利的权利要求1与我方被诉侵权技术方案进行了详细的技术特征比对，我方产品与涉案专利大体上均由储料装置、送料装置以及包边装置这三个主要部分组成，但是对于这三个组成部分的具体技术特征，我方被控侵权产品技术方案的技术特征与涉案专利权利要求相比存在诸多既不相同也不等同之处。

在对送料装置部分的技术特征进行比对时，我方发现涉案专利与被诉侵权技术方案中关于送料装置的结构和工作原理的技术特征均不同。涉案专利中送料装置包含真空吸气座与针扎吸盘，产品在吸附力下脱离工作台表面，再由送料装置移动至包边装置处进行缝制。而被控侵权产品的的送料装置设置为压盘，产品在压盘的压力下紧贴工作台表面，再由送料装置移动至包边装置处进行缝制。显然二者不构成相同的技术特征。

进而我方通过查阅涉案专利的答复审查意见通知书发现，涉案专利的专利权人在答复专利申请审查意见通知书的意见陈述中，明确表示“真空吸气座与针扎吸盘将物料吸附后，再由XYZ三轴驱动机构驱动以实现送料，与压盘压住料传送的送料方式不同”，根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第六条，专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。因此，涉案专利已经明确将压盘压住料传送的送料方式排除在权利要求的保护范围之外。因此根据禁止反悔原则，专利权人无法主张被诉侵权技术方案中的“送料装置为压盘”这一技术特征与涉案专利中的“送料装置包含真空吸气座与针扎吸盘”的技术特征构成等同的技术特征。因此，被诉侵权技术方案没有包含涉案专利中的“料装置包含真空吸气座与针扎吸盘”这一技术特征，不构成专利侵权。我方对于适用禁止反悔原则的主张也得到了两审法院的支持。

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在对涉案专利和被诉侵权技术方案的“储料装置”相关的技术特征是否构成等同的技术特征进行认定时，二审法院适用了可预见性规则。涉案专利的“储料装置”包括有安装于机座上的储料载板、安装于储料载板上端并用于对放置于储料载板上的产品进行限位的限位机构、安装于储料载板上端并用于将限位机构限位的产品推送出去的推料板和用于驱动该推料板移动的推料气缸。推料板和推料气缸的工作原理为通过设置在储料载板上的推料气缸配合推料板将由限位机构限位的产品推送出去，是以物理技术进行产品定位，再进行下一步的送料程序。而被诉侵权技术方案的储料装置由设置在机座一侧的具有多个限位杆的储料器、视觉相机以及设置在机座上的摆臂等结构组成，限位杆对应于涉案专利的限位机构，限位杆下部的载板对应于涉案专利的储料载板，则被诉侵权技术方案不包含安装于储料载板上端并用于将限位机构限位的产品推送出去的推料板和用于驱动该推料板移动的推料气缸。被诉侵权技术方案中设置在机座上的摆臂的工作原理为通过设置在机座上的摆臂下端的吸盘装置吸取在机座一侧的储料器中的待包边产品，并由摆臂运送至工作台上，再通过视觉相机确定产品位置，是以光信号技术进行产品定位，再进行下一步的送料程序。对此，原告提出视觉相机定位和机械臂抓取作为被诉侵权方案中的定位机构属本领域公知技术，因此主张被诉技术方案落入涉案专利权保护范围。

针对这一点，二审法院认为，原告确认视觉相机定位技术在涉案专利申请时，系该领域普通技术人员普遍知晓的技术方案，意味着原告在涉案专利申请时就知晓视觉相机作为定位技术的一种，但是其在专利申请过程中，并没有将视觉相机限定在权利要求中，意将视觉像机排除在涉案专利权的保护范围之外。因此，在侵权判定时，不能扩张到视觉相机予以保护。被诉侵权技术方案中的视觉相机的技术特征基于可预见性规则的限制不能视为涉案专利限位机构的等同技术特征。否则将有损社会公众对专利权保护范围确定性和可预见性的信赖，从而损害社会公众的利益。

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 “以公开换保护”是整个专利制度建立和运行的基石。但是公开和保护本身就是相互矛盾的，在权利要求（尤其是独立权利要求）中公开的技术特征越多，这就意味着获得专利授权的可能性越大，但与此同时，获得授权的专利的保护范围越小。因此，从专利权人的角度来说，专利代理人在撰写专利的权利要求时，不仅仅要考虑到专利的授权前景，也要考虑到专利获得授权后保护范围的大小，在能够获得授权的基础上尽量减少技术特征的限定从而获得更大的专利保护范围。并且专利权人（代理人）在答复专利审查意见时考虑到未来可能存在的专利维权，谨慎限制相关技术特征。从被诉侵权人的角度来说，面对专利权人通过等同原则不合理地扩大专利的保护范围时，可以通过调阅涉案专利的审查过程文档来探寻是否有适用禁止反悔原则的空间，因为在专利授权过程中，专利权人为了获得授权，往往会为了提高专利的创造性而对自己的保护范围进行限缩，这种限缩通常表现为对一些特定技术特征的排除，如本案中专利权人在审查过程文档中将“压盘”这一技术特征的排除。

同时，可预见性规则在实践中往往难以适用，其原因在于，适用可预见性规则需要证明专利权人在专利申请或修改时明知或足以预见到存在替代性技术特征而未将其纳入专利权的保护范围，而“明知或足以预见”涉及到对权利人在专利申请或修改阶段的主观心态的揣测，往往认定尺度难以把握，容易陷入“事后诸葛亮”的困境。但是，若专利权人明确表示替代技术方案在专利申请或修改时已经为本领域内公知常识，这就意味着专利权人自认其在专利申请或修改时明知存在替代性技术特征而未将其纳入专利权的保护范围，在这种情况下，可预见性规则的适用就显得顺理成章。从专利权人的角度而言，在主张等同侵权时应避免自乱阵脚，自认对方的替代技术特征为公知常识，给对方适用可预见性原则以可乘之机。对被诉侵权人而言，应尽量抓住对方的诉讼漏洞，一旦对方主张公知常识，以可预见性规则为盾，化解对方的等同侵权的攻击，同时反败为胜。