一、专 利 侵 权 风 险 分 析 简 介

FTO全称为Freedom to Operate，即专利的自由实施，是指技术实施人在不侵犯他人专利权的情况下对技术的自由使用和实施。在当今国内，FTO可以更准确地理解为专利侵权风险评估，即评估企业即将进入市场的技术或者产品是否有专利侵权风险。

东西方文化的交融，使得FTO技术为众多公司所熟知。在过往提供FTO的服务中，许多企业会发表如下两个观点：1.XX技术是我公司首创，具备很强的创造性，因此我司预测是没有侵权风险的，现基于慎重考虑开展FTO；2.XX技术是我公司的商业秘密，我公司无法提供技术细节，因此提供你们几个关键词，你们就从这些方向去寻找看看有无侵权风险的专利。

这里需要纠正企业常有的两个误区：

第一，技术是否首创、是否具备创造性高度，与该技术作为专利申请能否获得授权高度相关，却与其是否具有侵权风险毫无关联。原因在于，可专利性分析关注企业技术方案与现有技术的区别点，即企业方案越是独创，导致区别越是显著，则专利越容易获得授权；而专利侵权风险分析的基本判断规则是全面覆盖原则，其关注企业技术方案与现有技术的共同点，而不在乎区别点。简而言之，如下表所示，企业方案包含技术特征A、B、C、D，而目标专利包含技术特征A、B、C，企业方案因多了技术特征D而很可能相较于目标专利具有创造性从而获得专利授权；但因企业方案技术特征A、B、C、D完整包含目标专利技术特征A、B、C，即全面覆盖目标专利的技术特征，则具有侵权风险。

第二，仅根据寥寥几个关键词，是无法开展FTO检索与分析的，其至多仅能进行技术主题检索。理由在于，如前所述，专利侵权风险分析的基本判断规则是全面覆盖原则，其需要将企业技术方案的技术特征与目标专利的技术特征一一比对，若企业技术方案完整涵盖目标专利的技术特征，则具有侵权风险，若未完整涵盖，则不具有侵权风险。倘若企业未提供详实的技术特征，而仅是提供关键词，则将导致代理人完全无法在专利数据库中筛选出可能具有侵权风险的专利；而倘若企业对技术特征有所保留，仅告知少量技术特征，如企业技术方案包含A、B、C、D四项技术特征，却仅告知A、B两项，则如下表所示，会导致完全错误的分析结论。基于开展FTO的需要，企业应尽可能披露技术细节，对于企业商业秘密，企业可选择提供取值范围等方式将核心内容予以隐藏。

晨秦暮楚的商业战场上，FTO分析可以帮助企业评估在特定国家或地区推出某个产品或使用某种技术的侵权风险。这种评估可以提前揭示可能的专利侵权风险。企业可以基于FTO分析结果在前期采取预防措施以避免产品上市后的专利侵权风险。如果存在侵权风险，企业可以选择修改产品、购买专利、与专利持有者达成许可协议或其他策略来最大程度降低侵权诉讼的风险。

律师认为，FTO在投融资活动中扮演了一个至关重要的角色，特别是在高科技、生物技术和制药等知识产权密集型行业。对于投资者而言，由于FTO确保了企业的主要产品或服务大概率不会触及他人的专利权，从而降低了因侵权诉讼导致的资金和时间损失的风险。投资者更倾向于投资那些已经进行了充分的尽职调查并减少了潜在风险的企业。对于企业而言，当企业在与潜在投资者或合作伙伴进行谈判时，FTO分析可以作为一个有力的工具，证明其产品或技术是在一个安全的法律环境下运营的。这可以提高企业在谈判桌上的地位，并可能帮助获得更有利的投融资条款。

匠心独具的技术也有可能被法院认定为侵权，若企业产品被法院裁定侵犯他人专利，企业就将面临赔偿问题，在知识产权领域，尤其可能涉及到惩罚性赔偿问题。惩罚性赔偿的构成要件往往包括主观恶意。在美国，有几个关键的法律原则与故意侵权相关，例如“客观上的轻率”（objective recklessness）原则。在这一原则下，原告需证明被告知道其行为有高风险侵犯他人的专利但仍然继续。拥有FTO报告并据此采取行动可以作为证据，显示企业没有故意侵犯他人的专利，从而避免被法院认定为恶意侵权并承担相应的惩罚性赔偿。在中国，FTO做到什么的程度才能抗辩故意侵权指控，目前没有相关的案例可参考。但是随着我国对知识产权的日益重视，《民法典》《最高人民法院关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》等法律法规对于恶意侵权适用惩罚性赔偿进行了明确的规定，企业也应当对于产线产品的FTO分析更加重视，这样即使陷入了专利侵权纠纷，仍然可以拿出大概率不侵权的FTO分析报告来证明自己主观上的非恶意，法院适用惩罚性赔偿的概率也在一定程度上降低。

团队在产品或技术研发的最初阶段，知道现有的技术状况和潜在的专利障碍可以为公司提供宝贵的方向性建议。如果在FTO分析中发现某个关键技术区域存在专利障碍，研发团队可以相应地调整研发方向或找到绕过已有专利的方法。这可以节省时间和资源，避免进行与现有专利相冲突的研发，同时提前规避可能的侵权风险。

队伍在产品发布计划的最后阶段，企业往往会与法律团队密切合作，确保所有潜在的侵权风险都已被评估并得到处理，从而确保新产品在进入市场前不会侵犯现有的专利权，显著减少法律诉讼的风险，避免可能的罚款或产品召回。

在并购或合作之前进行FTO分析，评估目标公司或合作伙伴的专利风险，有助于更准确地评估目标公司或合作项目的价值，也可以避免后续因不明确的专利状况而导致的法律纠纷。

企业在制定全球市场扩张计划时，如果想要推进产品进入新市场，由于专利保护的地域性以及各个目标市场的专利法规政策不同，往往会针对相关特定区域对该产品做FTO分析以确认该产品在相关市场内的专利侵权风险，从而制定更加合理和具有竞争力的市场扩张策略，确保顺利的市场扩张。

二、F T O 的 工 作 步 骤

界定FTO的范围是FTO工作开展的第一步，亦是十分重要的一步，若范围界定太大将导致成本巨大，范围界定太小可能无法排除风险。且根据过往服务经验，企业常由于前述两个误区而难以准确判断应提供的技术信息。因此，在FTO前期，我方团队成员将与企业技术人员就目标产品进行深入沟通，挖掘出有用信息，由此正确筛选出需要调查的技术特征，并且这一步骤中的充分沟通也有利于后续在确认侵权可能性较大时，有针对性地提出规避建议。

在本团队过往提供的一个FTO项目服务中，本团队成员了解到，客户在委托本团队之前，还委托过当地的一家代理机构开展FTO，但从客户提供的该代理机构出具的分析报告可以看出，客户仅向该代理机构提供技术主题方面的几个关键词，并未披露技术细节，该代理机构于是以技术主题检索充当FTO检索，在全无专利侵权风险分析的情况下，即提供客户几个关联性专利并声称其为高侵权风险专利（本团队在获得客户披露的技术细节后确认，这些所谓的“高侵权风险”专利并无专利侵权风险）。因此，FTO开展前期的沟通十分重要，其决定了后续的FTO检索及分析能否更为顺利的开展。

在过往和企业的接触中，常会出现如下对话：

企业：我想针对XX产品做专利侵权风险分析，你给我一个报价。

本团队：好的，请问你想针对哪些国家/地区做FTO呢？

企业：这个还分国家的？/这个有什么讲究吗？

以上对话实际上涉及到针对哪些国家/地区开展FTO的问题。专利权具有地域性，一个国家或一个地区所授予和保护的专利权仅在该国或地区的范围内有效，对其他国家和地区不发生法律效力。针对特定产品或方法，若经过国内专利的检索在国内没有侵权风险，但并不意味着该产品出口到国外或在国外生产销售也不存在风险，若该产品或方法在国外被申请了专利，则该产品去国外市场生产销售也是具有专利侵权风险的。

同时专利法禁止的专利侵权行为为使用、制造、销售、许诺销售、进口专利产品以及使用、许诺销售、销售、进口依照方法专利直接获得的产品，涉及到上述行为的国家即是企业应当关注的可能具有侵权风险的区域范围。

例如，在过往提供FTO服务的一个客户中，客户想要做FTO的产品的生产、制造仅在国内，同时会出口到国外进行销售。那么显然在做FTO分析时首先是要对国内的产品专利和方法专利（由于会在国内生产并销售）以及对国外的产品专利（由于会在国外销售）进行检索，但是同时我们还要展开对于国外方法专利的检索，因为如果国外存在相关方法专利，客户虽然在国外没有实施生产行为，但是销售行为会构成销售依照方法专利直接获得的产品，同样可能构成对方法专利的侵权。因此，在明确待调查的技术特征后着手进行专利检索时，第一步应当是与客户方沟通确认产品的生产及拟上市地区，并针对该地区查找筛选可能具有侵权风险的专利。

在构建专利检索式时，首先明确如下检索要素：检索范围+目标专利法律状态+产品相关关键词+分类号+竞争对手。其中，根据产品拟上市地区已确认专利检索范围，根据FTO目的可确认目标专利法律状态为有效专利或申请中专利，而根据与企业技术人员的沟通，可确认产品及其相关零部件所涉关键词、及主要关注的竞争对手，而后，利用该关键词可通过初步检索确认IPC分类号，并借助该分类号对关键词进行中英文的拓展。由此根据上述检索要素确认检索策略，构建初步的检索式。

在此步骤中，本团队将根据以上所确定的检索要素而构建的检索式进行初步检索，对检索到的专利文献的关键词和分类号进行统计分析，并通过人工阅读的方式，提炼关键词、详细分类号，进一步完善检索式。

例如，本团队在进行关于手机支架的检索中，一开始针对“支架”这一关键词所拓展的同义表达包括支撑，支持、support等等，但是根据这些关键词构建检索式并进行初步检索后，发现检索结果中的部分专利对于“支架”的描述还包括stands、holder、hands-free device等非常规表达，通过将上述英文关键词补充为“支架”的同义表达并完善检索式，确保了检索结果的准确和全面。

而后，根据完善后的检索式进行全面检索，通过阅读专利的独立权利要求进行粗筛。粗筛的整体原则可简单粗暴的形容为“宁肯错杀一百，不能放过一个”，由此筛选出所有与目标技术方案存在联系的专利。粗筛结束之后，对粗筛获得的专利文献的说明书、权利要求书进行精读，清楚明确地核实粗筛的筛选条件是否正确，并对不正确的条件进行修改和增删，最终形成目标专利库。

在将客户方的产品与目标专利库中的专利进行侵权比对之前，本团队会首先确定目标专利权的保护范围，特别地，对于未授权专利，本团队将通过调阅审查过程文档，判断目标专利的保护范围。

例如，在本团队过往所承办一个FTO项目中，本团队成员在欧洲专利数据库中筛选出一个处于实质审查过程中的高侵权风险专利，其独立权利要求中包含技术特征ABC，我方产品的技术特征为ABCD，全面覆盖了该高侵权风险专利的技术特征。但经过调阅审查过程文档，本团队发现该专利申请人为提高授权前景，将一个技术特征E补入权利要求1中，使得修改后权利要求1包含技术特征ABCE，因我方产品未全面覆盖修改后权利要求1的技术特征，即使该高侵权风险专利日后得到授权，我方产品也极大概率不构成侵权。

在判断是否侵权时，本团队将依据“全面覆盖原则”进行判定，如下表所示，判定方法为将目标专利的权利要求所涉及的技术特征与待分析产品技术方案所涉及的相应技术特征进行对比，若待分析产品的技术特征完全覆盖目标专利的技术特征，则判定待分析产品具有侵权风险。

根据专利侵权比对的全面覆盖原则，侵权包括相同侵权和等同侵权。在进行技术特征的比对时，要尤其注意等同侵权的可能性。若我方产品技术特征与目标专利的技术特征的区别技术特征为行业内常见工艺步骤，如清洗，烘干等，则需要考虑等同的可能性。

此外，若在技术特征的比对过程中出现数据参数，则比较目标专利与我方产品技术特征中参数范围的大小，是否有重合以及接近程度来考虑是否构成等同。如在本团队过往所承办的一个FTO项目中，目标专利中的温度参数为500-600℃，而我方产品的技术特征的温度参数为550℃-650℃，两者温度范围存在重合，且未重合的那部分数据在数值上较为接近，且经技术人员确认，属于行业内较为常规的选择，则考虑未重合部分的数据构成等同。

在方法专利中，如果目标专利的工艺步骤顺序与我方的工艺步骤顺序不同，且特定的工艺步骤顺序不是发明点，无实质限定作用，则考虑构成等同。如在本团队过往所承办一个FTO项目中，目标专利中的步骤是先清洗去除杂质后进行抛光步骤，我方技术方案是先进行抛光后再清洗，经查阅目标专利，其先清洗后去除杂质的步骤顺序不存在特殊的技术效果，且企业技术人员亦认可二者工艺顺序的对调实属常规，在此情况下，虽然工艺步骤顺序存在不同，但也应考虑构成等同。

理论上来说，若企业披露的技术细节足够全面，则在筛选风险专利时，足以明确某项专利属于高侵权风险专利还是属于低侵权风险专利。但事实上，在过往的服务案例中，无论企业提供的技术交底有多详实，最终都会遇到无法明确是否具有侵权风险的专利。理由即在于，一项技术方案之所以被用于申请专利，极大可能是其存在某项常人并未考虑到的设计点，这样的设计点往往不会记载在企业提供的技术交底书中。此时，在面对包含该设计点的专利时，代理人实质上无法判断企业提供的技术方案有无侵权风险，因为代理人无法明确未提及该发明点的企业所提供的技术交底，是不包含该发明点，还是缺失记载，若为前者，则不具有侵权风险，若为后者，则具有侵权风险。

在过往的服务案例中，经过专利检索及筛选后，本团队会将目标专利库中的专利分为低风险专利、中风险专利和高风险专利三种。例如，在本团队承办的某电池FTO项目中，本团队成员检索后粗筛一共获得268个专利，其中高侵权风险专利为17个，中侵权风险专利为79个，低侵权风险专利为172个。其中，中侵权风险专利即为专利中由于存在不确定的技术特征而无法确认侵权风险的专利。例如，若检索到的目标专利包含ABCD四个技术特征（D为进行高温反应的温度条件），我方技术方案为ABC，其中虽然也包括高温反应，但技术交底书中并未说明具体的温度条件，若我方技术方案中也存在D技术特征，则目标专利为高侵权风险专利，若不存在D特征或与D特征不同，则目标专利为低侵权风险专利。

由于上述中风险专利的存在，即存在一定量的需要由企业再次进行确认的技术特征，本团队会根据筛选出的中风险专利中的待确认技术特征制作一个技术特征确认表，以填空或者判断的形式交给企业去确认。例如，在本团队所承接的一个FTO项目中，根据专利检索筛选的结果，制作了技术特征确认表，其中包括49个需企业确认的问题，问题大多为“在我方技术方案中，是否包含xx步骤？”、“我方技术方案的xx步骤的温度范围是否在目标专利中的800-900℃中”等形式。这样往往既不会过分披露具体的工艺参数（可能是企业的商业秘密），也能辅助专利团队去判断侵权风险。根据企业的确认回复，本团队就能将中风险专利再次划分为低风险专利或者高风险专利，从而形成最终的高风险目标专利库。

基于前述步骤，可以得出待分析产品是否侵权的专业意见。须说明的是，专利侵权比对中，往往涉及到技术特征是否等同的判断，而等同的判断具有一定主观性，加之专利侵权诉讼受到投入时间、财力、物力等多重因素的影响和制约，因此在侵权比对结论部分，本团队将以专利侵权的可能性大小作为结论。

在作出侵权比对结论后，若侵权可能性较小，则客户方产品可以放心上市，即使在上市后涉诉，法院最终判决不侵权的可能性也较大；若侵权可能性较大，针对于未授权处于实质审查中的高侵权风险专利，本团队会给到客户方提起公众意见以阻止该专利获得授权的建议。针对于最为棘手的高侵权风险的授权专利，本团队会给到客户方以下建议：1.对产品做出规避设计2.与该目标专利权人协商专利许可或专利转让3.对目标专利提起无效宣告请求；

例如，在本团队所承办的一个FTO项目中，筛选确认了3个已授权的高侵权风险专利，这3个专利本团队经与企业技术人员沟通确认，系行业内的基础专利，难以规避且在技术上难以绕开，且本团队经分析后发现，其中2个专利已由客户方的竞争对手通过专利转让的形式所持有，在此情况下，本团队建议客户方通过专利转让的形式获得另外一个专利的所有权，以在未来可能发生的专利侵权诉讼中，不至于处于完全被动地位。此外，在另外一个案件中，针对目标专利是未授权专利的情况，本团队建议提起公众意见的形式协助审查员驳回目标专利。客户方采纳了本团队的建议，在后续对该专利的持续监测过程中，本团队发现，审查员结合本团队提出的相关意见对该专利下发了审查意见通知书并最终驳回了该专利的申请。

三、我 们 的 优 势

本团队成员由盈科具有丰富的专利代理服务经验的专利顾问组成，多名成员具有专利代理师资格。所有成员均毕业于国内外知名法学院，同时具有电子、机械、化学、生物工程、医药等理工科学士及法学硕士专业背景，并且有着丰富的专利检索、专利维权、专利侵权风险分析经验。团队成员曾为中国石化、中国电信等国有企业以及中国科学院下属研究机构等事业单位提供过知识产权服务。在团队配置上，我们的所有团队成员都是文理双修，不仅精通法律，对法条有深刻的理解，而且具有理工科的逻辑思维，能够快速理解消化客户所提供产品的技术特征，与客户方技术人员能实现无障碍沟通，从而更加准确的理解技术方案。

FTO的关键在于专利检索，而FTO的专利检索查全是关键。为了进行更全面的专利检索，首先，本团队针对客户方提供的技术方案会先将技术方案进行技术模块的划分，对于划分的每个技术模块都进行检索。其次，查全检索的关键在于关键词拓展，本团队在构建检索式时会进行充分的关键词中英文拓展。最后，我们的检索范围不仅限定在已授权专利中，对于具有潜在侵权可能性的处于实质审查中的专利，我们也将其列入分析范围，在最大程度的范围内进行海量的专利检索。

如在本团队承办的某汽车零件FTO项目中，本团队成员总共浏览专利169887个，在将近十七万个专利中筛选出17个威胁性专利，经与客户方技术人员会议确认，最终确认存在3个具有高侵权风险的专利。在本团队承办的某光伏太阳能电池FTO项目中，本团队成员总共浏览49560个专利，从中筛选出268个威胁性专利，经与客户方技术人员会议确认，最终确认存在16个具有高侵权风险的专利。只有通过海量的检索，才能更准确的评估侵权风险。

此外，为保证专利检索的全面性，本团队会对所构建的检索式进行查全检验。例如，本团队在初步构建了检索式后进行检索筛选，筛选结果显示数量排名第一的A公司的目标专利数量为6，此时，本团队将采用其他检索方式（如人工阅读筛选、重设检索式等）针对A公司再单独展开检索，若在该检索方式下，发现A公司的目标专利数量为10，则表明构建的检索式的查全率为60%。此时，本团队成员就会继续修改检索式直至按照上述方法得到的查全率达到90%以上。通过查全检验可以检验在专利检索过程中所构建的检索式的准确性以及检索的全面性，从而提高FTO分析的准确性。

本团队成员不仅有着丰富的专利检索、专利维权、专利侵权风险分析经验，还能提供专利撰写、专利无效等法律服务。若FTO分析的结果为侵权风险较高，本团队可以在FTO的充分专利检索的基础上为客户提供专利无效服务以及针对未授权专利提起公众意见的服务。并且，无论侵权可能性是高还是低，对于客户方自己的技术方案，本团队均建议且可代理专利撰写服务，以将产品中的一个或多个创新点申请专利从而对我方产品进行防御性保护，由此避免客户方自己的技术方案遭他人抢先申请而平添一重专利侵权风险。总体而言，本团队在FTO的充分检索的基础上，能够更快更准确的进行专利无效与专利撰写，实现FTO功能最大化的一条龙服务。