北京某教育科技有限公司、王X侵害实用新型专利权纠纷二审民事判决书

律师观点分析

本院认为，根据XX公司二审的上诉请求、王X的答辩意见，以及查明的案件事实，本案争议焦点为：（一）XX公司依据协议主张的优先使用权能否成立；（二）XX公司就被诉侵权产品主张的先用权抗辩能否成立。

一、关于XX公司依据协议主张的优先使用权能否成立的问题

XX公司上诉认为，根据其与王XX之间签订的合作协议，其就被诉侵权产品“五五合十学具”享有优先使用权。对此本院认为，XX公司的上诉主张不能成立，理由如下：首先，协议系在XX公司与王XX之间订立，涉案专利权人王X并非该协议的签约方，故按照合同相对性的法理，该协议对王X并无约束力。其次，协议约定的是自协议生效之日起五年内王XX不得将自己拥有的包括数学教学在内的任何可能妨害甲方商业利益的相关专利私自用于商业用途或转让给除甲方之外的任何第三方。可见，该条款内容约定的是王XX不得将其本人拥有的相关专利用于商业用途或转让给XX公司以外的第三方，而涉案专利的权利人系王X，并非王XX。亦即，协议并未覆盖王X拥有的涉案专利权，王XX无权处分王X名下的涉案专利权。同时，涉案专利权为王X所合法享有，故在未征得王X本人同意的情况下，XX公司和王XX亦均无权对涉案专利权施加不作为义务的负担。复次，合作协议约定的是在XX公司与王XX合作期间，对王XX研发的所有专利产品XX公司享有优先使用权。可见，该条款内容约定的是XX公司就王XX本人在双方根据协议进行合作期间所研发的专利享有优先使用权，而涉案专利的申请日为2016年8月5日，远远早于协议的签订日（2017年2月7日）和生效日（2017年2月13日）。亦即，涉案专利并非在XX公司与王XX合作期间由王XX所研发的专利。故XX公司主张根据协议对涉案专利享有优先使用权，已经超出该协议条款内容文义的射程范围。最后,XX公司认为在双方合作期间，王XX和王X均未对XX公司生产、销售五五合十学具的行为提出异议。但是，即使王XX对XX公司在双方合作期间由XX公司实施的生产、销售行为不持异议，亦不代表涉案专利权人王X对此予以事前同意、事中默许或者事后追认。而于涉案专利权人王X而言，其是否就其涉案专利权向包括XX公司在内的不特定第三人主张禁用权，系其个人意思自治的范畴。换言之，在涉案专利权存续期间，王X是否主张、何时主张以及向何人主张涉案专利的禁用权，应当委由其个人意思自治。XX公司以“王X对其此前生产、销售被诉侵权产品的行为不持异议”为由，认为王X默许其可以继续实施涉案专利的技术方案，该主观推定缺乏事实和法律依据。

综上，XX公司关于其就被诉侵权产品享有优先使用权的主张不能成立。

二、关于XX公司就被诉侵权产品主张的先用权抗辩能否成立的问题

专利法第六十九条第二项规定：“在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的，不视为侵犯专利权。”《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（以下简称专利纠纷解释）第十五条规定：“被诉侵权人以非法获得的技术或者设计主张先用权抗辩的，人民法院不予支持。有下列情形之一的，人民法院应当认定属于专利法第六十九条第（二）项规定的已经做好制造、使用的必要准备：（一）已经完成实施发明创造所必需的主要技术图纸或者工艺文件；（二）已经制造或者购买实施发明创造所必需的主要设备或者原材料。专利法第六十九条第（二）项规定的原有范围，包括专利申请日前已有的生产规模以及利用已有的生产设备或者根据已有的生产准备可以达到的生产规模。”以上规定，构成专利法先用权抗辩的法律依据。根据上述法律规定可知，“先用权抗辩”成立的关键要件是：在专利申请日前，被诉侵权者已经制造与专利授权技术方案相同的产品或者为此做好制造该专利产品的准备，被诉侵权者已经使用与专利授权技术方案相同的方法或者为此做好使用该专利方法的准备。这就意味着，专利纠纷解释第十五条所规定的“主要技术图纸或者工艺文件”必须是能够反映出专利技术方案的技术图纸或者工艺文件，“主要设备或者原材料”必须是能够确保专利技术方案实施的设备或原材料。

根据XX公司二审提交的证据，结合庭审查明的相关事实，以及上述关于先用权抗辩成立的法律构成要件之分析，本院认为，XX公司所主张的先用权抗辩不能成立，具体理由如下：

第一，涉案专利权利要求书所记载的权利要求1，既限定了操作学具本体的操作区的数量，还限定了每一个操作区的珠杆的数量、珠杆上套设的珠子的数量及每一个操作区区的每一个珠杆上的珠子颜色安排，并限定了遮挡板与操作区或者遮挡板与操作区上每一个珠杆的方位关系。但是，标记有XX公司名称的八张“五五合十学具”产品设计图，均不能反映涉案专利权利要求1的技术方案所限定的全部技术特征。亦即，该证据不能认定属于上述司法解释所规定的能够反映专利技术方案的“主要技术图纸或者工艺文件”。因此，对标记有XX公司名称的八张“五五合十学具”产品设计图的证据证明力，本院不予认可。

第二，XX公司用以证明其已经在涉案专利申请日前就已经制造相同专利产品或做好制造准备而提交的相关证人出具的书面证明、书面证言、相关证人到庭所作的陈述等证据，前述证据所记载的内容存在诸多疑点、矛盾，不能形成合理、完整的证据链条。具体如下：其一，按照骆XX出具的《证明》《证言》及出庭作证陈述的内容，曹XX仅委托徐XX所在的XX公司设计五五分十智能学具的图纸和手模，并不涉及五五合十智能学具产品。但是，按照徐XX的书面证言和到庭陈述的内容，其明确声称其根据曹XX的要求设计了五五合十智能学具、五五分十智能学具两款手模和两个产品的设计图纸，只是最终实际生产的模具是五五分十智能学具的模具。可见，骆XX和徐XX的说法不一致。其二，按照徐XX出具的书面证言，曹XX明确要求其只生产五五分十智能学具的模具，五五合十智能学具模具暂时不生产。如果徐XX的陈述内容属实，则至少说明曹XX及其所在的XX公司在涉案专利申请日前，主观上并无制造涉案专利产品或着手制造涉案专利产品之必要准备的意图。其三，按照徐XX的书面证言和到庭陈述的内容，五五合十智能学具的设计图纸是由其本人和XX公司另一员工余X所共同设计完成，但根据XX公司提交的标记设计单位为“XX公司”的八张五五合十产品设计图纸，其上载明的“设计人”均为“方XX”，“审核人”均为“王XX”。可见，五五合十智能学具设计图纸所记载的设计人并非徐XX，虽然徐XX的当庭陈述对此解释称是由其本人与余X设计出图纸，再由方XX将该图纸录入电脑打印出来并送交生产部门的王XX审核，但该解释缺乏其他证据予以相互印证。故仅从证据内容的形式进行审查，至少可以认定设计图纸记载的设计人与徐XX本人的证人证言内容不相符。最后，根据涉案专利的权利要求书和说明书记载的内容，涉案专利产品的本体为两个操作区以及在本体一侧设置的等式区。但是，根据徐XX到庭陈述的产品设计细节，其先称产品的模具是划分为三个区域、三个盖板加两个小盖板共计五个盖板，之后又改称产品的模具下面有四个盖板。可见，徐XX对学具产品结构的描述明显与涉案专利产品的结构不符。徐XX既然自称五五合十产品的图纸和手模均是由其本人设计，却对出自己之手的产品结构无法进行准确描述，明显不合常理。因此，本院对徐XX提交的书面证言和到庭所作陈述内容证明力均不予认可。

综上，XX公司就被诉侵权产品主张的先用权抗辩不能成立。

综上所述，原审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。XX公司的上诉请求不能成立，应予驳回。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。