如何对专利或专利申请进行尽职调查？

【前言】

　　专利或专利申请的尽职调查，可以根据调查对象的不同而分为对自身专利的尽职调查和对他人专利的尽职调查两大类。根据不同的情形，进一步分为：以专利资产来出资的项目等涉及专利经济价值和排他权利的尽职调查、产品上市前所进行的技术自由实施（FTO）尽职调查、存在侵权行为而需要对侵权行为进行专利侵权诉讼尽职调查等。

　　专利或专利申请的尽职调查通常应尽量全面的分析专利或专利申请相关的事项和风险，主要内容包括：权属状况、法律状态、权利内容、法律风险等。针对不同的项目或客户需要，会在这些内容中有所取舍和调整，从而根据特定项目或客户需要出具相应尽职调查报告。

　　本文主要对专利或专利申请的尽职调查的常规内容进行介绍和总结。

　　【探讨】

　　一、专利尽职调查报告的主要内容

　　1. 核查专利和专利申请的权属状况和权属风险排查，包括：

　　核查当前权利登记情况：当前的专利权/专利申请人；是否存在专利权或申请权的转让。

　　专利权属纠纷的风险排查：是否因委托发明、职务发明、合作发明影响专利/专利申请的权属。而对于职务发明，需要考虑是否有发明人所在单位或曾经所在的单位，单独或共同享有权利，而如果不属于职务发明，发明人或其它发明人是否享有权利。

　　他人主张权利的风险排查：是否存在将他人所拥有的商业秘密申请所述专利/专利申请的情况；是否存在竞业禁止的情况。

　　2. 核查专利/专利申请的权利状态：有效性、保护期限、专利年费情况。

　　3. 核查专利/专利申请是否有权利负担：是否有抵押、质押、许可。如果有专利许可，核实许可类型、期限、范围、费用、是否备案（没有备案时，是否存在授权第三方使用的实际情况）、是否允许分许可或转许可。

　　4. 核查专利的涉诉情况及诉讼风险评估。

　　5. 分析专利稳定性或专利申请的授权前景。如果存在无效决定和行政诉讼，分析无效决定及其行政诉讼的基本情况，对行政诉讼的结果进行风险评估。

　　二、专利尽职调查报告的注意事项

　　1. 为保证结论的客观，应尽量全面地收集相应的依据或准确的数据，并进行分析。

　　例如，在权属风险排查过程中，应全方位进行检索和分析：

　　●是否有转让协议，转让协议是否存在对相应权利的行使附加有约束条件的附加条款；

　　●是否属于委托发明、合作发明，是否有相应的合同；

　　●是否属于发明人的职务发明，调查发明人曾经所在的单位；

　　●是否存在其它投资人、赞助人、合作方等；

　　●是否存在将他人所拥有的商业秘密申请专利或专利申请的可能性；

　　●是否存在竞业禁止的可能性。

　　检索时应充分利用网络资源，通过多渠道搜集相关信息，例如国家知识产权局官网、相关当事人（例如专利权人）官网、“天眼查”、国家企业信用信息公示系统、相关网页报道等。

　　2. 合理运用承诺函或声明

　　如果调查过程中难以找到或无法从当事人获得相应的依据或证据，或者对于待证的消极事实、无法找到直接的依据或证据等情况，则可以考虑请当事人出具承诺函或声明。这是一种常见的降低风险的方式。

　　例如，对于专利权不存在委托开发、合作开发等消极事实，可以请当前的专利权人出具一份声明，并在声明中明确相关专利以及专利申请均不存在抵押、质押、委托/合作开发的情况。

　　3. 关于“是否有发明人所在单位或曾经所在的单位，单独或共同享有权利”。

　　需要充分调查发明人的工作履历，在此基础上，进一步分析：所述发明人是否为对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的人；专利申请日和发明人在不同单位工作时间区间的先后关系；还可结合发明人所做出的声明来对此项风险进行综合判断。最终判断出，所述发明是单独属于发明人曾经所在的单位或是现单位；而当发明人为多人、且既有在原单位工作过的员工也有只在现单位工作过的员工时、是否属于双方共有。

　　4. 经分析后，如果存在法律风险，需提出相应的法律建议或风险规避策略。

　　5. 报告的结尾，应列出尽职调查报告所依据的证据清单

　　【结语】

　　在专利尽职调查工作中，要根据项目内容、特点确定项目组的成员，同时在充分掌握委托人具体要求的基础上，把握好尽调工作的重点内容、时间节点、分工安排，从而制定可行计划，使尽职调查做到更全面、更高质，帮助委托人预测和评价相关的风险问题以及收益机会，并为其提供决策参考依据。

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