浙江宁波吕甲木律师代理侵害外观设计专利权纠纷案获胜诉

律师观点分析

浙江省高级人民法院

民 事 判 决 书

（2018）浙民终470号

上诉人(原审被告)：台州市舒某塑业有限公司，住所地浙江省台州市黄岩区江口街道水角村。

被上诉人（原审原告）：宁波天某模塑有限公司，住所地浙江省宁波市宁海经济开发区宁东创新工业园。

委托诉讼代理人：吕甲木，浙江海泰律师事务所律师。

上诉人台州市舒某塑业有限公司（以下简称舒某公司）因与被上诉人宁波天某模塑有限公司（以下简称天某公司）侵害外观设计专利权纠纷一案，不服浙江省宁波市中级人民法院（2017）浙02民初688号民事判决，向本院提起上诉。本院于2018年6月22日受理本案后，依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。

舒乐公司上诉请求：撤销一审判决，改判驳回天某公司的全部诉讼请求。事实和理由：一、被诉侵权设计与涉案专利外观存在明显差异，两者既不相同也不相似，被诉侵权设计未落入涉案专利权保护范围。二、被诉侵权设计属于现有设计，舒某公司不构成侵权。三、舒某公司不是被诉侵权产品的制造者。四、被诉侵权产品具有合法来源，舒某公司不应当承担赔偿责任，一审法院认定的赔偿金额过高。

天某公司辩称，一、被诉侵权设计与涉案专利外观设计构成近似，落入涉案专利权保护范围。二、被诉侵权设计与两份现有设计整体视觉效果有明显区别，舒某公司的现有设计抗辩不能成立。三、舒某公司的合法来源抗辩没有证据证明。四、舒某公司实施了制造、销售、许诺销售的侵权行为，一审判决确定的赔偿金额并不高。请求二审法院驳回上诉，维持原判。

天祺某司向一审法院起诉请求判令舒某公司：1.立即停止侵害天某公司享有的ＺＬ20103070××××.9号“摇杯（5）”外观设计专利权的行为，即立即停止制造、销售、许诺销售侵权产品，销毁库存的侵权产品成品以及用以制造侵权产品的模具；2.赔偿天某公司经济损失80000元及为维权所支付的合理费用23500元（律师费20000元、公证费3500元），共计103500元。

一审法院审理查明：2010年12月20日，天某公司的法定代表人林某刚向国家知识产权局申请“摇杯（5）”外观设计专利，于2011年6月1日获得授权公告，专利号为ＺＬ20103070××××.9，该专利至今合法有效。2013年5月13日，涉案专利的专利权人变更为天某公司。2016年9月1日，国家知识产权局出具了针对涉案专利的评价报告，该报告结论为：“全部外观设计未发现存在不符合授予专利权条件的缺陷”。

2016年12月6日，林某刚的委托代理人沈某向浙江省宁波市永欣公证处申请证据保全公证，同年12月26日，该公证处出具了（2016）浙甬永证民字第4653号《公证书》。该《公证书》记载如下内容：2016年12月6日，林磨具刚的代理人沈某在公证人员的现场监督下，进入www.1688.com网站，在该网站搜索“台州市黄岩舒某塑业有限公司”，进入搜索结果页面；点击搜索结果“台州市黄岩舒某塑业有限公司”，进入阿里巴巴卖家“台州市黄岩舒乐塑业有限公司”的首页，查询该店铺的“公司档案”（显示工商注册信息为台州市黄岩舒乐塑业有限公司）、“联系方式”，浏览并打印上述网页；点击网页上端供应产品选项，找到相关产品并购买了四款杯子，包括本案被诉侵权产品（标有“FOXYFIT”字样的杯子），金额共计80元。同年12月7日，公证人员收到包裹一件（附有顺丰速运详单一张，运单号952719537155）；同年12月8日，在公证人员的监督下，沈某对收到的上述货物进行拆封并清点，并用公证处提供的相机进行拍照，再交公证人员重新密封。同年12月26日，公证人员登陆顺丰速运官网，查询上述货物物流情况，并打印查询结果页面。舒乐公司在阿里巴巴网页上展示的被诉侵权产品图片（标有“GFUEL”字样的杯子）与天某公司实际获得的公证购买实物（标有“FOXYFIT”字样的杯子）相比，二者除了拱门内的英文字母不同且前者无人形图像外，在杯盖和杯身的总体形状和细节设计等方面均相同。将天某公司公证购买的实物（标有“FOXYFIT”字样的杯子）与授权外观设计进行比对，天某公司认为被诉侵权设计与授权外观设计相比，除杯身刻度的位置不同，其他均相同，两者构成近似；舒某公司认为被诉侵权设计与授权外观设计不相同也不近似，被诉侵权设计的杯体两侧有对称的拱门形，其中一个拱门形内有图案和英文字母装饰，而授权外观设计对称的两个拱门形内是容量刻度线；被诉侵权设计的两个拱门形之间有容量刻度线，授权外观设计没有。将舒某公司在阿里巴巴网页上展示的被诉侵权产品图片（标有“GFUEL”字样的杯子）与授权外观设计相比，天某公司认为构成近似；舒某公司认为二者不相同也不近似，被诉侵权图片的杯体两侧有对称的拱门形，其中一个拱门形内有英文字母装饰，而授权外观设计对称的两个拱门形内是容量刻度线；被诉侵权设计的两个拱门形之间有容量刻度线，授权外观设计没有。

该院另查明，舒某公司成立于2015年1月6日，原企业名称为台州市黄岩舒某塑业有限公司，注册资本200万元，经营范围包括塑料制品制造，货物进出口与技术进出口。再查明，2017年6月26日，天某公司以舒某公司为被告向该院提起四起专利侵权纠纷（包括本案），四案件公证购买的公证书系同一份（共购买了四款杯子，包括本案被诉侵权产品），公证费3500元。另，天某公司为本案诉讼支付了一定的律师费。

一审法院认为，天某公司依法享有专利号为ＺＬ20103070××××.9、名称为“摇杯（5）”的外观设计专利权，该外观设计专利处于有效期内，应受法律保护。本案的争议焦点为：一、被诉侵权设计是否落入涉案专利权保护范围；二、舒某公司主张的现有设计抗辩是否成立；三、舒某公司是否实施了被诉侵权行为；四、如果侵权成立则舒某公司的侵权责任如何承担。

关于被诉侵权设计是否落入涉案专利权保护范围。根据法律规定，外观设计专利权的保护范围是表示在专利授权文件中的外观设计图片或照片中的该产品的外观设计。判断外观设计专利侵权的原则和观察方式及标准应该是以一般消费者的知识水平和认知能力进行观察，根据授权外观设计、被诉侵权设计的设计特征，以外观设计的整体视觉效果进行综合判断，对被诉侵权设计与授权外观设计是否在整体视觉效果上无差异或无实质性差异进行比对。本案中，授权外观设计与被诉侵权设计（包括公证购买实物和网上展示图片）均为水杯，该类产品的惯常设计为具有杯盖和杯身两部分，对此类产品来说，杯盖的具体形状和杯身的细部特征具有较大的设计空间。被诉侵权设计与授权外观设计相比，二者存在以下区别：1.两者的刻度位置有区别；2.公证购买实物的一个拱门形内有图案和英文字母（网上展示图片一个拱门形内有英文字母），授权外观设计一个拱门形内有刻度。除了以上区别外，二者在杯盖和杯身的总体形状和细节设计相同，综上，该院认为被诉侵权设计与授权外观设计构成近似，可以认定被诉侵权设计落入了涉案专利权的保护范围。关于舒某公司主张的现有设计抗辩是否成立。被诉侵权设计与一个现有设计相同或者无实质性差异的，人民法院应当认定被诉侵权人实施的设计属于现有设计。一审庭审中，舒乐公司主张其采用的是现有设计，经比对：被诉侵权设计与舒乐公司提交的第一份在先外观设计（US29/307544）相比，被诉侵权设计杯盖部分带有对称的半圆形凹陷，杯体两侧是倒U形（拱门形）凹陷形状和刻度，而第一份在先设计的杯体部分为对称的带有防滑线条的纺锤形部分及长椭圆形凹陷；被诉侵权设计与舒乐公司提交的第二份在先外观设计（CN200830104072.6）相比，第二份在先外观设计的杯盖部分没有半圆形凹陷且杯身也没有任何凹凸装饰。因此，被诉侵权设计与舒某公司提交的两份在先设计相比，杯盖部分有区别，杯身部分的区别亦较为明显，被诉侵权设计在外观上更加接近于授权外观设计而非舒乐公司提交的在先外观设计。该院认为，舒某公司提出的现有设计抗辩缺乏事实和法律依据，不予采纳。关于舒某公司是否实施了被诉侵权行为，根据天某公司提交的（2016）浙甬永证民字第4653号《公证书》，足以证明舒某公司在其阿里巴巴网店“台州市黄岩舒某塑业有限公司”中展示了被诉侵权产品图片并实际销售了被诉侵权产品。舒某公司虽主张合法来源抗辩，但其提供的销售合同中并无被诉侵权产品的图片，即其并未提供足够证据证明其销售的诉侵权产品具有合法来源，另舒某公司在网店中宣传的经营模式为生产厂家，其核准的经营范围包括塑料制品制造。综上，该院认为，舒某公司实施了制造、销售、许诺销售被诉侵权产品的行为。关于舒某公司的责任承担，舒某公司未经天祺公司许可，擅自制造、销售、许诺销售落入涉案专利保护范围的被诉侵权产品，构成专利法上的专利侵权行为，应当承担停止侵权及赔偿损失的民事责任。关于天某公司要求舒乐公司停止制造、销售被诉侵权产品的诉请，该院予以支持。关于天某公司要求舒某公司停止许诺销售被诉侵权产品的诉请，鉴于舒某公司已删除阿里巴巴网店“台州市黄岩舒某塑业有限公司”上的被诉侵权产品图片和链接，判决停止许诺销售行为已无必要。关于天某公司要求销毁库存的侵权产品成品及制造侵权产品的模具，鉴于天某公司并未提供证据证明舒某公司仍存在侵权产品成品和专用模具，对该项诉请不予支持。关于具体赔偿金额，因天某公司未提供其因被侵权所受到的损失或舒某公司因侵权所获得的利益的确切依据，该院按照涉案专利权的类别、舒某公司侵权的性质和情节等因素酌定赔偿数额，该院主要考虑以下因素：涉案专利系外观设计专利，舒某公司侵权性质及情节，涉案产品的价格，天祺公司为制止侵权行为支付了一定的合理开支，酌情确定舒某公司赔偿数额为70000元（包括天祺公司为维权所支付的合理费用）。综上，天祺公司的部分诉讼请求具有事实和法律依据，依法予以支持。该院依照《中华人民共和国民法总则》第一百二十三条、第一百七十九条，《中华人民共和国专利法》第十一条第二款、第五十九条第二款、第六十二条、第六十五条，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第八条、第九条、第十条、第十一条、第十四条的规定，于2018年5月2日判决：一、舒某公司于判决生效之日起立即停止侵害天某公司享有的专利号为ＺＬ20103070××××.9、名称为“摇杯（5）”的外观设计专利权的行为，即立即停止制造、销售落入涉案外观设计专利保护范围的产品的行为；二、舒某公司赔偿天某公司经济损失及合理费用70000元；三、驳回天某公司的其他诉讼请求。如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条及相关司法解释之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费2370元，由天祺公司负担384元，舒乐公司负担1986元。

二审中，天某公司未向本院提交新的证据。舒某公司向本院提交了台州市黄岩舒某某塑料厂出具的证明，拟证明天某公司公证购买的被诉侵权产品系由该厂制造。天某公司对该证据三性均不予认可。本院认为，上述证明系一审庭审后形成，既缺乏相应的购货合同、付款凭证等材料印证其内容的真实性，也未载明商品的外观、型号可与被诉侵权产品相互对应，该证明真实性、合法性不能确定，无法实现其证明目的，本院不予采信。本院二审查明的事实与一审判决认定的事实一致。

根据舒某公司的上诉请求和理由以及天某公司的答辩意见，本案二审的争议焦点为：一、被诉侵权设计是否落入涉案专利权的保护范围。二、舒某公司的现有设计抗辩能否成立。三、舒某公司是否是被诉侵权产品的制造者。四、一审判决确定的赔偿金额是否适当。

关于争议焦点一，被诉侵权设计与涉案专利授权外观设计均为水杯。经比对，两者均包含杯身和杯盖两部分，杯盖左右两侧各有一块半圆形凹陷，自杯盖顶部贯穿杯盖边缘，杯体部分呈从上到下逐渐收缩的圆柱形，杯体前后各有一个近似倒U形拱门框。舒某公司上诉称两款被诉侵权产品与涉案专利相比，杯身刻度条位置、拱门内图案设计存在差异。本院认为，在被诉侵权产品与授权外观设计整体形状、比例和主要设计特征基本相同的情况下，仅在杯身刻度条位置、拱门内图案方面存在的差异均属于细微设计特征差别，并不影响整体视觉效果，被诉侵权设计与授权外观设计在整体视觉效果上并无实质性差异，两者构成近似，被诉侵权设计落入涉案专利权的保护范围。

关于争议焦点二，舒某公司提出现有设计抗辩，本院将被诉侵权设计分别与舒某公司主张的在先设计相比对，第一份在先外观设计（US29/307544）相对于被诉侵权设计而言，缺少贯穿杯盖顶部的两条半圆形凹陷，杯体两侧没有倒U形拱门框和刻度条，而是设置了对称的纺锤形防滑条，第二份在先外观设计（CN200830104072.6）相对于被诉侵权设计而言，杯盖部分没有半圆形凹陷，杯身也没有任何凹凸设计。被诉侵权设计与舒某公司提交的两份在先设计相比，杯盖、杯身部分的设计特征区别较为明显，整体视觉效果存在实质性差异，舒某公司提出的现有设计抗辩不能成立。

关于争议焦点三，舒某公司认可实施了销售被诉侵权产品的行为，但主张该产品具有合法来源。经审查，舒某公司提交的证明不能证明被诉侵权产品具体的来源，结合舒某公司在其经营的阿里巴巴网店销售被诉侵权产品，网店宣传为厂家直销，该公司专业生产塑料乐扣杯、塑料杯、水杯等事实，一审法院认定舒某公司实施了制造涉案侵权产品的行为并无不当，舒某公司的合法来源抗辩不能成立。

关于争议焦点四，舒某公司实施了制造、销售、许诺销售被诉侵权产品的行为，应当承担停止侵权、赔偿损失的法律责任。关于赔偿数额，在天某公司因被侵权受到的损失和舒某公司的侵权获利均无法确定，天某公司请求适用法定赔偿的情况下，一审法院综合考虑涉案专利的类型、舒某公司侵权的性质和情节、涉案产品的价格、天祺公司为制止侵权行为支付的合理开支等因素，酌情确定舒某公司承担7万元赔偿责任并无不当。

综上，本院认为，舒某公司的上诉理由不能成立，对其上诉请求本院不予支持。一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

二审案件受理费1550元，由台州市舒某塑业有限公司负担。

本判决为终审判决。

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审判长　周　

审判员　陈　

审判员　郭

二〇一八年九月十一日

书记员　王