浅谈知识产权之“专利权评价报告”
专利权评价报告是国家知识产权局根据专利权人或者利害关系人的请求,对相关实用新型专利或者外观设计专利进行检索,并就该专利是否符合专利法及其实施细则规定的授权条件进行分析和评价而作出的文件。
一、评价报告制度的法律渊源及适用范围
2008年修改之前的《中华人民共和国专利法》第第五十七条规定:“专利侵权纠纷涉及新产品制造方法的发明专利的,制造同样产品的单位或者个人应当提供其产品制造方法不同于专利方法的证明;涉及实用新型专利的,人民法院或者管理专利工作的部门可以要求专利权人出具由国务院专利行政部门作出的检索报告。”
现行《中华人民共和国专利法》第六十六条规定:“专利侵权纠纷涉及实用新型专利或者外观设计专利的,人民法院或者管理专利工作的部门可以要求专利权人或者利害关系人出具由国家专利行政部门对相关实用新型或者外观专利进行检索、分析和评价后作出的专利权评价报告,作为审理、处理专利侵权纠纷的证据。”
现行《中华人民共和国专利法实施细则》第五十六条规定:“授予实用新型或者外观设计专利权的决定公告后,专利法第六十条规定的专利权人或者利害关系人可以请求国务院专利行政部门作出专利权评价报告。”(说明:该条文中引用的专利法第六十条已于 2020 年修订为第六十五条。)
现行《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第四条:“对申请日在2009年10月1日前(不含该日)的实用新型专利提起侵犯专利权诉讼,原告可以出具由国务院专利行政部门作出的检索报告;对申请日在2009年10月1日以后的实用新型或者外观设计专利提起侵犯专利权诉讼,原告可以出具由国务院专利行政部门作出的专利权评价报告。根据案件审理需要,人民法院可以要求原告提交检索报告或者专利权评价报告。原告无正当理由不提交的,人民法院可以裁定中止诉讼或者判令原告承担可能的不利后果。”
由此可见,《中华人民共和国专利法》于2008年12月27日修改后以“专利权评价报告”制度替代修改前的“专利检索报告”制度。2008年修改前,仅实用新型专利可申请专利权评价报告,现行专利法,实用新型专利专利和外观设计专利均申请专利权评价报告。需要注意2009年10月1日这个特殊的时间点。
二、专利权评价报告申请人资格
根据《中华人民共和国专利法实施细则》第五十六条及《中华人民共和国专利法》第六十六条第二款的规定,专利权人、利害关系人、被控侵权人都可以请求国家知识产权局出具专利权评价报告。其中,利害关系人指专利实施排他、独占许可合同的被许可人或由专利权人授予起诉权的专利实施普通许可合同的被许可人等。
三、专利权评价报告的法律地位
根据《中华人民共和国专利法》第六十六条,专利权评价报告是国务院专利行政部门作为专业机构进行检索、分析和评价后,得出的公信度较高的专业意见。在人民法院审理专利侵权纠纷、管理专利工作的部门处理专利侵权纠纷过程中,专利权评价报告是审理、处理专利侵权纠纷的重要证据。但专利权评价报告不是判断专利权有效性的依据,专利是否有效只能按照专利法第四十五条的规定进行审查。
值得注意的是,专利权评价报告不是行政决定,当事人不能就专利权评价报告提起行政复议或行政诉讼。
四、如何正确运用专利权评价报告
依据2020年新修订的专利法,专利权人、利害关系人或者被控侵权人均有权申请专利权评价报告,专利权评价报告在专利侵权纠纷司法实践中的地位也日益提升。
对专利权人而言,由于专利权评价报告不是法院受理专利侵权诉讼的必要证据,同时考虑到专利权评价报告可能做出涉案专利不具备新颖性、创造性等申请专利的实质性条件,专利权人向法院提起专利侵权诉讼前无需请求国家知识产权局出具评价报告。
对被控侵权人而言,应在接到一审法院传票(管理专利工作的部门的通知)后立即核实涉案专利是否申请了专利权评价报告,若涉案专利没有申请专利权评价报告,则被控侵权人应立即申请专利权评价报告。
如若涉案专利的评价报告结论为符合授权条件,被控侵权人可以在评价报告引用对比文件的基础上继续寻找其他的可证明该专利权无效的有力证据,适时提出无效宣告程序。如涉案专利的评价报告结论为不符合授权条件,被控侵权人应当向法院申请中止审理,同时在评价报告内容的基础上,尽可能增加多一些有力证据,提起专利无效宣告程序。被控侵权人不提起无效宣告程序,不能以评价报告的内容直接认定涉案专利是无效。
五、结语
虽然专利权评价报告在专利侵权纠纷司法实践中的地位也日益提升,但专利权评价报告其实是一把双刃剑,是否需要申请专利权评价报告,当事人应充分考虑自己在诉讼中的地位。