外观专利侵权中的现有设计抗辩

摘要：根据专利法第四十条，实用新型和外观设计专利申请经初步审查没有发现驳回理由的，由国务院专利行政部门作出授予实用新型专利权或者外观设计专利权的决定，发给相应的专利证书，同时予以登记和公告。实用新型专利权和外观设计专利权自公告之日起生效。由此可知专利行政部门仅对外观设计专利申请进行初步审查。

同时国家知识产权局提供的专利检索服务，只能根据申请号、申请日、申请人、发明人等特定的信息进行专利检索，不能通过产品检索。在制造、销售某项产品之前提前确定该产品是否属于他人享有外观设计专利权的产品，实际上是一件相对困难的事情。因此，侵犯他人外观设计专利权的情形难以避免。

若被控外观专利侵权，可以从现有设计、合法来源、先用权等多方面进行抗辩，笔者在此仅浅析现有设计抗辩。

现有设计抗辩概述

一、现有设计的定义

现行《专利法》第二十三、六十七条，在专利侵权纠纷中，被诉侵权人有证据证明其实施的设计属于现有设计的，不构成侵犯专利权。被诉侵权设计与一个现有设计相同或者无实质性差异的，应当认定被诉侵权人实施的设计属于现有设计。现有设计是指申请日以前在国内外为公众所知的设计。

《专利侵权判定指南（2017）》第139条，现有设计抗辩，是指被诉侵权外观与一项现有设计相同或者相近似，或者被诉侵权产品的外观设计是一项现有外观设计与该产品的惯常设计的简单组合，则被诉侵权外观构成现有设计，被诉侵权人的行为不构成侵犯外观设计专利；《专利侵权判定指南（2017）》第140条，现有设计是指申请日以前在国内外为公众所知的设计，包括在国内外以出版物形式公开和以使用等方式公开的设计。

根据专利法和判定指南的规定，现有设计即为处于“公众能够得知”状态的设计方案。参照最高人民法院《关于审理著作权民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条著作权法规定的“公之于众”，是指著作权人自行或者经著作权人许可将作品向不特定的人公开。笔者认为，专利法中此处的“公众”，也应解释为“社会不特定的对象”。

二、现有设计抗辩运用

1.现有设计抗辩的提出时间

我国法院审理实行二审终审制，若在一审中未提现有设计抗辩，仅仅以被控侵权产品和案涉专利进行对比，以被控侵权产品与案涉专利不存在实质相同进行答辩，由于对于是否实质相同的判断历来是司法判断的难点，这就意味着仅仅否认被控侵权产品和案涉专利实质相同，人民法院有可能误判，势必导致审级利益损失。另外，在二审中再提出现有设计抗辩，另一个风险是对方质证时会否认证据属于新证据。所以，现有设计抗辩最好在一审中提出。

2.现有设计抗辩的比对方法

根据《专利侵权判定指南（2017）》第144条，审查现有设计抗辩是否成立，应当判断被诉侵权设计是否与现有设计相同或相近似而不应将专利外观设计与现有设计比对。可知现有设计抗辩中，比对方法是将被诉侵权设计与的现有设计进行对比。

在被控侵权设计与现有设计相同时，则被诉侵权设计实施的是现有设计，专利侵权指控不成立。

在被控侵权设计与现有设计并非相同的情况下，审查时可以专利权利要求为参照，确定被控侵权设计被指控落入专利权保护范围的设计特征，并判断现有设计是否公开了与之相同或者等同的设计特征。如果现有设计公开了涉案专利主张权利要求相同或等同的设计特征的，则被诉侵权设计方案实施的是现有设计。

三、公开于网络空间和微信朋友圈的内容是否构成现有设计

随着信息技术和自媒体的发展，各种信息公开的渠道越来越多，对于公开于网络空间和微信朋友圈的内容是否构成现有设计，各地法院存不同意见。笔者搜罗了以下几个法院的观点：

（1）广州知识产权法院、广东省高院认定网络空间和微信朋友圈的内容是否构成现有设计要求非常严格。其一般认为QQ空间等网络空间，因可以选择相册公开属性，通常不认为构成现有设计的公开。

（2）北京知识产权法院、北京高院、浙江高院、上海高院则认为上传于QQ空间、微信朋友圈等网络相册存储空间用于宣传的照片等构成现有设计。

（3）最高人民法院在（2019）最高法民申1581号裁定中对网络空间相册是否属于现有设计，也有相应论述，其观点与北京知识产权法院的观点一致。

随着信息技术的发展和自媒体的出现，微信、抖音、QQ等已经演变成了产品宣传、营销的重要平台，也是广大人民获取信息的重要途径。笔者认为，在专利申请日之前，公开于网络空间和微信朋友圈的内容，应当认定属于现有设计。

四、结语

现有设计抗辩是外观专利侵权中一个重要的抗辩要点，在援引现有设计抗辩时应注意：（1）准确理解并确定现有设计。现有设计要素包括：涉案外观设计专利申请日前、在国内外公开（出版物公开或使用公开等）、不受地域限制。（2）现有设计抗辩的核心是被诉（控）侵权设计与一个现有设计进行比对，相同或相近似（无实质性差异）即属于现有设计。（3）现有设计抗辩的功能在于阻止专利权人有关专利侵权的请求权的行使，不能以此否认涉案外观设计专利的效力。                                         

作者：张兴卫、刘凤举

2023年4月28日