高朋·观点|已经实际履行的商标许可使用协议被确认无效后，依协议实施的商标使用行为是否构成侵权

2002年、2003年，鸿道集团与原告广药集团签订《“王老吉”商标许可补充协议》、《关于“王老吉”商标使用许可合同的补充协议》，约定商标许可使用期限变更为2000年至2020年。（以下统称“《补充协议》”）

2005年，广东高院作出（2005）粤高法刑二终字第370号刑事判决，认定：2000年至2003年间，原广药集团副董事长、总经理李益民在广药集团与鸿道集团签署《补充协议》过程中，利用职务之便先后三次收受鸿道集团董事长陈鸿道300万港币贿款，构成受贿罪。

 2012年，中国国际经济贸易仲裁委员会依广药集团申请作出（2012）中国贸仲京裁字第0240号裁决，认为：陈鸿道在广药集团与鸿道集团签署《补充协议》过程中向李益民行贿，目的在于谋取《补充协议》的订立。《补充协议》的订立损害广药集团利益、也损害国家利益，因此无效。裁判《补充协议》无效。

（2012）中国贸仲京裁字第0240号裁决作出后，六加多宝公司自动停止使用“王老吉”商标。

2018年，广东高院作出（2014）粤高法民三初字第1号民事判决书，认为：因《补充协议》已被裁判无效，六加多宝公司2010年至2012年的商标使用行为已经没有合法授权，是商标侵权行为。

2019年，最高人民法院作出（2018）最高法民终1215号民事裁定书，裁定：撤销广东高院（2014）粤高法民三初字第1号民事判决书，将案件发回广东省高级人民法院重审。

回顾案情，有一个重要的问题成为本案的核心焦点，也是备受公众关注的热点——六加多宝公司在《补充协议》尚未被确认无效之前，依据《补充协议》于2010年至2012年间使用“加多宝”商标的行为，是否应当在《补充协议》被确认无效之后被确认为侵权行为？笔者依一般法律逻辑，试分析之。

广东高院（2014）粤高法民三初字第1号民事判决书援引2001年《商标法》¹第五十二条第一项，认定六加多宝公司2010年至2012年的商标使用行为构成侵权。但是，该条文规定“未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的”构成商标侵权。本案中六加多宝公司系鸿道集团投资的关联企业，在2010至2012年间依据《补充协议》享有“加多宝”商标的使用权，并非“未经商标注册人的许可”。

 1 本案依被诉侵权行为发生时间适用2001年《商标法》。

广东高院（2014）粤高法民三初字第1号民事判决书认为《补充协议》已经被（2012）中国贸仲京裁字第0240号裁决认定为无效，则六加多宝公司2010年至2012年的商标使用行为就失去了授权，进而构成侵权。广东高院的这一观点似亦有可取之处，但细思之下却背离了一般的法律逻辑与生活经验。

首先，因许可协议被撤销而认定商标使用行为侵权，将会对市场交易信心造成重大打击。如果一项权利许可合同被认定无效，履行合同期间的行为将被认定侵权，则民事主体在签署与履行此合同时将面临巨大的法律风险。为此，民事主体一方面必须投入更多的成本以确保权利许可合同的有效性，另一方面，民事主体签订权利许可合同的意愿将明显降低。

其次，商标权作为一种对世权，具有公示公信的特征。这决定公众可以通过合法途径查询获知某一商标的权属及许可使用信息。基于这种公信力，市场上的众多民事主体可以依查询到的商标权属及许可使用信息与包括六加多宝公司在内的民事主体展开商业活动。如果法院基于商标许可使用合同无效而认定六加多宝公司的履约行为系侵权行为，则将损害相关民事主体及社会公众的信赖利益。

最后，从相关法规的立法精神来看，也不能以《补充协议》无效反推商标使用行为侵权。2002年《商标法实施条例》第三十六条规定“依照商标法第四十一条的规定撤销的注册商标，其商标专用权视为自始即不存在。有关撤销注册商标的决定或者裁定，对在撤销前人民法院作出并已执行的商标侵权案件的判决、裁定，工商行政管理部门作出并已执行的商标侵权案件的处理决定，以及已经履行的商标转让或者使用许可合同，不具有追溯力；但是，因商标注册人恶意给他人造成的损失，应当给予赔偿。”可见，国务院认为商标被撤销后，不能以此对基于该商标作出的各种裁判文书进行追溯，但可以责令恶意行为人作出赔偿。这一规定的目的就是保护法律关系的稳定性，也保护公众的信赖利益。同理，本案中《补充协议》作为六加多宝公司使用“王老吉”商标的权利基础，其虽然被认定无效，也不应追溯六加多宝公司商标使用行为侵权。

中国国际经济贸易仲裁委员（2012）中国贸仲京裁字第0240号裁决援引《合同法》第五十二条第二项，认定鸿道集团与广药集团签约过程中“恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益”，裁判《补充协议》无效。此系《补充协议》被认定无效的根本原因。

首先，这一裁判可能存在法律适用上的错误。其一、“恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益”的行为主体应当为签约的合同当事人。而本案中参与行贿受贿以促成《补充协议》签约的是陈鸿道与李益民两个自然人，并非广药集团和鸿道集团两个合同当事人。其二、广药集团并非《合同法》第五十二条第二项规定的利益受损的主体。《合同法》第五十二条第二项规定的利益受损主体包括国家、集体、第三人。最高院在（2017）最高法民申4336号民事判决书中已经明确：国有企业在民事活动中也是普通的民事主体，国有企业利益不能等同于国家利益。因此，即便广药集团受到损失，也不能认为国家、集体或者第三人利益受到损失，中国国际经济贸易仲裁委员会（2012）中国贸仲京裁字第0240号裁决适用《合同法》第五十二条第二项是错误的。其三、本案无证据表明包括广药集团在内的民事主体利益受到损失。本案中鸿道集团及六加多宝公司每年向广药集团支付数百万元的商标许可使用费，即便在2010年至2012年间也没有停止。可见广药集团的利益已经通过收取商标许可使用费得以实现。在广药集团没有证据表明商标许可使用费显著的、不正常的低于正常水平的情况下，不能认定广药集团受到了损失。

再者，虽然中国国际经济贸易仲裁委员会（2012）中国贸仲京裁字第0240号裁决法律适用是否正确、是否应当撤销不在本案讨论范围，但我们也应当辨析《补充协议》被认定无效的具体原因。本案中，其原因为“恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益”。从条文来看，恶意串通系合同双方共同完成的行为，双方均存在过错。这样的无效原因不同于《合同法》第五十二条第一项“一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益”的单方过错导致合同无效。本文中的合同无效原因在于鸿道集团与广药集团双方过错，因此不能以《补充协议》无效苛责的认定鸿道集团关联企业六加多宝公司侵权并承担全部的不利后果。

侵犯商标专用权也是侵权行为，只不过是一种特殊的侵权。其特殊之处在于，相比于普通侵权的“主观过错——侵权行为——因果关系——损害结果”侵权构成逻辑，商标侵权的“主观过错”是免证事实，即2011年《商标法》第五十二条第一项所言“未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的属侵犯注册商标专用权”。其原因在于：基于商标的公示公信原则，任何社会公众都可以通过公开渠道查询到他人的在先商标注册信息。任何需要使用商标的人都有义务对在先的他人商标进行避让。如果行为人使用与他人相同或者近似的商标，可以推定其明知他人在先商标而故意使用相同或者近似商标。因此，主观过错成为商标侵权的免证事实。但这不意味着我们在判断商标侵权是否成立时，完全无视行为人的主观情况。本案中，鸿道集团已经与广药集团签署了《商标许可协议》及《补充协议》，且广药集团多次向行政机关及公众发问表明商标许可使用关系的存在，六加多宝公司无法预见到《补充协议》被撤销，更无法预见到其履约行为会变成侵权行为。因此，六加多宝公司并不具备商标侵权的主观过错，其行为不能被认定为商标侵权。

如上述1至4点分析，《补充协议》被认定无效后，六加多宝公司基于《补充协议》的商标使用行为不应当被认定为商标侵权。那么如果广药集团确实有损失应当如何弥补呢？根据《合同法》第五十八条“合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，应当予以返还；不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失，双方都有过错的，应当各自承担相应的责任。”可见合同无效后应当使合同双方的权利义务回归合同签约前的状态；如果做不到，应当进行补偿；有过错的合同当事方要赔偿对方的损失。本案中六加多宝公司已经基于《补充协议》而使用“王老吉”商标，这自然不能返还。因此如果广药集团的利益受到损失，可以要求六被告进行补偿。对于广药集团是否可以要求六加多宝公司进行赔偿，还有待广药集团对六被告的过错做进一步的举证。

综合本案案件事实与上文分析：六加多宝公司在《补充协议》尚未被确认无效之前，依据《补充协议》于2010年至2012年间使用“加多宝”商标的行为，不应当在《补充协议》被确认无效之后被确认为侵权行为。如加多宝公司利益受损，可以要求六被告进行补偿；甚至在进一步举证证明六被告存在过错后，要求六被告进行赔偿。以上为笔者对本案的梳理及核心焦点的辨析，本案未来走向如何，让我们拭目以待！