★使用外国地名做商标,与在先注册商标构成近似,是否构成侵权?★
“判断企业字号是否侵权时需考量企业名称产生的特定历史背景。”
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案情简介
深圳丹枫白露酒店成立于2004年7月2日,经营范围包括酒店管理,系“丹枫白露”系列商标的权利人,核定服务项目为第第43类。
鹰潭枫丹白露酒店成立于2015年6月23日,于2015年7月17日申请“枫丹白露”系列商标商标局于2016年11月18日向鹰潭枫丹白露酒店下发驳回通知书,驳回“寄宿处、饭店、餐馆”等服务项目上的注册申请,其中一项驳回理由为:被诉侵权标识文字部分与深圳丹枫白露酒店在类似服务项上已注册的“丹枫白露及图”商标近似。另,鹰潭枫丹白露酒店在其官网、用品装饰及对外宣传中频频使用“枫丹白露”标识和字样。且鹰潭枫丹白露酒店主张“枫丹白露”取自法国塞纳-马恩省的枫丹白露区,系法国知名旅游地。
深圳丹枫白露酒店认为鹰潭枫丹白露酒店使用的标识与涉案商标构成近似,且商标核定使用范围相同,侵犯其专用权。
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司法观点
本案争议焦点之一为鹰潭枫丹白露酒店被诉行为是否侵害深圳丹枫白露酒店的涉案商标专用权,对此:
一审认为,首先,据2013年《商标法》第四十八条,鹰潭枫丹白露酒店在其经营场所、酒店内饰及用品、微信公众号、官网均突出使用“枫丹白露”文字标识,上述使用系将相关标识与鹰潭枫丹白露酒店所提供的住所(旅馆)、饭店、餐馆、会议室出租等酒店服务紧密联系,会使相关公众产生服务来源的认知,依法构成商标性使用。其次,根据商标法第五十七条第二项及《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条,本案中,鹰潭枫丹白露酒店系在住所(旅馆)、饭店、餐馆、会议室出租等酒店服务中使用被诉侵权标识,包含在深圳丹枫白露酒店注册商标核定使用的服务项目中,二标识仅首两字调换了顺序,对消费者而言,“枫丹白露”的汉字具有识别作用,一般公众在视觉与听觉上易产生混淆或者误认。综上,认定构成侵害注册商标专用权。
二审认为,同样认定鹰潭枫丹白露酒店被诉行为属于商标性使用,且两商标构成近似。但依据商标法第十条第二款“公众知晓的外国地名,不得作为商标”及第五十九条第一款“注册商标中含有地名的,注册商标专用权人无权禁止他人正当使用”,“枫丹白露”不仅在法国而且在我国都均有较高的知名度,已经成为公共领域的资源,不能被个别人独占享有。且深圳丹枫白露酒店不足以证明被诉侵权行为发生之前,其通过持续的使用和广告宣传,使得“丹枫白露”注册商标在相关公众中产生了较高的知名度。综上,认为深圳丹枫白露酒店无权禁止他人正当使用“枫丹白露”这一外国地名,鹰潭枫丹白露酒店使用被诉侵权标识并不侵害深圳丹枫白露酒店涉案注册商标权。
再审认为,鹰潭枫丹白露酒店对被诉侵权标识的使用行为,客观上起到了识别服务来源的作用,属于商标性使用,两商标从音、形、义等方面来看,相关公众易产生混淆或者误认,因此,被诉侵权标识的使用侵害了深圳丹枫白露酒店涉案商标专用权。对于二审法院援引商标法第五十九条第一款,再审法院认为鹰潭枫丹白露酒店与作为地名的“枫丹白露”之间并无关联,其使用“枫丹白露”并不属于对地名的正当使用。此外,鹰潭枫丹白露酒店在申请注册被诉侵权标识后,商标局已经引证深圳丹枫白露酒店商标予以驳回,其主观上是明知深圳丹枫白露酒店在先商标的存在,但在酒店经营活动中仍使用“枫丹白露”,主观上难为正当。
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结论
商标法第五十九条中的对地名的正当使用还需体现使用人与地名之间的相互联系以及主观并无恶意。