专利侵权诉讼中,专利权人可主张被控侵权人对其专利构成相同侵权或者等同侵权,在主张等同侵权时,被控侵权人可调查涉案专利在授权、确权过程中是否有为了满足专利授权要求而对权利要求进行限制性修改或者解释的问题,如有,则权利人不得将因限缩而放弃的内容纳入专利权的保护范围,由此可能使得被控侵权行为不能成立,这就是通常所称的“禁止反悔原则”。
根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第6条之规定,专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中,通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案,权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的,人民法院不予支持。
实践中,禁止反悔原则一般是作为对等同原则的限制性规则来适用的。该原则禁止专利权人(或其他有权主张专利权者)对通过审查过程中为了获得授权而放弃的内容适用等同原则。其宗旨在于防止专利权人在申请阶段和诉讼阶段“两头得利”情形的发生,即在审查过程中为获得专利权而对专利保护范围进行各种限制性的修改或解释,或者强调某个技术特征的重要性,在授权之后的侵权诉讼中又试图取消这些限缩或者声称该技术特征可有可无,以图应用等同原则来覆盖被控侵权物。
在适用禁止反悔原则时,权利人的修改、放弃或其他与满足授予专利要求无关的陈述并不会触发禁止反悔原则。实践中,只有当专利申请人或专利权人限制或者部分放弃的保护范围是基于克服缺乏新颖性或创造性、缺少必要技术特征和权利要求得不到说明书的支持以及说明书未充分公开等不能获得授权的实质性缺陷的需要时,才可以适用禁止反悔原则来进一步限定权利要求的保护范围,且对权利要求保护范围所作的限缩性修改或者解释必须是明示的,而且已经被记录在书面陈述、专利审查档案、生效的法律文书中。一般情况下,只有权利要求、说明书修改或者意见陈述两种形式,才有可能产生技术方案的放弃,进而导致禁止反悔原则的适用,但权利人能够证明在专利授权确权程序中对权利要求书、说明书及附图的限缩性修改或者陈述被明确否定的,应当认定该修改或者陈述未导致技术方案的放弃。
禁止反悔原则是专利侵权诉讼中的一种抗辩权,是被控侵权人主动选择行使的权利,当然也可以放弃行使,被控侵权人提出禁止反悔的抗辩后,由其承担举证责任。
有关“禁止反悔原则”的法律规定:
《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第六条:“专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中,通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案,权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的,人民法院不予支持。”
《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》第十三条:“权利人证明专利申请人、专利权人在专利授权确权程序中对权利要求书、说明书及附图的限缩性修改或者陈述被明确否定的,人民法院应当认定该修改或者陈述未导致技术方案的放弃。”
北京市高级人民法院《专利侵权判定指南(2017)》:
第六十一条:“被诉侵权技术方案中的技术特征与权利要求中的技术特征是否等同进行判断时,被诉侵权人可以专利权人对该等同特征已经放弃、应当禁止其反悔为由进行抗辩。禁止反悔,是指在专利授权或者无效程序中,专利申请人或专利权人通过对权利要求、说明书的限缩性修改或者意见陈述的方式放弃的保护范围,在侵犯专利权诉讼中确定是否构成等同侵权时,禁止权利人将已放弃的内容重新纳入专利权的保护范围。”
第六十二条:“专利申请人或专利权人限制或者部分放弃的保护范围,应当是基于克服缺乏新颖性或创造性、缺少必要技术特征和权利要求得不到说明书的支持以及说明书未充分公开等不能获得授权的实质性缺陷的需要。权利人不能说明专利申请人或专利权人修改专利文件原因的,可以推定其修改是为克服不能获得授权的实质性缺陷。“
第六十三条:“专利申请人或专利权人对权利要求保护范围所作的限缩性修改或者陈述必须是明示的,而且已经被记录在书面陈述、专利审查档案、生效的法律文书中。权利人能够证明专利申请人、专利权人在专利授权确权程序中对权利要求书、说明书及附图的限缩性修改或者陈述被明确否定的,应当认定该修改或者陈述未导致技术方案的放弃。”
第六十四条:“禁止反悔的适用以被诉侵权人提出请求为前提,并由被诉侵权人提供专利申请人或专利权人反悔的相应证据。在已经取得记载有专利申请人或专利权人反悔的证据的情况下,可以根据业已查明的事实,通过适用禁止反悔对权利要求的保护范围予以必要的限制,合理确定专利权的保护范围。”