【案号】（2014）民提字第38号

　　【导读】OEM生产加工行为，指国内工厂接受国外商标权人的委托，生产或加工带有其在国外享有专用权的商标的产品的行为。实践中，由于商标注册及使用具有地域性特点，可能会出现该商标同时被国内商标权人注册使用的情形，那么国内工厂的生产行为是否构成商标侵权呢？

　　【基本案情】2003年5月21日，商标局核准许XX注册第3071808号“PRETUL及椭圆图形”商标，核定使用商品为第6类的家具用金属附件、五金锁具、挂锁、金属锁等。2010年3月27日，商标局核准该商标转让给 LS公司。

　　CB公司系设立于墨西哥的一家公司。该公司在墨西哥等多个国家和地区注册了“PRETUL”或“PRETUL及椭圆图形”商标

　　2010年， YH公司与墨西哥 CB公司签订多份产品加工合同，约定由商标所有人 CB公司授权，由 YH公司生产标有“PRETUL及椭圆图形”商标的挂锁产品。挂锁包装盒上则均标有“PRETUL及椭圆图形”商标。该产品包装盒及产品说明书还用西班牙文特别标明：“进口商： CB公司”和“中国制造”以及 CB公司的地址、电话、传真等内容，相关的包装盒及产品说明书上未标注 YH公司的名称、地址、电话等信息。

　　“PRETUL及椭圆图形”国内商标权所有人 LS公司以 YH公司侵犯商标权向法院提起诉讼。

　　【审判要旨】法院就该案中的两个争议焦点YH公司之行为是否构成侵犯LS公司“PRETUL”商标专用权，以及YH公司之行为是否属于商标法意义上的商标使用行为进行了审理。

　　法院认为：CB公司系墨西哥“PRETUL”或“PRETUL及椭圆图形”注册商标权利人。YH公司受CB公司委托，按照其要求生产挂锁，在挂锁上使用“PRETUL”相关标识并全部出口至墨西哥，该批挂锁并不在中国市场上销售，也就是该标识不会在我国领域内发挥商标的识别功能，不具有使我国的相关公众将贴附该标志的商品，与LS公司生产的商品的来源产生混淆和误认的可性能。YH公司在委托加工产品上贴附的标志，既不具有区分所加工商品来源的意义，也不能实现识别该商品来源的功能，故其所贴附的标志不具有商标的属性，在产品上贴附标志的行为亦不能被认定为商标意义上的使用行为。

　　在商标并不能发挥识别作用，并非商标法意义上的商标使用的情况下，判断是否在相同商品上使用相同的商标，或者判断在相同商品上使用近似的商标，或者判断在类似商品上使用相同或者近似的商标是否容易导致混淆，都不具实际意义。

　　综上，YH公司根据CB公司委托，在其生产的挂锁上使用“PRETUL”相关标识的行为，不属于商标法意义上的商标使用，不构成对LS公司“PRETUL及椭圆图形”商标权的侵犯。

　　【专家评议】

　　广东长昊律师事务所，品盾打假精英网的负责人黄雪芬律师认为：涉外定牌加工，又称贴牌加工，在我国这种行为法律未予以明确规定，暂属于法律空白，但是在司法实践中，随着对外贸易的飞速发展，越来越多的该类案件出现在法院工作日程上。

　　关于该类涉外定牌加工纠纷案件的审理，各法院裁判理由各异，适用法条不一的乱相一直存在。本案是最高法亲审案例，虽然我国不是判例法国家，但是仍有很多人认为该案具有非同寻常的指导性意义。且该案可能会影响后来法院对该类案件主观认定：涉外定牌加工行为不构成侵犯商标权。

　　然而黄律师认为：该案仅仅是非典型性个案，涉外定牌加工行为合法性认定，应结合“接受委托+合理注意义务”两大要件。即如果国内加工企业不以销售为目的，接受境外委托人的委托，贴牌加工生产的产品全部出口不在国内销售的，并对受委托贴牌的商标本身已尽到必要审查注意义务确认未侵犯该商标在国内所有权人合法权益的定牌加工行为才能认定为合法。

　　综合该案案情和最高院判决书，黄雪芬律师认为：最高院的判决结果是通盘考虑了原告的明显恶意、原告商标注册的不正当性、双方商标的知名度及使用情况等，从“非商标性使用”角度得出的不侵权结论。