尊敬的审判长、审判员：

陕西伟天律师师事务所接受陕西远□有限公司（以下简称远□公司）的委托，指派黄卫阳律师担任远□公司的代理人，参加其诉中铁□局集团第□公司（以下简称中铁□公司）、衡水□□制品有限公司（以下简称宝□公司）侵害实用新型专利权纠纷一案的庭审活动。庭前我们听取了当事人陈述，进行了证据分析，已对本案案情有了初步了解。现根据法庭调查的情况法律规定发表如下代理意见，供法庭在决断时予以参考。

一、原告享有“一种背贴式排水止水带”实用新型专利的独占实施许可权，有权以自己的名义追究专利侵权行为。

“一种背贴式排水止水带”属于长安大学享有的实用新型专利， 2012年5月30日获国家知识产权局授权公告；专利号为ZL201120396860.3，发明人为吕康成。该专利被授权后持续正常缴纳专利年费，处于有效状态，依法应受到法律保护。2016年1月22日，长安大学与原告签订《专利止水带独家生产经营授权协议》，授权原告独占实施“一种背贴式排水止水带”实用新型专利进行生产经营，期限至2026年1月21日。《专利法》第六十条规定：“未经专利权人的许可，实施其专利，即侵犯其专利权，引起纠纷的，由当事人协商解决；不愿协商或者协商不成的，专利权人或者利害关系人可以向人民法院起诉……”专利独占实施许可人属于该条所指的“利害关系人”之一，因而原告有权以自己的名义追究专利侵权人的责任。

二、由被告宝□公司生产的背贴式止水带产品落入本案专利权的保护范围，侵权事实显著成立。

根据“一种背贴式排水止水带”实用新型专利证书，其权利要求1为：一种背贴式排水止水带，其特征在于：包括带状中肋，所述带状中肋上设置有绕道，所述绕道迎水面的上方设置有沿带状中肋的长度方向延伸的滤水条，所述绕道与滤水条之间形成与地下工程排水系统相连通的排水通道；所述带状中肋左右两侧分别设置有能够阻止地下水向工程缝渗透的第一翼板和第二翼板，所述第一翼板和第二翼板均沿着带状中肋的长度方向延伸，所述第一翼板的上部与带状中肋的左侧面连接，所述第二翼板的上部与带状中肋的右侧面连接，所述第一翼板的下部向远离第二翼板的一侧倾斜，所述第二翼板的下部向远离第一翼板的一侧倾斜。通过将中铁□公司与宝□公司所签《止水带购销合同》中的“止水带大样图”（见第15页）、宝□公司生产的被诉侵权产品与本案专利权要求的保护范围进行比对，可以看到：其带状中肋、排水通道（“止水带”大样图标记为“排水孔”）、绕道、第一第二翼板以及由带状中肋、绕道、左右翼板构成梯形整体构造与“一种背贴式排水止水带”完全一致；不同之处仅在于缺少滤水条。

代理人认为：缺少滤水条不能成为被告不侵权的抗辩理由，原因如下：

1、滤水条不应单独成为“一种背贴式排水止水带”实用新型专利的一个技术特征。发明专利的技术特征，是指为解决技术问题、实现发明任务而采取的技术手段或方案。也就是说，实用新型的一个独立技术特征，是实现了某种特定功能、作用的形状和构造的表现。所以，“一种背贴式排水止水带”实用新型专利中，由滤水条和绕道所构成的排水通道实现了使迎水面渗水排向排水系统的作用，属于一个完整的技术特征。不难看出，“一种背贴式排水止水带”权利要求与被诉侵权产品技术特征的区别在于排水通道的不同：前者为半边开放式，后者则为附加滤水条的环形封闭式。而去掉滤水条，将环形封闭式变为简单的半边开放式，属于《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第十七条规定的“本领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到的特征”，应当根据该条规定认定其属于等同特征，依法落入原告实用新型专利权的保护范围。

2、被诉侵权产品因缺少滤水条，绕道外侧排水通道容易被混凝土砂浆充填、阻塞，防水效果必受影响。这种情况属于学界专利侵权判定原则中“改劣发明”的情形。北京市高级人民法院《专利侵权判定若干问题的意见（试行）》第41条规定：对于故意省略专利权利要求中个别必要技术特征，使其技术方案成为在性能和效果上均不如专利技术方案优越的变劣技术方案，而且这一变劣技术方案明显是由于省略该必要技术特征造成的，应当适用等同原则，认定构成侵犯专利权。

3、因滤水条由土工布制作，在止水带上加附、拆分非常容易；只要将条形土工布胶粘在排水通道的一面，被诉止水带样品便与原告的专利权保护范围别无二致，因而被诉侵权产品实为在原告实用新型基础上的简单修改。对此“一种背贴式排水止水带”专利证书说明书第3页明确：以上所述，仅是本实用新型的较佳实施例，并非对本实用新型作任何限制，凡是根据本实用新型技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、变更以及等效结构变换，均仍属于本实用新型技术方案的保护范围内。故被诉止水带产品仍在原告实用新型专利的保护范围内。

4、从公平公正的角度，如果法律容忍通过简单手法变更专利产品的形状、结构以规避侵权责任的做法，那么将对专利权人产生极大的不公。生产者完全可以分阶段实施专利侵权，即首先取消专利技术的某一特征，后期实际应用时再行补加。此外，本案中所涉专利产品应用于高速公路隧道工程，若认可“改劣发明”产品的合法地位，无疑将对经济秩序产生较大的负面影响。

此外，被诉侵权产品与“一种背贴式排水止水带”实用新型的权利要求4、权利要求5一致，分为别：所述第一翼板和第二翼板的内侧面和外侧面上均设置有沿带状中肋的长度方向延伸的止水棱；所述第一翼板和第二翼板关于带状中肋的中心点对称，也落入了本案专利的保护范围内。

三、被告中铁□公司、宝□公司属于共同侵权，应依法承担侵权责任。

《专利法》第十一条规定：发明和实用新型专利权被授予后，除本法另有规定的以外，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品。根据庭审调查结果可知，宝□公司以自有生产设备和生产资质实施了专利产品的制造行为，最终由中铁□公司在建设施工中使用，均属于侵犯原告专利权的行为，应当承担侵权责任。

虽然《专利法》第七十条规定：为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品，能证明该产品合法来源的，不承担赔偿责任。但在本案中，中铁□公司除使用专利产品之外，一定程度上还实施了专利产品的制造行为，即使提供合法来源也不能完全免责。根据庭审调查结果可知，中铁□公司与宝□公司签订《止水带购销合同》，合同中约定了橡胶止水带的形状构造（即“止水带大样图”）等技术要求，宝□公司按照技术要求制造了被诉侵权止水带。可见，本案系中铁□公司与宝□公司分工合作，共同实施了专利产品的制造行为，属于共同侵权。

关于被告提出的设计院制作被诉侵权产品图纸、其并不知情的抗辩理由，同样不能成立。根据《专利法》第十二条规定，任何单位或者个人实施他人专利的，应当与专利权人订立书面实施许可合同。被许可人无权允许合同以外的任何单位或者个人实施该专利。虽然设计院制作了被诉侵权产品的图纸，但设计制作图纸的行为并不属于实施专利产品的制造、销售和使用行为，不能得出专利权人长安大学许可设计院以及被告中铁□公司、宝□公司实施“一种背贴式排水止水带”实用新型的意思表示。被告如需事实本案专利的技术方案，仍需依法获得专利权人许可，或从授权经营者处购买专利产品（注：参见最高人民法院知识产权审判案例指导（第七辑）第10页）。同时，作为生产制造者在其主观上应当有对不得侵犯他人专利的注意义务，这是法律对生产者的严格要求。二被告未经许可实施止水带实用新型专利，侵害了原告的权利，应适用过错推定原则推定其主观上有过错，依法应当承担民事责任。

四、关于赔偿数额的确定

《专利法》第六十五条规定：侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定。赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。本案中，根据被告中铁□公司的物资采购招标以及中铁□公司、宝□公司签订的《止水带购销合同》，可以确定二被告计划实施制造及使用的被诉侵权产品（即“梯形背贴式止水带”）数量为44209米，合价2166241.00元。虽然二被告称双方于2016年7月终止了《止水带购销合同》，实际供应量不足这一数字。但是，原告的损失并没有因此有所减少；相反因为中铁□公司按照设计文件要求，继续使用来源不明的侵犯原告专利权的止水带产品，损失实际上在宝□公司中标之后就已确定。故应当按照《止水带购销合同》合同总数量即44209米认定和计算原告的实际损失，确定合理赔偿数额。

以上代理意见，恳请法庭予以充分考虑并采纳！

代理人：陕西伟天律师事务所

律师：黄卫阳

2016年11月24日