律师观点分析

非分类表内的非常规商品是否侵犯他人商标权的精准认定

——甲电子工业股份有限公司与泉州市乙电器有限公司侵害商标权一案

一、案件名称

甲电子工业股份有限公司与泉州市乙电器有限公司侵害商标权一案

二、生效法律文书出具机关及生效裁判文书案号

泉州市中级人民法院民事判决书

福建省高级人民法院

三、所获荣誉

入选2016年 福建省律师知识产权十大典型案例

四、案情简介

我方代理的原告甲电子工业股份有限公司于1992年4月30日取得第7类第592696号“XX”商标注册，核准使用商品为“液面控制器、压力开关”，经商标局核准续展注册，现该商标的续展注册有效期自2012年4月30日至2022年4月29日。

其生产的“XX”牌液面控制器在台湾、中国XX、东南XX都享有很高的知名度，经过几十年的不断努力，公司形象暨产品品质得到了市场的肯定，深受国内外消费者好评。

经市场调查，原告发现泉州市XX公司在网络平台上销售“XX”牌全自动水泵液面控制器，至案发期间，原告在公证处申请对名为泉州市XX公司的相关网页、购买有关侵权产品的过程及内容进行保全证据公证。据此，我方认为被告的行为属于《中华人民共和国商标法》第五十七条第(二)项所指的“未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的”情形，构成了侵犯注册商标专用权的行为，故向法院提起侵害注册商标专用权诉讼。

被告对其生产、销售的XX牌全自动水泵控制器的行为没有异议，但其提出我方的注册商标在分类表上根本没有“液面控制器”，并且实践中也没有所谓的“液面控制器”，其生产、销售的产品也不属于液面控制器，因而不构成侵权；其次，其申请注册的“XX”商标于2014年11月7日获得国家商标局核准，核定使用商品为第9类“电开关、自动定时开关、控制板（电）、高低压开关板、工业操作遥控电器设备、电站自动化装置、配电箱（电）、电动调节设备（截止）”，注册有效期限至2024年11月6日。被告认为其销售的产品上所使用的商标是合法注册的，使用的商品是电开关，系合法的正常使用。

五、办案策略及律师工作

针对被告提出的不构成侵权的几点异议，主要有以下四点应对思路：

1、在商标分类表上不存在的商品应如何定性？

一个商标的核定使用范围与商标分类表不一致时，以商标注册证书上所核定的使用范围为准。双方对本案中的被告生产、销售XX牌全自动水泵液位控制器、水塔水位控制器、浮球液位开关、浮球开关的事实无争议。本案中，被告生产、销售XX牌全自动水泵液位控制器等与原告注册商标核定使用的液面控制器，从概念分析，前者是后者的下位概念，应属于后者的某一小类产品范畴。

2、商标分类表上不存在的商品项目是否与已注册的商品项目构成相同或类似？          

商标分类表乃国际通用，但由于时代在发展，随着新兴事物的不断出现，并非所有的商品都会体现在商标分类表上，在实际运用过程中可以结合我国市场上已经实际流通的商品将其归类于商标分类表上已有的大类中。如果该商品存在于商标分类表上的大类并已取得商标注册证，那么该商标应当依法得到保护。所以，即使商品未存在于商标分类表上，也应依法得到法律保护。

3、商标分类表上的变化是否意味着维权基础的变化？

随着市场上商品的更迭换代，商标分类表也在不断更新，所以商标权利人维权时应当适用其申请注册商标时的版本。即使当注册商标遭受到侵权，商标分类表上已无该商品项目，其注册商标仍是受到保护的，商标权利人依然具有维权基础。在案件审理过程中，即使商标分类表第9类中已经没有“液面控制器”这一小项，但根据商标注册证上所核定的商品使用范围“液面控制器”，不影响商标注册证的效力。

4、如何定性“在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与注册商标相同或者近似的商标”的行为？

首先，确定注册商标专用权的范围。判断是否构成商标侵权行为所考虑的一切因素都是围绕注册商标专用权的权利范围来进行的。根据《中华人民共和国商标法》第56条的规定：“注册商标的专用权，以核准注册的商标和核定使用的商品为限”。显然，从这条规定上看，注册商标专用权的权利范围由两个因素来确定，一是核准注册的商标，二是该注册商标所核定使用的商品，这也就为认定商标权侵权行为确定了与被控侵权对象进行比较的标准，以便得出是否构成侵权的结论。

其次，确定被控侵权的对象。被控侵权对象的确定由两个方面的因素所决定，一是被控侵权的商标，二是被控侵权的商标所对应的商品。确定被控侵权具体对象的意义在于确定和固化被控侵权行为的载体，为下一步与商标权保护范围的比对打下坚实基础。它与确定注册商标专用权的权利范围同样重要，是认定商标侵权行为的另一比较对象。

最后，将被控侵权对象与注册商标和该注册商标所核定使用的商品进行比较，认定被控侵权的商标与注册商标是否构成相同或者近似，以及被控侵权商标所使用的商品与该注册商标所核定使用的商品是否属于同一种类或者相类似。

在本案中，法院经过审理认定，被告生产、销售的产品属于原告注册商标核定使用的商品范畴，而被告在其产品外包装上使用“XX”、“XX牌”标识，在产品说明书上印有“XX牌”字样，与原告注册商标的含义相同。因此，被告的行为属于在相同商标上使用与原告注册商标近似的商标的行为，侵犯原告的注册商标专用权。而被告注册的“XX”商标，其核定使用商品为第9类，并不包括液面控制器，故其有关生产、销售的产品所使用的商标系经合法注册的辩解理由于实于法不符，不予采纳。

六、裁判要旨及结果

本案历经一、二审，最终：

法院依照《中华人民共和国商标法》第五十七条第(二)项、第六十条第一、三款、第六十三条和《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下：

（一）被告泉州市XX公司应立即停止侵犯原告“XX”（注册号为第562696号）注册商标专用权的行为，即立即停止生产、销售XX牌全自动水泵液位控制器、水塔水位控制器、浮球液位开关、浮球开关，并销毁库存侵权产品；

（二）被告泉州市XX公司应于本判决生效后十日内赔偿原告经济损失（包括原告为制止被告侵权行为而支付的合理开支）人民币12万元。

七、律师评析

（一）典型意义

此案的胜诉，引导着我们对商标侵权纠纷的进一步思考。在现实生活中，大部分的商标权利人对他人侵犯自己的商标行为并不重视，更谈不上如何确定产品是否侵犯了注册商标的专用权。在认定生产、销售非分类表内的非常规商品是否属于他人注册商标核定使用的商品的范畴时，需要精准把握注册商标核定使用的商品范围及非规范性商品归类的认定。在面对非规范性商品时可通过分析其结构特征、功能等要素对其认定，准确把握商品所属的范畴，从而进一步帮助认定商标构成侵权与否。

（二）法律评析

通过案情的回顾与反思，代理人认为尽管在该起案件中被告也同样拥有“XX”商标的注册，但最终还是被认定构成侵权。那么本案最终胜诉的根本原因到底是什么？

首先，涉案的侵权产品是全自动水泵液位控制器，虽然原告所注册的“XX”商标核定产品未明确显示全自动水泵液位控制器，但从概念分析，全自动水泵液位控制器是液面控制器的下位概念，应属于后者的某一小类产品范畴，故应认定被告生产、销售的产品属于原告注册商标核定使用的商品范畴。

其次，本案中被告一直坚持其在第9类注册的“XX”商标可以在全自动水泵控制器上使用，但根据《中华人民共和国商标法》第五十六条：“注册商标的专用权，以核准注册的商标和核定使用的商品为限。”也就是说，即使被告在第9类注册了“XX”商标，但由于全自动水泵液压控制器并不在其注册商标的核定使用范畴，而是属于原告注册的“XX”商标的核定使用商品范畴，被告的行为仍然侵犯了原告的注册商标专用权。

最后，最为重要的是，涉嫌侵权的商品是否与非分类表内的非常规商品相同，应通过哪些要素进行认定，是否需要鉴定？代理人主要通过产品的结构特征、功能等要素进行归纳认定。