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商标无效宣告中“恶意”抢注他人商标的认定

作者:金乔逸律师时间:2023年12月06日分类:律师随笔浏览:69次举报

燕之坊公司成立于2001年,是一家专注于粗粮及农产品精加工的企业,自2002年起,公司开始经营燕之坊“禅食”系列产品,并于不久后成功推出“益元八宝”系列产品。为树立品牌形象,燕之坊公司多次尝试申请注册含有“禅食”文字的商标,但均因违反《商标法》第十条八项的规定而被驳回,2013年,其“益元八宝”商标得以顺利注册。

香雅公司成立于2007年,主营业务范围与燕之坊公司存在重叠,同样专注于粗粮及农产品精加工,两企业可谓粗粮加工企业中的劲敌,竞争不断。

燕之坊公司发现其经营的燕之坊“禅食”及“益元八宝”等多个系列品牌,均被香雅公司抢注为商标。燕之坊公司认为,诉争商标的注册违反了《商标法》第三十二条,属于“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。”针对香雅公司名下的“禅食伴侣”、“益元八宝”商标,燕之坊公司提起了无效宣告。


然而,国家知识产权局认为,燕之坊公司提供的证据不足以证明其 “禅食”及“益元八宝”系列产品具有一定知名度,两诉争商标予以维持。燕之坊公司不服,同时对国家知识产权局的两份裁定向北京知识产权法院提起商标无效宣告之诉。

在“禅食伴侣”一案中,燕之坊公司提交了十余箱证据材料,在量变产生质变的效应下,北京知识产权法院认为其提交的证据可以证明诉争商标申请注册日之前就已经连续使用,具有一定知名度。同时,由于销售区域涉及香雅公司所在地,遂支持了燕之坊公司的诉讼请求,判决“禅食伴侣”商标予以无效。

而在“益元八宝”一案中,由于企业经营策略侧重不同,使用证据相对较少,一审法院又因商标案件的“个案原则”,并未全面考虑两家企业的竞争关系及多年宿怨,驳回了燕之坊公司的请求。

香雅公司对其“禅食伴侣”被判无效不服而提出上诉,主要理由为,诉争商标是其独创,并非抢注。燕之坊公司提交的证据不能证明在诉争商标申请注册前就具有一定知名度。

而另案中,燕之坊公司同样对“益元八宝”一案裁判不服,提出上诉,认为在现有证据可以证明香雅公司具有恶意的情况下,其提交的证据已经可以证明其商标具有一定影响。

北京市高级人民法院在两上诉案件中认为,诉争商标经过持续多年的宣传使用,具有一定知名度,香雅公司与燕之坊公司作为同业经营者,在诉争商标申请日之前应当知晓燕之坊公司已经在先使用“益元八宝”、“禅食”系列商标,却仍然申请注册,主观上具有抢注的不正当目的,两案全部支持了燕之坊公司的诉求。


      《商标法》第三十二条规定是基于诚实信用原则,旨在对已经使用并有一定影响的商标予以保护,该条款的适用一般应满足下列四个条件:(一)他人商标在诉争商标申请日之前已经使用并有一定影响;(二)诉争商标与他人商标相同或近似;(三)诉争商标指定使用的商品与他人商标上所使用的商品相同或类似;(四)诉争商标申请人具有恶意。前述要件须同时具备才能确认在后商标的注册构成以不正当手段抢先注册他人已经使用并具有一定影响的商标之情形。因篇幅有限,本文仅探讨上述条件中的(一)、(二)。

       上述两案一审不同判的原因之一在于,燕之坊公司提交的与“有一定影响”相关的证据质量是否充分。除此以外,另一个因素,即诉争商标申请人是否具有恶意,也是两案关注的重点。然而,在“益元八宝”案中,一审法院在认定燕之坊提交的证据并不能证明其商标具有一定影响的前提下,并未将诉争商标申请人是否具有恶意纳入争议焦点。


       笔者认为,一审法院在此认定上有误。虽然《商标法》第三十二条对于恶意抢注的认定一般需要满足四个要素,但在一定条件下,侧重应有不同。即在有明确证据可以证明诉争商标申请人具有恶意的情形下,对于被抢注商标的知名度要求应适当降低,不宜过于严苛。只要当事人举证充分证明其在先未注册商标的知名度足以使诉争商标申请人明知或者应知该商标存在的,就可以认定该商标构成“有一定影响”。

       为了证明香雅公司的“恶意”,燕之坊公司曾在一审中提交过一份比较关键的证据,即香雅公司法定代表人(诉争商标原申请人)在诉争商标申请日之前,曾到访燕之坊公司的一篇媒体报道。为此,香雅公司不得不承认在诉争商标申请之前就已经知晓燕之坊公司存在的事实。而在诉争商标复审及诉讼过程中,香雅公司又多次提及诉争商标是其原创而并非抢注,却未提供任何创作记录、手稿及其他能证明诉争商标是由其独创的证据材料,无法自圆其说。结合此两点,二审法院纠正了一审法院错误,最终支持了燕之坊公司的诉请。


《商标法》第三十二条的制定旨在对已经使用并有一定影响的商标进行保护,但在司法实践中,对于商标申请人是否具有恶意的认定成为关键因素,在某些情况下,甚至超出了对“有一定影响”这一要素。

对于诉争商标申请人是否具有恶意,可以从多方面进行举证。这包括诉争商标申请人与在先商标使用人曾就商标许可、商标转让等进行联络,以及是否经相关机关认定诉争商标申请人存在侵害商标权行为。此外,还可通过诉争商标申请人与在先商标使用人属于同行业,以及在先商标显著性较强的,诉争商标与其高度近似等来判断是否存在恶意抢注的问题。

我们或许需要更为细致地审视“恶意”抢注的界定标准。在商标知名度不高的情况下,商标申请人是否具有恶意可能更应该成为评判的核心,以便更好地平衡各方的权益。

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