1984年《芯片法》第906条有这样的规定“他人分析、评价掩膜作品中所体现的概念、技术或掩膜作品所使用的电路、逻辑流程或元件布局而复制该掩膜作品,并在此分析、评价的基础上制作出用于出售的独创的掩膜作品。”此类由于分析、评价的需要而复制掩膜作品的并且制作出具有独创性的掩膜作品的行为称作集成电路布图设计反向工程。将他人登记的掩膜作品译解后,可以将其所体现的概念、技术或掩膜作品所使用的电路、逻辑电流或元件布局应用于自己所制作的具有独创性的掩膜作品中,这和版权法中“只保护表达,不保护思想”的原则是一致的,而和专利法中保护“思想”的原则是相悖,专利法中规定,即使要在前人专利的基础上研究开发新的技术,申请新的专利,也要尊重在先专利。
深圳集成电路布图设计维权律师陈键城、郑志祥认为之所以有这样的规定,是因为产业界的代表证明集成电路布图设计反向工程,译解、分析他人的掩膜作品,将其中的思路应用于自己设计的掩膜作品中,在半导体产业界是十分普遍的。半导体行业是一项新兴产业,其中的技术含量很高,后来的人不可能什么都从头做起,行业发展过程中的很多进步都是在分析前人的基础上取得的,前人的掩膜作品己经成为制造以后的掩膜作品的“第二来源”。为了更好的促进半导体产业的健康发展,国会接受了产业界代表的提议,在1984年《芯片法》中规定了反向工程。这样,后来人不仅有权“仅为教学、分析或评价掩膜作品中所体现的概念、技术或掩膜作品所使用的电路、逻辑流程或原件布图而复制该掩膜作品”,而且可以将“上述之分析或评价的结果用于后制作的独创掩膜作品中”,即使这些后来的掩膜作品亦是用于商业目的。
提出反向工程集成电路布图设计抗辩的原则时,人们就很关注怎么区分集成电路布图设计侵权和集成电路布图设计反向工程。众议院报告中提到,进行集成电路布图设计反向工程的肯定会有文件材料记录进行反向工程的过程,这些文件材料就是区别反向工程还是集成电路布图设计侵权的重要证据,有关专家可以根据这些文件材料作出判断。但是,具体的解决方案还是需要根据具体事实,根据个案的不同来确定。
具体如何判断集成电路布图设计侵权和集成电路布图设计反向工程,众议院报告中,提出了借用版权法中的实质性相似的原则,即后来的掩膜作品在实质性部分和原掩膜作品是实质性相似的情况下,集成电路布图设计侵权即成立。后来,在Brooktree Corp. V. Advanced Micro Devices Inc.案中法院指出,如果反向工程最后得到的产品的功能和现有产品一致,但是具有不同的布图设计,这样就不是侵权。这是1984年《芯片法》906条的规定的体现,该判决还指出,如果半导体芯片产品和原件相比并不是实质性相似的,而且其设计花费了很大的辛苦和投资,这种情况下,即使其布图设计和原件在实质性部分是相似的,亦不构成侵权。这样就使得通过反向工程制作出新的掩膜作品的合法范围更加扩大了。
集成电路布图设计反向工程的规定,是1984年《芯片法》的创新,将产业界的普遍做法用立的形式使之合法化,这样,即使出台了1984年《芯片法》,在其体系下,掩膜作品的设计人可以自由利用他人登记的掩膜作品中的体现的概念、技术,在此基础上创造出具有独创性的掩膜作品,同时也指出,只有制造出具有独创性的掩膜作品,反向工程才成立。这样的规定主要作用有三个:
一是稳定己有的产业习惯做法。1984年《芯片法》立法之初,“反向工程”在芯片产业界己经十分普遍,而且也为多数芯片设计商和生产商接受,这样的做法有利于芯片产业界合理地利用己经登记的掩膜作品中体现的概念、技术,避免重复劳动,引导芯片设计业的健康、有序的发展。1984年《芯片法》使之以立法的形式存在,是对芯片产业界己有做法的肯定,有利于稳定芯片产业界有序的竞争规则。
二是促进市场竞争。1984年《芯片法》第906条规定,通过集成电路布图设计反向工程获得的掩膜作品可以用于商业用途,也就是说,只要通过反向工程获得了不同于在先作品的原创性的掩膜作品后,生产出性能类似或者更好的芯片产品,可以将其投入市场,和在先的芯片产品进行竞争,让消费者有更多的选择。根据国会报告,产业界的人士指出,“反向工程”在芯片产业界十分普遍,己经成为芯片设计的“第二来源”了。允许和鼓励反向工程有利于形成更多的“第二来源”,有利于市场竞争。
三是,有利于推动芯片设计技术的进步。对他人的掩膜作品进行反向工程,不是为了全盘抄袭他们的掩膜作品,而是在分析和评价体现在他人掩膜作品中概念、技术,制作出具有独创性的新的掩膜作品,可见,集成电路布图设计反向工程的最后目的是为了创造出新的掩膜作品。反向工程是鼓励他人在前人的基础上继续努力,不断创新,从而推动芯片设计业的发展。