冯涵丽(广东东方昆仑律师事务所,律师,专利代理人)
当下是技术日新月异的时代,在国家不断加大鼓励科技创新、促进科技成果转移转化的政策支持下。知识产权成为越来越多创新企业的核心竞争资源,所以知识产权的经济价值越来越受到重视,知识产权出资将会成分更加常见的出资方式。尤其是在科创型企业在设立和发展阶段,使用作为无形资产的知识产权作价入股,将知识产权与企业的资金、人员等有形生产要素相结合,可以有效促进知识产权的转化运用,实现知识产权价值的最大化。
一、相关法律依据
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)第二十七条的规定,股东可以用知识产权等可以用货币估价并可以依法转让的财产作价出资,对作为出资的非货币财产应当评估作价,不得高估或者低估作价。但是,法律、行政法规规定不得作为出资的财产除外。该规定使理论上具有可转让的财产性质的知识产权都可以用来出资。可用于出资的非货币资产需满足两个条件,一是可以用货币估价,二是可以依法转让。因此,理论上具有可转让的财产性质的知识产权都可以用来出资,对于科创企业而言,常见的知识产权出资标的包括专利、商标、计算机软件著作权、非专利技术等。知识产权的出资入股包括所有权的出资和使用权的出资。所有权的出资入股是知识产权出资入股中最常见也是最基本的形式,就是将知识产权专用权转移至公司名下。知识产权使用权的出资入股存在较多争议,笔者留在后续文章中继续探讨。
二、常见相关法律纠纷
【案例1】与专利相关的技术未真正交付的双方违约问题
无锡昊华新能源有限公司、陈茂高等专利权转让合同纠纷案【(2020)最高法知民终1654号】
基本案情:原告于申请名称为“甲醇汽油核心剂母液及其制备方法以及将母液配制成甲醇汽油的方法专利”的发明专利,并在国家知识产权局办理了相关变更登记,涉案专利权人变更为无锡昊华公司。2017年被告与原告两人为共同开发实施涉案专利签订合作协议:三者共同出资设立“广西齐天众济新能源科技有限公司”;被告通过银行转账方式支付了涉案专利权转让定金合计20万元给原告。但后来因原告逾期不履行支付涉案专利权转让费义务,被告不交付涉案专利中有关“母液制备方法”及“母液配制汽油方法”的技术配方等形成纠纷。
法院观点:被告签订涉案合同的意图和目的就是为了有效拥有涉案专利,从而完成涉案专利技术的成果转化,进而实现产业化生产并获取商业利益。双方先后签订了《专利权转让合同》及2份补充协议系列合同,其目的在于获得涉案专利和与实施涉案专利中有关“母液制备方法”及“母液配制汽油方法”的技术配方及其完整配方资料,被告已经履行了前期支付转让费20万元和分期每月支付3万元的义务,但原告能证明其已经履行了上述材料的转让义务,导致被告无法达到合同的目的。原告虽已经完成转让涉案专利权的转让,但却并未履行涉案《补充协议一》、《补充协议二》。故原告也违反合同约定的义务,构成根本违约。
【案例2】专利与产品技术绑定,并且约定不明引发的权属纠纷
基本案情:原告自然人和被告公司合作成立某生物公司,约定原告知识产权以出资,双方合意将某生物公司远期的注册资本约定为1000万元,双方出资各占注册资本50%,原告将在国内申请的3—4项专利权权属转移至某生物公司名下,生物公司注册成立后,由于原告用于出资的知识产权尚未获得授权,原告不能将专利转让,后原告作为发明人的另两项发明创造已以某生物公司的名义申请专利,后来发生专利权属纠纷。
法院观点:原告作为发明人的另两项发明创造已经以被告公司的名义申请专利,且其中的“利用有机镁试剂制备高分子负载有机锡化合物的方法及应用”(申请号201110055619.9)已获得专利授权并落在被告公司名下,虽然未达到该公司规划中所称的“在国内申请3-4项专利权”,但是,在被告公司注册资本远未追加达到前述注册资金的情况下,以公平原则考虑,应当认定原告已经履行了2009年章程约定的出资义务。并酌定赔偿被告维权损失。
三、知识产权出资操作流程
1)对权利人准备出资入股的知识产权进行价值评估,并出具相应的评估报告;
2)所有股东对评估价值进行确认,并共同签署公司章程,并约定出资额和出资方式;
3)将评估后的知识产权从股东转让到公司名下;
4)根据资产评估报告,进行注册资本出资审核,并出具验资报告;
5)办理工商营业执照或变更营业执照,根据已经出具的资产评估报告、验资报告以及登记申请书或变更登记申请书等申报材料,到市场监督管理局申请注册登记备案或变更登记备案。