合作业务故仿制，巧妙取证判侵权

本案是上诉人甲公司因与被上诉人乙某诉侵害实用新型专利权纠纷一案，不服广东省深圳市中级人民法院 (以下简称原审法院)于2021 年7 月20 日作出的 (2020)粤03 民初XX号民事判决，提起上诉。鞠律师作为乙某的代理律师，通过辩护，最终二审法院判决驳回上诉，维持原判！二审案件受理费3650.92 元，由甲公司承担。

甲公司上诉请求：撤销原审判决，改判驳回乙某的诉讼请求，判令案件诉讼费用由乙某负担。

事实与理由： ( 一)被诉侵权产品并未落入乙某专利号为：ZL201420779301.4，名称为“一种加装保护电路的圆柱形锂电池”的实用新型专利 (以下简称涉案专利) 权利要求2 和 3的保护范围。1.被诉侵权产品的电路板通过正极镍片与电芯相连，正极镍片仅具有电路连接导通功能，不具有弹性支撑作用，而权利要求2 附加技术特征所述五金弹片是用其弹力进一步支撑保护电路板。故被诉侵权产品没有采用权利要求2 的技术方案，与权利要求2 的技术特征不相同也不等同。2.被诉侵权产品的电芯负极是通过负极镍片与保护电路板相连，未使用圆形五金帽盖连接负极，故被诉侵权产品没有采用权利要求3 的技术方案，与权利要求3 的技术特征不相同也不等同。 (二) 即使认定侵权，原审法院判赔数额过高，应予改判。原审法院两起相关案件的被诉侵权产品的差异仅为是否带usb口，此差别不能影响两案为同一侵权行为，乙某用同一个专利权，就相同的侵权行为提起了两个诉讼，涉嫌重复起诉。原审法院在两起案件中都对乙某的赔偿要求进行了全额支持，判赔数额过高。

乙某答辩称：原审判决认定事实清楚，适用法律正确，赔偿数额合理，请求驳回上诉，维持原判。

一审判决如下:

一、甲公司立即停止以制造、销售、许诺销售的方式侵害乙某享有的专利名称为“一种加装保护电路的圆柱形锂电池”、专利号为ZL201420779301.4 实用新型专利权的行为，并销毁制造专利侵权产品的专用模具；

二、甲公司于该判决生效之日起十日内向乙某赔偿经济损失15万元

三、甲公司于该判决生效之日起十日内向乙某赔偿因维权所支出的合理费用17546 元。甲公司如果未按该判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》(2017年修正)第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。一审案件受理费3650.92 元，由甲公司负担。

一审法院审理经过：

乙某向原审法院提起诉讼。原审法院于2020 年1 月9 日立案受理。乙某原审起诉请求：1.判令甲公司立即停止对涉案专利的侵权行为(包括停止制造、许诺销售、销售侵权产品等行为并销毁制造侵权产品的专用模具) ；2.甲公司赔偿乙某经济损失15万元；3.甲公司赔偿乙某因制止侵权所支付的必要费用17546 元；4.案件诉讼费由甲公司承担。

甲公司原审答辩称：甲公司使用的技术方案和涉案专利的技术既不相同，也不等同。被诉侵权产品使用的是现有技术。

原审法院认定事实：

(一) 涉案专利的基本情况

2014 年12 月11 日，乙某向国家知识产权局提出申请，国家知识产权局于2015 年4 月8 日对涉案专利作出授权公告，目前该专利处于有效状态。

2015 年9 月 3 日，国家知识产权局对涉案专利权作出评价报告，结论为：权利要求1、5、7 不符合授予专利权条件，权利要求2-4、8-9未发现存在不符合授予专利权条件的缺陷。

2020 年5 月9 日，国家知识产权局作出第44321号《无效宣告请求审查决定书》，维持涉案专利有效。

乙某在本案中要求保护涉案专利权利要求2 和3，其中乙某选择以引用权利要求1的部分作为权利要求3 的保护范围。涉案专利权利要求1、2、3 的内容如下：

1.一种加装保护电路的圆柱形锂电池，其特征在于：包括圆柱形电芯(8) 、与电芯 (8) 电连接的圆柱形保护电路板 (3) 及支撑保护电路板(3) 的圆柱环 (5) ，所述保护电路板 (3) 设有电路原件的一面朝向电芯(8) 一端面且设在圆柱环 (5) 的端面上，所述圆柱环 (5) 的内径小于保护电路板 (3) 的直径，所述圆柱环 (5) 的高度为使保护电路板 (3)的电路元件悬于电芯 (8) 一端面之上。

2.如权利要求1 所述的加装保护电路的圆柱形锂电池，其特征在于：所述的保护电路板(3)设有电路元件的一面通过五金弹片(4)与电芯(8)一端面相连。

3.如权利要求1 或2 所述的加装保护电路的圆柱形锂电池，其特征在于：还包括正极帽 (1) 、圆形五金盖帽 (7) 和设于电芯 (8) 负极的负极五金圆片(9)，所述保护电路板(3)设有电路元件的一面朝向电芯(8)的正极，另一面与正极帽 (1) 相连，作为正极输出端，所述的保护电路板(3)设在圆形五金帽盖 (7) 内，并通过圆形五金帽盖 (7) 与电芯 (8)负极相连。

(二) 乙某主张甲公司侵权的情况

乙某主张甲公司以制造、销售、许诺销售的方式实施侵权行为，并提交了广州市南粤公证处(2019)粤广南粤第23662 号公证书、深圳市盐田公证处 (2019) 深盐证字第8680 号公证书，记载了东方芯愿公司在其网站上对被诉侵权产品进行广告宣传及乙某的委托代理人购买被诉侵权产品的情况。

(三) 被控侵权产品与涉案专利技术进行对比的情况

1.涉案专利权利要求2 技术特征的分解：

A、一种加装保护电路的圆柱形锂电池，其特征在于：

B、包括圆柱形电芯(8)与电芯(8) 电连接的圆柱形保护电路板(3)及支撑保护电路板 (3) 的圆柱环 (5) ；

C、所述保护电路板 (3) 设有电路元件的一面朝向电芯 (8) 一端面且设在圆柱环 (5) 的端面上；

D、所述圆柱环 (5) 的内径小于保护电路板 (3) 的直径；

E、所述圆柱环 (5) 的高度为使保护电路板 (3) 的电路元件悬于电芯(8) 一端面之上；

F、所述的保护电路板 (3) 设有电路元件的一面通过五金弹片 (4)与电芯 (8) 一端面相连。

2.涉案专利权利要求3 技术特征的分解：

A、一种加装保护电路的圆柱形锂电池，其特征在于：

B、包括圆柱形电芯(8)与电芯(8) 电连接的圆柱形保护电路板(3)及支撑保护电路板 (3) 的圆柱环 (5) ；

C、所述保护电路板 (3) 设有电路元件的一面朝向电芯 (8) 一端面且设在圆柱环 (5) 的端面上；

D、所述圆柱环 (5) 的内径小于保护电路板 (3) 的直径；

E、所述圆柱环 (5) 的高度为使保护电路板 (3) 的电路元件悬于电芯(8) 一端面之上；

F、还包括正极帽 (1) 、圆形五金盖帽 (7) 和设于电芯 (8) 负极的负极五金圆片 (9) ；

G、所述保护电路板(3)设有电路元件的一面朝向电芯 (8) 的正极，另一面与正极帽 (1) 相连，作为正极输出端；

H、所述的保护电路板(3)设在圆形五金帽盖 (7) 内，并通过圆形五金帽盖 (7) 与电芯 (8) 负极相连。

3.将被诉侵权产品与涉案专利技术特征进行对比的情况。

(1) 将被诉侵权产品与涉案专利权利要求2 进行对比的情况。

关于与技术特征A进行对比，被诉侵权产品为一种加装保护电路的圆柱形锂电池，具有该技术特征。

关于与技术特征B进行对比，被诉侵权产品包括圆柱形电芯，与电芯电连接的圆柱形保护电路板，及支撑保护电路板的圆柱形盖板，该圆柱形盖板中间凹陷，凹陷处正好能放入电路板，该技术特征是在圆柱环技术特征的基础上增加了底部盖板，因此，被诉侵权产品具有该技术特征。东方芯愿公司抗辩称，被诉侵权产品没有技术特征B 中的圆柱环，系采用塑料绝缘片，该绝缘片的形状是圆板状，而非圆柱环，其技术目的和效果是仅将电路板和电芯隔开，不需要起到支撑作用，因为其本身具有绝缘特性，无须对电路板和电芯之间进行支撑隔开。原审法院认为，被诉侵权产品的圆柱形盖板具有一定高度，有支撑保护电路板的作用，甲公司该抗辩主张不成立。

关于与技术特征C进行对比，被诉侵权产品的保护电路板设有电路元件的一面朝向电芯一端面且设在圆柱环的端面上，具有该技术特征。

关于与技术特征D进行对比，被诉侵权产品的圆柱环的内径小于保护电路板的直径，具有该技术特征。

关于与技术特征E进行对比，被诉侵权产品的圆柱环的高度使保护电路板的电路元件悬于电芯一端面之上，具有该技术特征。

关于与技术特征F进行对比，被诉侵权产品的保护电路板设有电路元件的一面通过镍带与电芯一端面相连，该镍带属于金属类，具有一定弹性，因此，被诉侵权产品具有该技术特征。

综上，被诉侵权产品具有涉案专利权利要求2 的技术特征。

(2) 将被诉侵权产品与涉案权利要求3 进行对比的情况。

关于与技术特征A、B、C、D、E 的比对与前述权利要求2 的比对情况相同。

关于与技术特征F进行对比，被诉侵权产品有正极帽、圆形五金盖帽和设于电芯负极的负极五金圆片，被诉侵权产品具有该技术特征。

关于与技术特征G进行对比，被诉侵权产品的保护电路板设有电路元件的一面朝向电芯的正极，另一面与正极帽相连，作为正极输出端，被诉侵权产品具有该技术特征。

关于与技术特征H进行对比，被诉侵权产品的保护电路板设在圆形五金帽盖内，并通过圆形五金帽盖与电芯 (8) 负极相连，被诉侵权产品具有该技术特征。甲公司关于被诉侵权产品保护电路板与电芯的负极之间是通过负极镍带直接连接的主张不成立。

综上，被诉侵权产品具有涉案专利权利要求3的技术特征。

(四) 甲公司现有技术抗辩的情况

甲公司主张被控侵权产品使用的是现有技术，其没有侵犯武凤杰的涉案专利权。为此，甲公司提交了两篇专利文献，称其均构成现有技术且是互相独立的两个现有技术。

第一篇专利文献：申请日为2012 年6 月19 日，专利名称为圆柱状聚合物锂电池，授权公告日为2013年1月2 日，专利号为ZL201220290224.7；第二篇专利文献：申请日为2010 年11 月30 日，专利名称为一种锂电池，授权公告日为2011 年6 月15 日，专利号为ZL201020639970.3。通过对比，甲公司提交的第一篇专利文献的电池技术，电池被塑料薄膜包裹，不具有导电性，电池是通过长镍带将电池的正负两极连接，且不具有支撑保护电路板的圆柱形盖板的特征。其提交的第二篇专利文献的电池技术，是通过长镍带将电池的正负两极连接，且不具有支撑保护电路板的圆柱形盖板的特征。因此，甲公司提出的现有技术抗辩的主张不成立。

(五) 其他事实

甲公司的工商登记信息显示，其经营范围包括电池、锂电池包等的销售，电子产品的生产与加工。乙某为本案维权支付公证费1500 元，支付律师费15000 元。

原审法院认为，本案为侵害实用新型专利权纠纷。涉案专利目前处于合法有效状态，依法予以保护。

甲公司在其网站上对被诉侵权产品进行广告宣传，并称其是一家集研发、制造和销售服务为一体的大型高新技术企业，具有生产销售电池的经营范围。同时，乙某采用公证取证的方式在甲公司处购买到 LG 2600MAH USB(毫安时) 正极钢帽锂电池。原审法院认定东方芯愿公司实施了对被诉侵权产品的制造、销售、许诺销售行为。通过对比，被诉侵权产品的技术特征具有乙某要求保护的涉案专利权利要求2 和 3的技术特征，落入涉案专利的保护范围。

甲公司未经乙某许可，以生产经营为目的制造、销售、许诺销售被诉侵权产品，侵害了乙某的专利权，乙某要求甲公司立即停止侵权，并销毁生产侵权产品的专用模具，予以支持。由于乙某与甲公司均未提供因甲公司侵权行为致乙某受损或甲公司因侵权行为获利数额的确切证据，故原审法院综合考虑乙某专利的创新程度、商业价值，甲公司实施侵权行为的性质、被诉侵权产品的价格、获利大小，酌定甲公司赔偿乙某经济损失15万元，并赔偿乙某因维权所支付的公证费、律师费、购买专利侵权样品的费用，总计17546 元。

综上，原审法院根据《中华人民共和国专利法》 (2008 年修正，以下简称专利法)第十一条第一款、第五十九条第一款、第六十五条第一款、《中华人民共和国民事诉讼法》 (2017 年修正) 第六十四条第一款之规定，支持了乙某的全部诉讼请求。

本院经二审查明，原审法院查明的事实有证据佐证，本院予以确认。

本院认为，本案为侵害实用新型专利权纠纷，因被诉侵权行为发生在2009 年10 月1 日以后、2021 年6 月1 日前，故本案应适用2008 年修正的专利法相关规定进行审理。

本案二审的争议焦点为：

(一) 关于甲公司是否侵害了涉案专利权

本案中，乙某要求保护涉案专利权利要求2 和3，其中，乙某选择以引用权利要求1的部分作为权利要求3 的保护范围。对于原审法院认定的技术特征，甲公司主张被诉侵权产品与涉案专利权利要求2中的D、E、F 技术特征和权利要求3 中的D、E、H 技术特征既不相同，也不等同，未落入权利要求的保护范围。对此，本院分别评判如下：

关于权利要求2 的技术特征D，其所保护技术方案内容为：所述圆柱环(5) 的内径小于保护电路板 (3) 的直径。在被诉侵权产品中，保护电路板设有电路元件的一面与电芯之间，设有圆柱形盖板，该圆柱形盖板周缘凸起，呈环形，且该环形的内径小于保护电路板的直径。同时，该圆柱形盖中间凹陷，凹陷处放入电路板，使该凸起的环形部分支撑于保护电路板与圆柱形盖板底部圆片和电芯之间。可见，无论是否存在该圆柱形盖板的底部圆片，其周围的环形构件已经构成了权利要求2 当中所限定的圆柱环，且其内径小于保护电路板的直径。故原审法院认定被诉侵权产品具备该技术特征并无不当。

关于权利要求2 的技术特征E，其所保护技术方案内容为：所述圆柱环 (5) 的高度为使保护电路板 (3) 的电路元件悬于电芯 (8) 一端面之上。被诉侵权产品的圆柱环构件具有一定高度，可以通过支撑实现在保护电路板和电芯一端面之上形成距离，其已具备了权利要求2 所保护的该项技术特征。

关于权利要求2 的技术特征F，其所保护的技术方案内容为：所述的保护电路板 (3) 设有电路元件的一面通过五金弹片 (4) 与电芯 (8) 一端面相连。根据涉案专利说明书第【0011】段记载“另一方面，金属弹片的设置不仅起到电连性连接的作用，同时也在一定程度上支撑保护电路板，进一步提高使用过程中的安全性”。可见，该权利要求所限定的五金弹片，除具有电连性连接作用外，还应具有能够支撑和保护电路板，提升安全性的功能。而在被诉侵权产品中，保护电路板上设有镍片，该镍片通过盖板底部圆片上的通孔与电芯一端面相连，该圆片隔绝于保护电路板和电芯之间，已经能够有效地防止保护电路板和电芯发生接触。被诉侵权产品中所使用的镍片虽然亦属于金属，具有一定弹性，但从本领域技术人员的角度出发，整体考虑被诉侵权产品的技术方案，结合该镍片的弹性和硬度，应当认定该镍片本身除电连接作用外，并不能起到对保护电路板的支撑和保护作用，其与权利要求2 中限定五金弹片的技术特征在技术手段上并不相同，也不等同。故被诉侵权产品并未落入涉案专利权利要求2 的保护范围，原审法院对此认定不当，本院予以纠正。

关于涉案专利权利要求3，其内容为：如权利要求1 或2 所述的加装保护电路的圆柱形锂电池，其特征在于：还包括正极帽 (1) 、圆形五金盖帽(7) 和设于电芯 (8) 负极的负极五金圆片 (9) ，所述保护电路板(3) 设有电路元件的一面朝向电芯 (8) 的正极，另一面与正极帽 (1)相连，作为正极输出端，所述的保护电路板 (3)设在圆形五金帽盖 (7)内，并通过圆形五金帽盖 (7) 与电芯 (8) 负极相连。本案中，乙某明确选择以引用权利要求1 的部分作为权利要求3 的保护范围。

涉案专利权利要求3 的技术特征D、E 所保护的内容及甲公司的上诉理由与前述权利要求2 的对应技术特征相同，被诉侵权产品已具备该技术特征，前已论述。

关于权利要求3 的技术特征H，其所保护的技术方案内容为：所述的保护电路板(3)设在圆形五金帽盖 (7) 内，并通过圆形五金帽盖 (7) 与电芯 (8) 负极相连。在该项技术特征中，并未限定保护电路板与圆形五金盖帽的的连接方式。被诉侵权产品在保护电路板外设有圆形五金帽盖，保护电路板与圆形五金盖帽相接触，该圆形五金盖帽扣合后与电芯相连接，因此，其已经具备了该技术特征所要求保护的技术方案。至于被诉侵权产品是否另外通过镍带连接，并不影响其与该技术特征的相同。被诉侵权产品的技术方案与涉案专利权利要求3 的全部技术特征相同，其已经落入该权利要求的保护范围。

被诉侵权产品虽未落入涉案专利权利要求2 的保护范围，但已落入权利要求3 的保护范围，甲公司的制造、销售、许诺销售行为侵害了乙某的涉案专利权，故原审法院判决甲公司停止侵权行为裁判结果正确，对甲公司的该项上诉理由本院不予支持。

(二) 关于原审法院判决赔偿数额是否适当

依照专利法第六十五条之规定，侵害专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定。赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予一万元以上一百万元以下的赔偿。本案中，虽然本院二审与原审法院对于侵害涉案专利权利要求的范围认定不同，但对于甲公司实施了侵权行为的认定结论一致，在乙某因侵权行为所受到的实际损失和甲公司因侵权行为所获得的利益均难以确定的情况下，原审法院综合考虑涉案专利的类型和价值，及东方芯愿公司实施侵权行为的性质、持续时间、销售价格等因素，所确定的赔偿经济损失并支付合理维权费用的数额并无不当。虽然本案与另案的两种被诉侵权产品间的差异仅为是否带usb 口，但此差别已导致被侵权的为两种不同的产品，甲公司将涉案专利分别用于两种产品之上，进行生产、销售和许诺销售，已经构成不同的侵权行为，乙某对该两行为分别提起诉讼并要求承担侵权责任于法有据，本院对甲公司认为本案系重复诉讼的上诉理由不予支持。

综上所述，甲公司的上诉请求不能成立，应予驳回；原审判决认定事实虽有瑕疵，但裁判结果正确，应予维持。本院依照《中华人民共和国民事诉讼法》 (2021 年修正) 第一百七十七条第一款第一项、《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》 (2022 年修正) 第三百三十二条之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

二审案件受理费 3650.92 元，由甲公司负担。