《精英律师》里的知识点（三）

——申请专利越早越好吗？

《专利法》第九条第二款：两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的，专利权授予最先申请的人。

视频中罗槟问离职员工及其律师，为什么没有在产品大卖之前去申请专利？这个问题也是我在接触客户的一些维权案例中想问的问题，为什么没有在产品上市之前去申请专利？为什么没有在发表论文之前去申请专利？为什么没有在产生创新想法的时候就早早地申请专利？

这就涉及专利的新颖性问题。《专利法》第二十二条：授予专利权的发明和实用新型，应当具备新颖性、创造性和实用性。新颖性，是指发明或者实用新型不属于现有技术；也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。…本法所称现有技术，是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。

《专利法实施细则》第四十一条：两个以上的申请人同日（指申请日；有优先权的，指优先权日）分别就同样的发明创造申请专利的，应当在收到国务院专利行政部门的通知后自行协商确定申请人。

如果产品的改进或创新在于产品的结构，产品上市之后，很可能导致产品结构的公开，从而导致产品结构的技术方案失去新颖性。即使后面申请专利，也因为在专利申请日之前产品结构的技术方案已经公开，从而丧失新颖性不能被授予专利权。一些高校的教授、博导，在申请专利之前便在期刊杂志上发表了相关的论文，从而导致后来的专利申请丧失新颖性。一些企业因为申请专利的时间晚于竞争对手申请专利的时间，而导致专利申请被驳回。所以视频中罗槟说，谁抢先申请专利，对谁就更有优势，这话从新颖性角度看是正确的。

那为什么罗槟要让柏静红的公司将图纸修改之后再申请专利呢？这里假设一个前提条件，图纸一般涉及产品结构，修改图纸是将产品结构做了部分修改。那么如果不修改图纸，柏静红公司申请专利的时间是在离职员工公司产品大卖之后，因上述产品上市导致丧失新颖性的原因，专利申请将被驳回。所以只有将原有技术方案进行改进，再申请专利，才可能被授予专利权。

但如果改进技术特征被写进独立权利要求，那么离职员工公司的产品还构成专利侵权吗？

《专利法》第十一条：发明和实用新型专利权被授予后，除本法另有规定的以外，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。《专利法》第五十九条：发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。

判断是否构成专利侵权，可以分两步：（一）确定专利权的保护范围，对于发明和实用新型来说，独立权利要求的内容确定了专利权的保护范围，说明书及附图用于对其作出解释；（二）将被控侵权客体（视频中指产品）与该专利保护范围进行比较，分析判断上述被指控侵权客体是否落入专利保护范围之内。

判断被指控侵权客体是否落入专利保护范围之内，主要适用全面覆盖原则。根据北京市高级人民法院《专利侵权判定若干问题的意见（试行）》26条：全面覆盖，是指被控侵权物（产品或方法）将专利权利要求中记载的技术方案的必要技术特征全部再现，被控侵权物（产品或方法）与专利独立权利要求中记载的全部必要技术特征一一对应并且相同。27条：全面覆盖原则，即全部技术特征覆盖原则或字面侵权原则。即如果被控侵权物（产品或方法）的技术特征包含了专利权利要求中记载的全部必要技术特征，则落入专利权的保护范围。

视频中离职员工公司上市的产品是否落入柏静红公司的专利保护范围呢？根据全面覆盖原则，要落入专利的保护范围，则离职员工的产品技术特征必须包含专利权利要求中记载的全部必要技术特征。如果视频中涉嫌侵权的产品的技术方案属于销售即公开的，例如可以反向工程的产品的结构，则被控侵权产品的技术特征一定没有包含被授予专利权的独立权利要求记载的全部必要技术特征。因为假设被控侵权产品包含了独立权利要求记载的全部必要特征，则因独立权利要求的全部必要技术特征，已经被已经上市大卖的产品全部公开，相对于现有技术没有新颖性，从而专利申请不会被授予专利权。因此，如果柏静红公司的专利申请被授权，那么离职员工的产品就不构成专利侵权。所以，如果视频中罗槟等提起的是专利侵权诉讼的话，离职员工无必要与原告达成和解，只需将诉讼进行到底。但如果罗槟等提起的是商业秘密侵权诉讼，那就另当别论，由于偏离本文主题，将不在本文中讨论。

作者简介：阎晓辉，律师、专利代理师，毕业于华东政法大学知识产权法专业（硕士）和哈尔滨工业大学机械专业（本科）。在某知识产权司法鉴定中心工作多年，参与、组织了多起知识产权侵权案件的鉴定工作，具有丰富的鉴定经验。现就职于上海德禾翰通律师事务所知识产权部，专业处理各类知识产权侵权案件。联系电话：15801805851。