引言

众所周知，商标申请注册是按类别，对其保护也是有类别之分，司法实践中只有对驰名商标，《商标法》才提供跨类保护，但要达到驰名商标的要求很高，不宜做到，故此很有些人利用《商标法》对商标只提供相应类别保护这一点，进行抢注，对这些可能存在的抢注，在现有的法律体系中，我们可以利用的强有力武器之一是著作权。

《商标法》第32条（旧《商标法》第31条）前半句“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”，依据该法律法规，当商标标识构成作品时，该作品的著作权显然是该保护的“在先权利”之一。商标权是按类别保护的权利，而著作权的保护不存在商品类别之分，从这一角度，以己方商业标识构成作品异议或无效抢注方的商标，具有非常强大的威力。

下文，我们将通过案例分析展示，在商标抢夺战中，如何合理运用“在先著作权”保护，在商业运作中化被动为主动。供诸君在商业运行中作为参考。

案例一：天津昇浩科技服务有限公司与国家工商行政管理总局商标评审委员会、中国工商银行股份有限公司商标异议复审行政纠纷。

1.法院审判思路

《商标法》第31条所规定的在先权利包含在先著作权，判断在先著作权是否存在以及所涉商标是否侵犯他人的在先著作权，要依照著作权法的相关规定。如果商业标识具有独创性，构成著作权法保护的作品，其当然受到著作权法提供给作品的各种保护，包括禁止他人未经许可复制、发行其作品。著作权法和商标法的保护基于不同目的，对保护的客体有不同的要求，提供的保护也不相同。如果某一客体同时符合两个法律的保护要件，当然可以同时受到著作权法和商标法的保护。

2.案情简介

天津昇浩科技服务有限公司（以下简称“昇浩公司”），申请注册被异议商标（具体见下图）；在法定异议期限内，中国工商银行股份有限公司提起异议，引证商标见下图。

昇浩公司对引证商标构成作品不存异议，但认为被异议商标与引证商标不构成实质性近似，且引证商标特别为商业标识创作的美术作品，不受著作权保护。

最高法院认为，本案争议焦点在于被异议商标是否侵犯引证商标图形的在先著作权。

（1）对于引证商标图形可以构成作品，昇浩公司并未提出异议，其认为两个图形中，一为汉字“工”，一为英文字母“H”，区别明显。但对于图形来说，判断是否构成实质性近似主要看其整体外观和视觉效果是否有明显区别。本案中，引证商标和被异议商标图形的整体外观、视觉效果、比例关系等基本相同，被异议商标可以被看做是昇浩公司字号首字母“S”和“H”的组合这一点，并不足以否认其图形整体与引证商标图形构成实质性近似。而且引证商标图形作为工商银行的行徽，自1989年广泛使用至今，具有很高的知名度，昇浩公司对其应该知晓。

（2）《商标法》第三十一条所规定的在先权利包含在先著作权，判断在先著作权是否存在以及所涉商标是否侵犯他人的在先著作权，要依照著作权法的相关规定。著作权法保护有独创性的作品，只要符合著作权法对作品的要求，就受到著作权法的保护，并不按照作品的创作目的进行区别对待。

案例二：美商NBA产物股份有限公司与中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会商标异议复审行政纠纷案。

1. 法院审判思路

在该案件中，北京高院认为：

《商标法》第31条规定的“在先权利”系指注册商标权以外的其他在先民事权利或民事权益，包括在先著作权。美商NBA产物股份有限公司（以下简称”美商NBA公司“）已经初步证明其拥有“公牛图形”著作权的前提下，美商NBA公司以“公牛图形”为主要部分的引证商标申请日在被异议商标的申请日之前，可以证明“公牛图形”的创作完成日期在被异议商标申请日之前。

被异议商标其图形部分与美商NBA公司享有在先著作权的”公牛图形”美术作品在构图方式、表现手法、整体效果等方面极为近似，已构成实质性相似。

2. 案情简介

第三人陈玉参申请注册被异议商标，美商NBA公司在法定异议期限内提起异议，该案历经北京一中院、北京高级人民法院审理，最终判决被异议商标侵犯了美商NBA公司的“公牛图形”的在先著作权。

案例三：佛山市顺德区明邦化工实业有限公司与中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会商标争议行政纠纷案。

1. 法院审判思路

北京高院认为：

引证商标“B图形”具有一定的独创性，构成作品；虽然争议商标为文字商标，由字母“BOUMPY”构成，珠式社会普利司通主张的著作权仅及于“B”图形作品，但争议商标中字母“B”的造型与株式会社普利司通主张权利的“B”图形构成实质性相似。基于株式会社普利司通在多个类别上获准注册了“B”图形，并在中国大陆进行了使用，明邦公司能够接触到株式会社普利司通的“B”图形作品。因此，可以认定明邦公司申请注册争议商标的行为损害了株式会社普利司通的在先著作权。

2.案情简介

2001年12月17日，佛山市顺德区明邦化工实业有限公司（以下简称“明邦公司”）向商标局申请注册第3042469号“Boumpy”商标（简称“争议商标”），该商标于2003年4月7日获准注册，核定使用的商品为第2类油漆、油漆稀释剂、油漆催干剂、固定剂（清漆）、底漆、清漆、漆商品。

1983年11月17日，石桥轮胎株式会社向商标局申请注册第211694号“B图形”商标（以下简称“引证商标”），核定使用的商品为国际分类第12类汽车轮胎、铁路车辆缓冲器、自行车轮胎、汽车内胎等；该商标于1984年8月15日获准注册，后所有人名义变更为株式会社普利司通。经续展，该商标专用期至2014年8月14日。

2006年4月14日，株式会社普利司通以明邦公司为被申请人，向商标评审委员会提出撤销争议商标注册的申请。

律师建议

在商标抢夺战中，启用在先著作权抗辩，实现跨类别保护，自然不会是容易事。通过上述三个案例的分析，我们可以看到法院的审理此类案件的基本思路：引证商标构成作品、该作品发表在争议商标申请日之前、两者实质性近似、双方有接触可能。

另外，为避免滥用在先著作权保护，法院对引证商标（或尚未申请商标的作品）的独创性要求较高；另外如何证明拥有“在先著作权”也需要技巧；何谓实质性近似更是需要律师陈述的能力。

任何放在工具箱里的武器，用的人是关键。如拳头人人有，可记载在江湖百晓生兵器谱上只有小马的拳头。

本文内容仅供读者参考，不构成律师正式法律意见。