——从Lexmark诉Impression案说起

今年年初，联邦上诉巡回法院对Lexmark v. Impression Products案作出判决。本案涉及两大争议焦点：

（1）在专利权人对其专利产品明确作出不能转售限制的情况下，买受人转售的情况是否能够适用权利用尽原则；

（2）当专利产品被销往美国以外的地区时，是否仍然能够适用权利用尽原则。

【案件背景】

Lexmark公司是专利权人，对其激光打印机墨盒享有专利权。该墨盒即为本案诉争专利，其销售市场遍布全球。与此同时，Lexmark公司对其专利产品做了不可转售的限制。Impression公司是一家墨盒销售公司，其获得了Lexmark公司的墨盒，未经Lexmark公司许可将该墨盒在美国国内转售。

Lexmark公司遂在俄亥俄州南区联邦地区法院起诉Impression公司侵犯专利权。Impression公司在其答辩状中承认：在联邦上诉巡回法院作出的先例判决中，权利用尽原则并不适用。在Mallinckrodt案中，联邦上诉巡回法院认定一旦权利人对专利产品作出不可转售的限制，权利人的销售就不会导致专利权利用尽。在Jazz Photo案中，联邦上诉巡回法院认为国外销售不会导致专利权权利用尽。然而，Impression公司抗辩称，由于最近联邦最高法院的判决，Mallinckrodt案和Jazz Photo案对本案判决的约束力（即其是否是一种“good law”）应当受到质疑。

【地区法院判决】

地区法院判决认为，Jazz Photo案的判决仍然具有约束力，因此国外销售行为不会导致权力用尽。然而，由于联邦最高法院在Quanta案的判决中推翻了Mallinckrodt案的判决，因此驳回了Lexmark公司关于限制他人在国内转售的诉讼请求。尽管权利人对本案诉争的墨盒专利施以不得转售和不得二次利用的售前限制，地区法院仍然认定此种售前限制无法避免权利用尽，因为他人已经获得了首次销售的授权，并且首次销售并未受到相应限制。

【联邦上诉巡回法院判决】

联邦上诉巡回法院推翻了地区法院的判决，并认为专利权利用尽原则在Impression公司提出的两种情形中并不适用。

法院认为，在Lexmark公司已经作出转售限制的情况下，权利用尽原则即不再适用。权利用尽原则仅发生在销售行为不违反转售限制的情况下。首先，Quanta案的判决并未推翻Mallinckrodt的判决，该案中，联邦最高法院所解决的争议并不是专利销售行为，亦不涉及销售限制。其次，联邦最高法院在General Talking Pictures案的判决中认定：权利人如果对其专利产品的使用行为有所限定，那么被许可人仅能在限定范围内行使权利，一旦超出限定范围，权利人得保留起诉被许可人专利侵权的权利。并认为转售限制与权利用尽原则的目的并不冲突。第三，联邦上诉巡回法院认为，其对于专利法条的判决分析应当约束所有关于专利权利用尽的普通法争议，目前并没有证据显示Mallinckrodt案所确立的规则在实践中存在较为普遍的问题。

在权利用尽原则是否适用于海外销售的问题上，联邦上诉巡回法院认为海外销售Lexmark公司享有专利权的产品并未导致专利权利用尽。在Jazz Photo案中，法院认为：当专利权人许可他人在美国国内市场使用专利时，《专利法》赋予了专利权人享有利益的权利（通过销售或许可产生收入），为了避免专利权人通过二次销售相同专利产品从而多次反复获利的情况发生，权利用尽原则应运而生。然而，由于其他国家并不适用美国《专利法》，美国《专利法》也未就专利权人出口专利产品作出规定，因此美国《专利法》对于二次获利的规制仅限于美国国内。此外，联邦上诉巡回法院认为联邦最高法院在Kirtsaeng案中作出的判决并不恰当。在该案中，联邦最高法院认为，如果他人在美国国外合法制造受美国《版权法》保护的作品，那么购买者未经许可转售该作品的行为并不违反美国《版权法》。联邦上诉巡回法院认为Kirtsaeng案所依据的并不是权利用尽原则，然是基于版权法特有的规定，其中部分规定在专利法上是完全不存在的。综上，联邦上诉巡回法院认定没有证据显示Jazz Photo案规则在实践中存在问题。

【判决结果】

针对本案两大争议焦点，联邦上诉巡回法院认为：无论是附转售限制的专利产品销售行为还是海外销售行为，都不会导致专利权权利用尽。并作出部分推翻，部分维持的判决。

【编者语】

在美国目前的法律体系中，专利权利用尽原则仅适用于美国本土范围内的销售行为，而并不适用于海外销售行为。与此相反，根据我国现行《专利法》第六十九条第一款的规定，首次销售权利用尽原则包括进口行为，也即意味着，如果权利人在我国享有专利权的产品已经在海外销售，那么他人未经权利人许可将合法购买的专利产品在我国进行再次销售的行为不构成专利侵权。也即，专利产品的平行进口，在我国是合法的。此处规定与美国《专利法》上的差异，也体现了中美两国各自对于技术和科技产业发展政策的倾向性。

本文转自  知识产权那点事

      编译：张洁琼（华东政法大学）