在外观设计专利权侵权纠纷中，因产品零部件侵犯外观设计专利权而导致的纠纷占有相当大的比例。这类案件的基本案情是：某制造商从不同渠道购买了不同产品，将这些产品作为零部件组装成新的产品后进行销售，其中某零部件属于侵犯他人外观设计专利权的产品，后专利权人以制造商制造并销售的产品侵犯其外观设计专利权为由诉至法院，请求确认制造商的行为构成侵权并要求赔偿损失。当遇到此类纠纷时，制造商如何应对才能最大限度维护自身合法权益？为此，笔者结合相关法律规定和案例，对上述问题进行梳理总结，供读者参考。

一、主张不侵权抗辩，不承担侵权责任。

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十二条第二款规定：“将侵犯外观设计专利权的产品作为零部件，制造另一产品并销售的，人民法院应当认定属于专利法第十一条规定的销售行为，但侵犯外观设计专利权的产品在该另一产品中仅具有技术功能的除外。”《专利法》第十一条第二款规定：“外观设计专利权被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品。”根据上述法律规定，制造商不构成侵权的情形有两种：

一是制造商将侵犯外观设计专利权的产品作为零部件制造了新产品，但并未对新产品进行销售或许诺销售。根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十二条第二款的规定，使用侵犯外观设计专利产品的零部件制造新产品的行为不属于专利法意义上的“制造”行为。同时，《专利法》第十一条第二款的规定中不包括“使用”行为，所以仅是使用侵犯外观设计专利产品的零部件，而没有进行销售或许诺销售，其行为不构成侵权。但该种情形实践中几乎并不存在，因为制造商多以盈利为目的，不可能仅制造而不销售，同时如果仅制造而没有销售或许诺销售行为，权利人也很难发现并形成诉讼。

二是侵犯外观设计专利权的零部件在新产品中仅具有技术功能。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十二条第二款明确规定了一个排除侵权的情形，即该零部件在新产品中仅具有技术功能。因为外观设计体现在产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合，所产生的影响是视觉上的效果，所以如果该零部件仅起到技术上的作用而并未产生视觉上的效果，比如零部件安装于不便拆卸的产品的内部，正常使用时无法直接观察到，则利用该零部件制造并销售新产品的行为不构成侵权。在最高人民法院（2017）最高法民申2649号“欧介仁、泰州市金申家居用品有限公司侵害外观设计专利权纠纷再审审查与审判监督民事裁定书”中，法院认为，案涉专利名称为“铝型材”，设计要点为铝型材的端面造型，被诉侵权产品为玻璃移门，作为该玻璃移门的部件，铝型材与移门上的玻璃镶嵌为一体，无法观察到铝型材的端面，铝型材在该产品中仅具有技术功能，金申公司将铝型材作为零部件制造玻璃移门并进行销售的行为，不构成侵权。在浙江省高级人民法院（2020）浙民终520号“湖北运动人杯壶制造有限公司、永康市奔狼五金制品厂侵害外观设计专利权纠纷二审民事判决书”中，法院认为，由于被诉侵权马达系作为涉案搅拌杯的零部件使用，安装并隐没在搅拌杯底部，起到驱动搅拌叶作用，在搅拌杯正常使用时无法直接观察到，只有通过破坏性拆解后才可以看到，该产品仅具有技术功能,不产生视觉效果，对于奔狼厂销售（包括许诺销售）以被诉侵权马达作为零部件的搅拌杯的行为不应认定侵害了涉案外观设计专利权。

二、主张单一侵权行为抗辩，尽量降低赔偿数额。

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十二条第二款前半句的含义是，如果使用侵犯他人外观设计专利权的产品作为零部件制造出了新的产品并进行销售，则制造并销售该新产品的行为仅能被认定为“销售”他人专利产品的行为，而不能认定为“制造”他人专利产品的行为。虽然存在“制造行为”，但该制造行为的对象为新产品，而不是专利产品，也就是说，没有在制造的行为中直接侵犯他人的专利权。但在因产品零部件侵犯外观设计专利权而导致的纠纷诉讼中，专利权人往往主张制造商既实施了“制造”行为，也实施了“销售”行为，认为侵权情节严重，从而提出较高的经济赔偿数额。为此，制造商可以依据前述法律条文，主张仅实施“销售”行为，不存在专利法上的“制造”行为，从而减轻侵权情节，可能会大大降低赔偿数额。在浙江省高级人民法院（2020）浙民终852号“东莞市求尚电子科技有限公司、胡正宇侵害外观设计专利权纠纷二审民事判决书”中，法院认为，被告以侵权产品作为零部件，制造并销售连接线的行为，依法应当认定为销售侵权，原告指控被告实施了制造侵权产品的行为，法院不予支持。在最高人民法院（2019）最高法民申1940号“九牧厨卫股份有限公司、泉州迪欧达卫浴有限公司侵害外观设计专利权纠纷再审审查与审判监督民事裁定书”中，法院认为，被告将涉案侵权产品组合为淋浴器并对外销售的行为不属于专利法第十一条第二款规定的制造行为。

三、主张合法来源抗辩，不承担赔偿损失责任。

《专利法》第七十七条规定：“为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品，能证明该产品合法来源的，不承担赔偿责任。”《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第二十五条规定：“为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品，且举证证明该产品合法来源的，对于权利人请求停止上述使用、许诺销售、销售行为的主张，人民法院应予支持，但被诉侵权产品的使用者举证证明其已支付该产品的合理对价的除外。 本条第一款所称不知道，是指实际不知道且不应当知道。 本条第一款所称合法来源，是指通过合法的销售渠道、通常的买卖合同等正常商业方式取得产品。对于合法来源，使用者、许诺销售者或者销售者应当提供符合交易习惯的相关证据。”根据上述规定，合法来源抗辩成立应具备两个要件：一是主观上不知道该产品侵权，此处的知道包括明知与应知；二是客观上能证明产品的合法来源。这两个要件相互联系，实践中如果制造商能够证明其遵从合法、正常的市场交易规则，取得产品零部件的来源清晰、渠道合法、价格合理，其销售行为符合诚信原则、合乎交易惯例，则可推定其无主观过错。此时，如权利人不能提供相反证据，应当认定制造商合法来源抗辩成立。一旦合法来源抗辩成立，意味着制造商不需要承担权利人主张的赔偿经济损失责任，可能仅需承担停止销售和支付权利人合理维权支出等责任。在广州知识产权法院（2019）粤73民初542号“江阴标榜塑料制品有限公司与江门市新会区大泽沙冲利好口食品厂、吴川市海滨三超食品店、香港联瀛国际贸易有限公司、江门市蓬江区华汉塑料制品厂有限公司侵害外观设计专利权纠纷一案民事一审判决书”中，法院认为，该案侵权产品为食品包装瓶，购销合同中已明确约定联瀛公司提供的包装物应符合国家质量要求，利好口食品厂对于包装材料不应赋予过高的注意义务，其在主观上不构成明知或应知侵权行为的存在；结合利好口食品厂提交的购销合同、送货单及转账记录等证据，客观上能证明被诉侵权包装瓶系其合法取得，因此利好口食品厂的合法来源抗辩成立，其无需承担赔偿责任。在广州知识产权法院（2020）粤73民初1224号“刘崇彪与佛山市佲扬铝箱有限公司侵害外观设计专利权纠纷一案民事一审判决书”中，法院认为，被告主张合法来源抗辩所提交的微信聊天记录、送货清单、款项支付记录、路达公司的声明等证据，能够形成完整的证据链，已达到待证事实高度盖然性的证明标准，被告的合法来源抗辩成立，不承担赔偿经济损失的民事责任。

结语

新修正的《专利法》已于2021年6月1日起正式实施，其中重要变化之一就是明确允许保护局部设计，因此外观设计专利申请人不需要考虑零部件是否属于产品的“不能分割”或者“不能单独出售且不能单独使用”的部分，可以大胆的提出零部件外观设计申请，从而更加全面地保护产品的外观设计创新。可以预见，未来涉零部件外观设计专利授权数量会大幅增长，涉及产品零部件侵犯外观设计专利权类纠纷也会大量增加。作为产品制造商而言，当遇到此类纠纷时，应结合案件具体情况，正确选择应对策略，从而最大限度维护自身合法权益。