《商标法》第四十五条明确规定,在先权利人应当自商标注册之日起五年内,请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。
《最高人民法院关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》指出:与他人著作权、企业名称权等在先财产权利相冲突的注册商标,因超过商标法规定的争议期限而不可撤销的,在先权利人仍可在诉讼时效期间内对其提起侵权的民事诉讼,但人民法院不再判决承担停止使用该注册商标的民事责任。
在知识产权侵权纠纷中,如果认定注册商标损害他人在先著作权,但该商标注册超过五年,法院是否支持原告要求被告停止侵权的诉讼请求?
一品石案
郑某某、一品石公司以侵害其“一品石”注册商标专用权为由,将青岛福库公司诉至深圳中院。青岛福库公司以郑某某、一品石公司使用“一品石”商标侵害其“一品石”美术作品著作权为由,将郑某某、一品石公司也诉至深圳中院。
在商标权侵权案中,深圳中院认定福库公司侵害郑某某、一品石公司“一品石”商标专用权,广东高院二审维持原判。【(2019)粤民终1945号】在著作权侵权案中,广东高院在二审判决中确认郑某某、一品石公司“一品石”注册商标侵犯了青岛福库公司的在先美术作品著作权。然而,青岛福库公司提起本案诉讼时已经超过了“一品石”商标核准注册之日起的五年期限。因此,广东高院对福库公司的诉讼请求不予支持。【(2020)粤民终741号】
青岛福库公司对上述两件案件向最高人民法院申请再审,最高人民法院裁定提审两件案件。
在著作权侵权案,最高人民法院再审判决认为:郑某某是否享有注册商标专用权,并不能成为其侵害他人著作权的合法抗辩事由;故判令郑某某、一品石公司立即停止侵害青岛福库公司“一品石”美术作品著作权。最高院上述判决并未提到商标法第四十五条商标注册超过五年无效期的规定。【(2021)最高法民再121号】
商标权侵权案中,最高人民法院再审判决认为:郑某某、一品石公司取得及使用商标权的行为侵犯青岛福库公司在先著作权,据此向青岛福库公司提起商标侵权之诉,其诉讼行为构成权利滥用,诉讼请求缺乏合法的权利基础,故驳回郑某某、一品石公司诉讼请求。【(2021)最高法民再30号】
实务启示
注册超过五年的商标在侵犯他人在先权利时是否可以判令停止使用,最高人民法院并未机械理解和统一适用《商标法》和《审判服务大局若干问题的意见》规定,而是结合注册商标的注册过程、实际使用情况、注册意图等来进行综合判断。
《商标法》第四十五条“五年有效期”的立法目的主要有两方面:维持商标注册的相对稳定,从而达到维护经济秩序的目的;督促在先权利人积极行使权利。该条立法理念类似于民法中的诉讼时效规则,维护了注册商标的稳定性,同时法律不保护在权利上睡眠的人。
但此处需维持注册商标的相对稳定性,以及该注册商标在五年期限内通过使用获得的知名度,该相对稳定性和获得的知名度应该是善意、诚信经营所形成的。在商标注册人恶意申请、注册商标的情况下,如果仍然承认此种行为所形成的所谓市场秩序或知名度,无异于鼓励同业竞争者违背诚实信用原则,罔顾他人合法在先权利,强行将其恶意申请的商标做大、做强。
具体到“一品石”案,郑某某、一品石公司的注册商标侵犯青岛福库公司在先的著作权,虽然已经超过五年期限,但该商标不具有合法权利基础,即使其形成所谓的市场秩序和相对稳定性也不应受到法律的保护。
最高人民法院两件案件的再审判决进一步延续和发扬“歌力思”案、“赛克思”案和“优衣库”案的裁判要旨:任何违背法律目的和精神,以损害他人正当权益为目的,恶意取得并行使权利、扰乱市场正当竞争秩序的行为均属于权利滥用,其相关权利主张不应得到法律的保护和支持。