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国内国外的大公司都在此处摔过跤——如何做好商标布局

发布者:江苏朗盈律师事务所律师|时间:2019年04月22日|分类:知识产权 |431人看过

近日,美国nba球队独行侠对在去年12月申请注册当家球星卢卡东契奇的两个绰号为商标——这个商标包括两个单词,分别是“THE MATADOR”以及“EL MATADOR”,二者均是斗牛士的意思——,结果被美国专利商标局驳回了。

独行侠注册东契奇绰号“斗牛士”商标

独行侠对商标律师一直在跟踪独行侠对申请过程,他表示遭到美国专利商标局的拒绝并不奇怪,因为美国专利商标局发现了20个其他先前存在的“Matador”商标,他们认为那些商标跟独行侠申请的商标过于相似。

该律师还表示,独行侠申请注册的范围过大也是被拒绝的原因之一。

无独有偶,小米公司于2016年提出的“小米XIAOMI”商标在第28类即“游戏器具、玩具、体育生活用球、锻炼身体器械、圣诞树装饰品(照明用物品和糖果除外)、钓鱼竿、体育活动器械、游泳池(娱乐用品)、护胫(体育用品)等“的申请上,也被商标局驳回了。

这些案例生动的提示了我们一个问题——商标布局到底要怎么进行,才能全面的保护自己和公司的利益呢?

1、从商业规划角度来看,要延伸注册领域,占据势力范围

 

我们必须要意识到,商标体系的发展必然是与企业战略、发展目标等相契合的,因此,商标布局首先必须考虑的其实是企业的战略布局。因此建议可以从这几个维度按照顺序来进行商标布局:现有业务范围→未来业务范围→易混淆的商品类别→自身的可能性类别→ 产生负面影响的类别。

 

第一步自然是覆盖现有业务范围,从基础业务做起,其次要根据企业对自身的未来发展做出战略规划和前景预测,从未雨绸缪的角度对未来可能会推出的产品或服务进行商标注册。而如果企业只把目光锁定在产品自身的属性类别上,不在容易混淆的商品类别上进行注册,那就会给竞争者送去可乘之机,因此必须延伸到易混淆的商品类别。

 

再次,商标本身是具有很多的可能性的,是可以被应用于多个商品种类上的,而如果企业本身业务领域涵盖广泛,那么商标被适用的领域也可以很广泛,因此不要忘了具有可能性的其他类别上要注册商标。像小米的商标布局再精细,这次却也还是在第28类商标上一时疏忽,等有需求时才想到去注册,没有事先规划,导致在有可能性发展的领域未能获得想要的商标,往深点想,甚至会影响其企业战略性布局。

 

最后,如果企业的商标在一些不利于企业形象的类别上被他人注册成功了,岂不是心塞又无能为力?因此,作为防御性商标的重点之一,一定要在商标布局时,考虑到容易带来负面影响的类别。

 

2、从商标本身情况来看,要根据商标的内容来布局防御的体系

 

首先,在商标构成元素上,如果商标设计包括文字、图形、字母等,那么切记这些构成元素也是可以单独注册的。而针对商标的所属保护范围也要多加留意,注意结合产品本身所在的行业和产品或服务本身的性质,务必在商品与服务的种类、群组、选项的选择上使商标的显著性更加突出,也能够获得更全面的保护。

 

其次,实施联合性商标保护,在将可能会与商标造成混淆的商标予以注册。这样做的目的,主要是为了防止商标侵权,很多知名企业在商标布局时都会考虑这一招:譬如“老干妈”自己,就拥有一堆看起来很“山寨”的联合性保护商标:比如“老干爹”、“陶老干爹”、“陶老干妈”、“陶华碧老干娘”等等。因为是同一个申请人进行提交,因此不构成与“他人”在先商标近似,所以是非常可行的布局方法。

 

再次,商标的简称及别称也不能忘记注册保护,防止被人以各种方式抢注。商标简称比如“阿迪达斯”简称“阿迪”、商标别称比如“万艾可”别称“伟哥”等等,只有自己把这些名称注册成商标,才能果断防止他人钻空子傍名牌。因此,在商标布局时,也是需要考虑的。

 

3、从商标管理角度来看,对商标的动态管理体系一定要跟上

 

任何商标的有效期限都只有十年,因此商标体系布局不能“一劳永逸”。 企业在商标等知识产权的财力或人力投入不能使暂时的,必须有一个长远打算。最好有专门的人员取负责,或者与专业的知识产权代理机构建立长久与稳定的合作关系。及时对名下商标的使用证据进行留存、及时变更商标的注册地址、及时进行商标续展,才能保障商标的生命力与活力不变。

 

另外商标局对于商品分类的政策规定变动较大,一些新的商品或服务项目在不断加入。企业若要跟进变化,对新增加的商品项目及时补充注册等等,都需要对商标进行动态化管理。比如2014年商标法便规定声音可以作为商标申请注册,就应当有专人为企业及时发现是否有相关保护诉求,以便完善企业的商标体系布局。

 

          

 

 

千变万化的市场本身就不可控,各种风险无处不在,国家政策或企业自身产品的变化也是时有发生的,因此,想把商标布局的这颗关键棋子走好,其间所需要的专业知识和行业经验必不可少。

 

而企业也只有做好了商标布局,才能避免自己在发展壮大时出现纰漏或瑕疵,轻则导致品牌经营受损,重则影响业务版图的扩张,带来经济上的损失。


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