当发现他人将自己作为商业秘密保护的技术申请了专利,该如何处理?
一、商业秘密权利人能否无效此专利?
专利无效的理由主要包括如下5点:(1)属于现有技术或抵触申请,缺乏新颖性;(2)与现有技术相比无实质特定和显著进步,缺乏创造性;(3)缺乏实用性;(4)说明书未作出清楚、完整的说明;(5)权利要求未以说明书为依据。
因商业秘密处于保密状态,具有非公开性,此被保密的技术内容不属于现有技术,故无法基于商业秘密依据缺乏新颖性、创造性去无效他人所申请的专利。至于能否依据第(3)-(5)点理由无效,则需具体分析涉及的专利文件的内容来定。
二、商业秘密权利人能否请求确认此专利的申请权/专利权的归属?
依照《专利法》第六条、第八条的规定,申请专利的权利属于发明人或者设计人,属于完成或者共同完成发明创造的单位或者个人,法律规定属于职务发明创造的除外。发明人与单位、发明人之间、发明人与委托人之间另有约定的,从其约定。因此,确认专利权属主要把握如下几点:(1)涉案发明创造是由谁完成的;(2)是否属于职务发明;(3)是否存在合同的特别约定。故商业秘密权利人可以根据不同的情况依据不同的法条向法院提起专利申请权权属纠纷之诉:
1、若此专利的申请人与商业秘密权利人之间存在职务发明关系,则依据专利法第6条,通过认定此技术属于职务发明,进而确定此专利申请权归商业秘密权利人所有;
2、若此专利的申请人与商业秘密权利人之间存在共同开发或委托开发的情形,而此技术实质上是由商业秘密权利人完成,且双方之间对专利申请权没有特别约定的,则可依据专利法第8条,确定此专利申请权归商业秘密权利人所有;
3、若二者之间不存在职务发明、共同开发或委托开发的关系,则商业秘密权利人需举证证明此技术是由其完成的,进而确定专利权属。
注意:商业秘密权利人能否拿回专利申请权或专利权,是以此专利的技术方案与作为商业秘密保护的技术方案相同或实质相同为前提条件的。
综上,商业秘密权利人可以考虑从专利无效及专利确权两个角度维护自身权益。