一场普通的饭局，问起我转行做了这个行业，就向我咨询了一个关于商标侵权方面的问题，他带来了关于这个问题重要的材料，瞬间回忆起我还在做报关时的工作，这是老本行与法律相结合的案例，也是目前做外贸出口碰到比较多也比较棘手的问题，案例即将开始：（为了保护他人隐私，以下人物名字均为化名）
他在职的公司暂且叫GW公司，接到了Y国SE公司的订单，委托GW公司生产家用割草机1000台左右，但是每台割草机外包装必须要贴上VIRTUS标识。当然SE.L.L.C在Y国是VIRTUS合法持有人，并向GW公司出具授权证明。 GW公司按照订单约定的时间生产完所有割草机并进行装柜进港，7月初对该批货物向B海关（隶属海关，为N海关的下一级海关）进行申报，B海关对该批割草机进行了布控查验。经海关查验，该批家用割草机上贴有的VIRTUS商标涉嫌侵犯浙江XH公司在海关总署备案的商标专用权（T2012-25715）,需要对该批货物进行暂扣上报N海关法规处并联系权利人进行确权。经权利人浙江XH公司确权，认定该批货物为侵权货物。N海关遂对GW公司做出行政处罚决定，1、没收侵权产品；2、科处罚5万元。 N海关认为，VIRTUS的商标持有人XH公司依法注册商标，并被核准使用在第七类商品上，并在海关总署进行了备案。在未取得商标专用权人许可的情况下，涉案货物的生产者在货物本体和外包装上使用了“VIRTUS”商标，属于侵犯注册商标专用权的货物。根据《知识产权海关保护条例》第27条第一款规定，应当对侵权人进行行政处罚，没收侵权货物，并处以罚款。商标专用权具有地域性，“VIRTUS”商标即使已被SE.L.L.C在Y国合法注册，该公司因注册而享有法律权利仅在Y国国内有效，并不当然延伸至我国。在国内，XH公司系“VIRTUS”的合法注册人，享有商标权利。GW公司未经允许擅自使用，构成侵权。 律师意见 Career In Business 我大致看了这份处罚决定书后，暗自觉得海关这么多年来一直没有进步，还是这么机械地去认定侵权产品，《商标法》都改过了。我估计海关认为部分肯定是套用万能模板就改了下名称。 我看了下他提供的相关材料，报关单、销售合同、发票、授权证明、查验现场照片等材料。建议他先走一下行政复议，并给他一个法律意见： 一、GW公司的行为不符合商标侵权的成立要件。商标是识别商品或服务的标记。所谓的商标侵权行为指行为人在相同或类似商品上使用与注册商标相同或类似的商标，让消费者无法区分，进而侵犯权利人注册商标专用权的行为。它应该包括损害行为和该行为的违法性两方面。本案，B海关也是大多数海关的理解只要在产品上使用了与注册商标相同的商标就是侵权。但忽略了一个基本事实即这批产品在我国境内并不进入流通领域进行销售，而是直接进入Y国另一个合法持有该商标的买受人手中。GW公司目前是受SE.L.L.C委托生产的，所起的作用仅是加工车间的作用。这批产品根本不会进入国内市场销售，所以不会损害我国商标所有人的商标专用权。 二、SE.L.L.C在签订加工合同时已出示了注册国为Y国的商标证明。说明SE公司系合法持有人。本案是OEM贴牌加工，GW公司并不是真正意义的商标使用行为，所以不需要办理商标备案手续。浙江XH公司的商标尽在国内注册，没有延伸到国外，不受海外国家保护。所以GW公司在已经尽到合理应尽的义务，完全不构成侵权。 三、定牌加工不构成《商标法》的“使用”。商标使用应当符合以下几点：1、在商业活动中使用；2、连续和真实使用；3、以该商标得以区分商品或服务来源为目的的使用。修改后的《商标法》对使用做出了明确的界定，即指在商业活动中“用于识别商品来源”的使用，是与商品流通相联系的使用。所以加工方只是按照约定进行标识的贴附，并全部出口到国外，未进入国内市场进行流通，商标的识别功能无法展现。 相关案例 Career In Business 亦有相关案例支持定牌加工不构成商票侵权： 一、上海申达公司起诉玖丽得公司商标侵权纠纷中，被告生产的商品附有"JOLIDA(系原告商标专用人)"侵犯原告的商标专用权，经审理，被告生产的商品全部销往国外，没有在国内市场流通，故不构成商标法上的使用，故不能认定为侵权，驳回原告的请求。【(2009)沪高民三知终字第65号】。 二、上海柴油发电机公司诉江苏洋马采油机公司商标侵权案中，被控侵权产品未在国内流通，全部销往国外，不属于商标法的使用，不能认定为侵权。【2014沪一中民五知终字第138号】 结尾 Career In Business 并不是所有的定牌加工产品都构成侵权，这首先要看委托人是否系合法商标专用人；其次委托加工产品是否全部销往国外，没有在国内销售。 因此，做定牌加工业务的生产商最好在签订前进行审慎审查，把风险降到最低。
