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本案是一起典型的知识产权重复侵权案件,其核心法律问题在于:行为人在因侵害商标权向权利人出具《承诺函》表示不再侵权后,再次实施相同侵权行为的,人民法院在认定其具有“侵权故意”和“情节严重”时有何考量?以及如何确定符合惩罚性赔偿规定的赔偿基数? 本案判决明确,此种“违背承诺、重复侵权”的行为模式,可直接且有力地证明侵权人的主观恶意与侵权情节的严重性,从而适用惩罚性赔偿。同时,法院在确定赔偿基数时,并未简单采纳权利人提供的行业龙头企业的利润率,而是综合考量行业发展水平、权利人商标知名度、侵权人规模等因素,确定了更贴近行业平均水平的利润率,为惩罚性赔偿基数的精细化计算提供了重要参考。
裁判要旨
行为人因侵权行为与权利人达成和解并作出不再侵权的书面承诺(如《承诺函》)后,又再次实施相同或类似侵权行为的,可以认定为《最高人民法院关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》所规定的“故意”侵害知识产权且“情节严重”的情形,应当适用惩罚性赔偿。
在确定惩罚性赔偿的计算基数时,应结合侵权行为人的企业规模、经营能力、侵权行为范围和持续时间、侵权产品利润率、行业平均利润率及涉案权利商标的知名度等因素,审慎、合理地计算侵权获利或权利人损失,避免简单套用市场领先企业数据。
案情简介
原告上海某环保设备有限公司(下称“上海公司”)系多个“赛一(SCIYEE)”系列注册商标的权利人。被告常州某环境工程有限公司(下称“常州公司”)曾于2013年因侵害原告商标权,向其出具《承诺函》,保证不再实施侵权行为。
2018年,在上海某重大基地项目中,被告上海某环境技术有限公司(下称“上海技术公司”)作为供货方,与常州公司签订购销合同,合同明确指定产品的品牌与原告商标相同。后常州公司向该项目提供了假冒“赛一”品牌的水处理设备。因原告举报,项目被迫延期整改。
上海公司遂诉至法院,主张常州公司构成商标侵权,且其违背承诺、重复侵权,主观恶意明显,情节严重,请求适用5倍的惩罚性赔偿;主张上海技术公司构成销售侵权。
法院经审理查明,常州公司在本案中的供货金额为510,560元。
裁判要点及思路
上海市浦东新区人民法院一审判决、上海知识产权法院二审判决均认定:常州公司构成商标侵权,适用惩罚性赔偿;上海技术公司能证明合法来源,不承担赔偿责任。具体裁判思路如下:
- 侵权行为的认定:常州公司在购销合同中明确使用与原告注册商标完全相同的字样,并实际生产、销售了侵权产品,构成商标侵权。上海技术公司作为销售方,将侵权产品销售给项目方,亦构成商标侵权。
- 惩罚性赔偿的适用:法院综合考量以下因素,认定常州公司具有“侵权故意”且“情节严重”: 先前承诺:常州公司曾出具《承诺函》,表明其明知侵权行为及法律后果。再次侵权属于背弃承诺,主观恶意十分明显。 明知故犯:常州公司与上海公司系同行业企业,理应知晓原告商标;且涉案项目明确要求提供原告产品,常州公司仍提供假冒产品,侵权意图明确。 后果严重:其侵权行为导致重大项目延期整改,造成多方损失,社会危害性大。 基于以上“故意”且“情节严重”的情节,法院判定对常州公司适用惩罚性赔偿。
- 赔偿数额的确定(惩罚性赔偿基数的计算): 计算基数(侵权获利)的确定:本案中,权利人提供了同类上市公司38.2%的营业利润率作为参考。法院认为,该上市公司作为行业龙头,其利润率高于市场平均水平;且“营业利润率”不等同于“销售利润率”。因此,法院综合考虑行业平均状况、常州公司的经营规模、以及涉案商标的知名度,酌情将利润率确定为25%。 最终计算:以常州公司供货金额510,560元为基数,乘以25%的利润率,得出侵权获利基数127,640元。法院认为常州公司的侵权情节符合适用4倍惩罚性赔偿的条件,故惩罚性赔偿总额为基数乘以5倍(即1倍填平性赔偿+4倍惩罚性赔偿),共计638,200元。
- 合法来源抗辩的认定:上海技术公司在采购合同中明确指定品牌,在发现产品侵权后及时维权并向原告提供材料、配合整改,证明其主观上“不知道”是侵权商品,且能说明合法提供者,故依法不承担赔偿责任,仅对原告的合理开支(律师费)承担连带责任。
实务要点提示
- “书面承诺函”是证明“重复侵权”恶意的重要证据:权利人在和解、磋商或前期诉讼中,应争取侵权方出具书面承诺函、和解协议(内含不再侵权条款)等文件。该等文件是证明侵权人“明知”且“故犯”的强有力证据,对后续维权中主张惩罚性赔偿至关重要。
- 惩罚性赔偿基数需“精细化”计算:主张惩罚性赔偿时,权利人有义务提供计算基数的初步证据。法院在确定基数(尤其是利润率)时,并非直接采纳权利人提供的最高数据,而是会综合全案证据,考虑行业平均水平、侵权人自身状况、权利商标贡献度等因素进行酌定。因此,权利人应在诉讼中提供更多维度的行业利润率数据或审计报告,以支持己方主张。
- 销售者应善用并做实“合法来源抗辩”:经销商、销售方在采购时应审查合同、保留凭证,在合同、订单中明确所购商品的品牌、型号等信息。一旦发现商品可能侵权,应立即停止销售、主动沟通、固定证据并积极维权(如起诉上游供货商),以证明自身“不知道”的主观状态,方能有效援引合法来源抗辩,免除赔偿责任。
- 合理维权费用可获支持:为制止侵权所支出的合理律师费、调查取证费、公证费等,在提供有效票据、服务合同并说明合理性的前提下,法院会予以支持,并由侵权方承担。
相关法律法规
- 《中华人民共和国民法典》
- 《中华人民共和国商标法》(2019年修正)
- 《最高人民法院关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》(法释〔2021〕4号)