专利权因主动修改被宣告部分无效，审理专利侵权纠纷的法院可否直接驳回原告起诉一一从最高法院案例看《专利侵权司法解释二》第二条的适用

发布者：冯伟律师|时间：2019年08月26日|分类：知识产权 |926人看过

律师观点分析

一、引言

在专利权侵权纠纷案件中，利权人(包括专利权人和被许可人)作为原告请求人民法院确认被告侵犯其专利权并请求赔偿时，被告往往会通过向国家知识产权局专利复审委员会提出专利权无效宣告请求进行反制。在此情况下，法院诉讼程序可能会中止审理，等待专利复审作出决定后再继续审理。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》(简称《专利侵权司法解释二》)第二条第一款规定，权利人在专利侵权诉讼中主张的权利要求被专利复审委员会宣告无效的，审理侵犯专利纠纷案件的人民法院可以裁定驳回权利人基于该无效专利权利要求的起诉。对于专利权人主动修改权利要求、缩小保护范围而致专利权部分无效时，人民法院是否可以适用此条规定，直接驳原告的起诉呢？

近期，最高人民法院知识产权庭在(2019)最高法知民终161号案中对上述问题给出了明确的意见。

二、基本案情

辽宁某公司获独占许可使用一项发明专利，在经营中发现山东某公司未经许可擅自使用了该专利技术，于是便以该公司为被告向人民法院提起侵犯发明专利权的诉讼，并明确据以起诉专利权的保护范围为权利要求1。诉讼过程中，被告针对案涉发明专利向国家知识产权局专利复审委员会提出了宣告无效的请求。宣告无效审查过程中，专利权人主动对权利要求1进行了修改，将权利要求2全部及权利要求6的部分内容并入到权利要求1，其他从属权利顺序相应进行了调整。专利复审委员会作出《无效宣告请求审查决定书》，宣告案涉发明专利部分无效，在修改后权利要求的基础上继续维持该专利有效。

三、一审法院裁判观点

一审法院认为，权利人在专利侵权诉讼中主张的权利要求被专利复审委员会宣告无效的，审理侵犯专利纠纷案件的人民法院可以裁定驳回权利人基于该无效权利要求的起诉。在涉案专利无效宣告前，原告在庭审辩论终结前当庭明确以修改前的原权利要求1作为其所主张的保护范围，而专利复审委员会决定书作出后，涉案专利权利要求1的内容已经发生变更，原告提起诉讼的权利基础丧失，应予驳回。一审法院裁定驳回了原告的起诉。

四、最高法院裁判观点

最高法院二审认为，《专利侵权司法解释二》（注：最高法院裁定书原文使用的简称为“《专利应用法律司法解释（二）》”）第一条规定，权利要求书有两项以上权利要求的，权利人应当在起诉状中载明据以起诉被诉侵权人侵犯其专利权的权利要求。起诉状对此未记载或者记载不明的，人民法院应当要求权利人明确。经释明，权利人仍不予明确的，人民法院可以裁定驳回起诉。第二条第一款规定，权利人在专利侵权诉讼中主张的权利要求被专利复审委员会宣告无效的，审理侵犯专利权纠纷案件的人民法院可以裁定驳回权利人基于该无效权利要求的起诉。《专利侵权司法解释二》第一条规定，规定了权利人应当在起诉状中明确其主张保护范围的权利要求，并进一步规定，即使权利人在起诉状中未予明确，人民法院也应当通过释明要求权利人进行明确。权利人仍不予明确的，人民法院才可以裁定驳回起诉。参照该条规定，虽然权利人此前据以主张保护范围的某一项权利要求被宣告无效，但是涉案专利还存在其他被维持有效的权利要求，特别是原权利权利要求经过修改，进一步限缩了鞭保护范围的情况下，人民法院应当给予权利人再次明确其保护范围的权利要求的程序性权利，并在权利要求人重新明确的权利要求的基础上继续审理。

本案中专利权人在无效宣告程序中通过主动修改的方式对原权利要求1进行了修改。修改后的权利要求1补入了技术特征，形成了不同的技术方案，具有不同的保护范围，从而替代了修改前原权利要求1的保护范围，而且其他从属权利要求也相应进行了修改。该修改后的权利要求被无效宣告申请审查决定维持有效，形成了新的权利要求。在案涉专利权被宣告部分无效后，只要原审法院尚未作出判决，原审法院就应当依法向权利人释明，由权利人在维持有效的权利要求范围内明确其主张保护范围的权利要求。原审法院未给予权利人重新明确权利要求的程序性权利，未经释明直接裁定驳回起诉，属适用法律错误。最高人民法院二审裁定撤销一审裁定，指令审理。

五、《专利侵权司法解释二》第二条的理解与适用

目前，我国对专利侵权纠纷与专利无效纠纷实行“民事、行政二元分立”的诉讼架构。权利人起诉被告侵犯其专利权，被告往往向专利复审委员会另行提起宣告专利权无效的请求，而审理侵犯专利权纠纷案件的法院又无权审查专利权的效力，通常中止民事诉讼，等待专利授权确权行政诉讼的结果。专利授权确权程序过于繁冗，循环诉讼和程序空转的情况较为突出，不利于纠纷的实质性解决。《专利侵权司法解释二》第二条为提高审判效率，考虑专利授权确权行政诉讼改变专利复审委员会决定的比例较低的实际情况，规定了“先行裁驳、另行起诉”的制度，即在专利复审委员会作出宣告专利权无效的决定后，审理侵犯专利权纠纷案件的法院便可以裁定“驳回起诉”，无需等待专利行政诉讼的最终结果，并通过“另行起诉”给权利人以司法教济径。从条文表述看，如果原告依据多项权利要求主张被告实施的技术方案落入其专利权保护范围，而其中部分权利要求被宣告无效，则法院仅应驳回原告基于该被宣告无效的权利要求的起诉，对于未被宣告无效的权利要求，仍继续审理。

如果专利权人在专利无效宣告审查程序中主动修改独立权利要求、限缩保护范围，导致原权利要求被宣告无效，而修改后的权利要求继续维持有效的情况下，则法院不宜适用《专利侵权司法解释二》第二条的规定径行裁定驳回原告基于被宣告无效权利要求的起诉，而应结合该司法解释第一条的规定，向原告释明由其在维持有效的权利要求范围内明确其主张保护范围的权利要求，并在原告重新明确的权利要求基础上继续审理案件。只有当原告经法院释明仍拒绝明确的情况下，法院才可以驳回原告的起诉。事实上，在专利权因权利人主动修改而被宣告部分无效的情况下，即使审理专利权纠纷的法院驳回了原告的起诉，原告亦可依据被维持有效的权利要求另行提起民事诉讼，如此不但徒增诉累，而且在案件存在财产保全或者证据保全的情况下，还将有可能损害权利人的合法权益。

六、结论

在无效宣告审查程序中，未经修改的权利要求被宣告无效，人民法院可以适用《专利侵权司法解释二》第二条规定，裁定驳回权利人基于该无效权利要求的起诉；如果权利人起诉时基于多项权利要求确定专利权保护范围，而部分权利要求被宣告无效的，对于未被宣告无效的权利要求，仍继续审理。如果原告通过行政诉讼撤销了专利复审委员会的无效决定，则权利人可以另行起诉。

对于在无效宣告审查程序中，因专利权人修改权利要求限缩保护范围导致专利权被宣告部分无效，而修改后的权利要求继续维持有效的情况，人民法院应参照《专利侵权司法解释二》第一条的规定，给予原告再次明确其据以主张保护范围的权利要求的程序性权利，并在原告重新明确的权利要求基础上继续审理。

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专利权因主动修改被宣告部分无效，审理专利侵权纠纷的法院可否直接驳回原告起诉一一从最高法院案例看《专利侵权司法解释二》第二条的适用

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