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专利侵权10大应诉策略

发布者:浙江纳祺律师事务所律师|时间:2019年05月08日|分类:知识产权 |837人看过

诉讼双方的法律地位是平等的。在原告申请诉前临时禁令的情况下,被告方可以原告诉由和法院审查要点为经纬进行筛查,寻找突破。在原告径行起诉的情况下,同样可以从程序和实体两个方向入手,发现免责、减责等事由。实务中,通常会根据实际情况,综合运用多种策略。

一、排除不适格原告

诉权是宪法性权利,通过行使诉权解决争议或维权是为法律所鼓励的。同时,具体到个案中,原告是否适格关系到案件能否分流进入审判体系,也关系到系争的最终解决方式。在专利侵权纠纷中,如果认为时态紧急,原告方可能会申请诉前临时禁令。2000825日修订的《专利法》正式设立了专利侵权诉讼诉前临时保全制度,经过十多年丰富和调整,该制度已经十分具象化,包含申请条件、审查时限、解除、申请错误处理等诸多方面的内容。关于诉前禁令审查,在《最高人民法院关于美国伊莱利利公司与常州华生制药有限公司专利侵权纠纷案件指定管辖的通知》中提到,人民法院在审查权利人提出的诉前责令被申请人停止有关行为的申请和当事人对人民法院因此作出的裁定的复议申请时,应当注意:采取诉前责令停止有关行为的措施涉及双方当事人重大经济利益,既要积极又要慎重,要重点判断被申请人构成侵权的可能性。特别是在专利侵权案件中,如果被申请人的行为不构成字面侵权,其行为还需要进一步审理进行比较复杂的技术对比才能作出判定时,不宜裁定采取有关措施;在被申请人依法已经另案提出确认不侵权诉讼或者已经就涉案专利提出无效宣告的情况下,也要对被申请人主张的事实和理由进行审查,慎重裁定采取有关措施。人民法院审理诉前临时禁令主要考虑的要素有:被申请人行为是否侵权、不采取诉前禁令是否会给原告方造成难以弥补的伤害、担保的对称性,对专利权进行救济不应损害公共利益也是关键参数。针对诉前临时禁令的救济主要是审理和复议环节中的听证程序,有地方法院出台意见:必要时,法院可以将申请人的申请书及所附证据副本送达被申请人,并传唤双方当事人举行听证。被告方可以针对原告方的诉由和法院重点关注事项举证,维护自身合法权益。根据《专利法》、《最高人民法院关于诉前停止侵犯专利权行为适用法律问题的若干规定》,可以申请诉前禁令的主体有专利权人、利害关系人。利害关系人包括专利实施许可合同中的被许可人、专利财产权的合法继承人等。普通许可合同的被许可人没有申请资格;在专利权人不申请的前提下,排他实施许可合同的被许可人可以提出申请;独占实施许可合同的被许可人可单独提出申请。实践中,主体发起诉讼的原因不一而足,有的确实是为止损维权,有的却是不惜伪造权利证据借助司法手段压制竞争对手发起诉讼。被告方可以依据法律法规规定,排除不适格原告。

二、专利无效,推翻对方请求权基础

专利无效主要适用于被告认为原告方专利创造性未达法律要求的必要限度的情况。实践中,未达专利授权条件却被授予专利权的情形虽然概率不大却是客观存在的,专利无效制度设计主要为纠正类似瑕疵。相关法律规定见于《专利法》第五章,专利无效的效果是自始无效,无效对方专利具有推翻其请求权基础的结果。《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第九条人民法院受理的侵犯实用新型、外观设计专利权纠纷案件,被告在答辩期间内请求宣告该项专利权无效的,人民法院应当中止诉讼,可以不中止诉讼的情形有:(1)原告出具的检索报告未发现导致实用新型专利丧失新颖性、创造性的技术文献的;(2)被告提供的证据足以证明其使用的技术已经公知的;(3)被告请求宣告该项专利权无效所提供的证据或者依据的理由明显不充分的;(4)人民法院认为不应当中止诉讼的其他情形。侵犯发明专利权纠纷案件或者经专利复审委员会审查维持专利权的侵犯实用新型、外观设计专利权纠纷案件,如果被告在答辩期间内请求宣告该项专利权无效的,可以不中止诉讼。实用新型和外观设计专利权纠纷,被告在答辩期间届满后请求宣告该项专利权无效的,原则上不应当中止诉讼,除非确有必要。中止诉讼,主要是评估认为一方当事人对专利权的质疑已到达需排查确认的程度,本质是专利的有效性值得推敲,故按下暂停键防止权利滥用伤害公众利益。最高人民法院199212月发布的《关于审理专利纠纷案件若干问题的解答》中规定:“人民法院受理实用新型或外观设计专利侵权案件后,在向被告送达起诉状副本时,应当通知被告如欲请求宣告该项专利权无效,须在答辩期间内向专利复审委员会提出”;不中止诉讼,本质上是认为现有材料不足以推翻专利的有效性和稳定性,为节约司法资源,诉讼照常推进。专利无效不是恶意拖延诉讼进程趁机攫获利益的手段。另一方面,原则上在司法实践中无效判断和专利侵权司职各分,但是近年来国内外也出现法院直接对专利(无效)状态作出判断的案例,如Kilby275号专利纠纷(日本),富士通半导体案(日本)。在我国也有类似做法,比如,北京市第一中级人民法院民五庭在(2004)一中行初字第742号、(2004)一中行初字第575号判决书中均认为本专利的外观设计已被对比文件所公开而直接将涉案专利宣告无效。

三、诉讼时效抗辩

诉讼时效主要适用于债权请求权,目的在于督促权利人行使权利。权利人怠于行使权利,客观上容易使相关法律关系陷入不确定、不稳定状态。为固定现实中的权利义务情况,防止权利人无限期地拖延、怠于行使权利,规定时效经过,权利人的公力救济权将不再受法律保护。诉讼时效经过,意味着行使请求权将可能遇到阻滞,但适用请求权的基础实体权利并不消灭。基于专利侵权行为的债权请求权,诉讼时效起算的前置条件有两个,一是知道权利受损,二是明确权利义务人。专利侵权的诉讼时效为三年。诉讼时效抗辩也是专利侵权被告方应诉策略之一。

四、现有技术抗辩

专利侵权的排除有一定层次,第一步,做技术比对看涉案产品技术是否落入原告方专利保护范围;第二步,如果确实落入专利保护范围,则需寻找合理性即所谓抗辩事由。《专利法》第62条在专利侵权纠纷中,被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的,不构成侵犯专利权。现有技术抗辩属于侵权例外抗辩,即认为性质上属于侵权但有可以“豁免”的理由。现有技术指的是申请日之前在国内外为公众所知的技术。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十四条被诉落入专利权保护范围的全部技术特征,与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者无实质性差异的,人民法院应当认定被诉侵权人实施的技术属于专利法第六十二条规定的现有技术。关于“无实质性差异”,这里暗含了三个对比项,原告方专利技术、案涉侵权产品技术、现有技术。有学者提出“接近性原则”,如果比对结果显示被控侵权技术更接近原告专利技术,则可认定侵权成立;如果比对结果显示更接近现有技术,则可认定侵权不成立。“为公众所知”包括两层意思,一是出版公开,被告需提供有明确时间的出版物;另一层是使用公开,需要通过公证等方式证明争议技术的公开时间。

五、在先使用抗辩

在先使用抗辩属于侵权例外抗辩。《专利法》第六十九条【不视为侵犯专利权】第(二)项在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备,并且仅在原有范围内继续制造、使用的。在先使用抗辩制度的必要性和合理性在于:(1)专利制度是以公开换保护,实践中有主体对技术在数十年的应用前景比较自信,未通过申报授权求得保护,直接用于生产经营;(2)重复授权和在先申请制度。实用新型和外观专利只需要形式审查以及其他不可控的误差,使重复授权难以避免。另一方面,在先申请原则使获法律强势保护的可能归于单一主体。在先权制度的本质是尊重在先发明,同时衡平衍生于技术发明和专利制度的错综复杂的利益格局。尽管学界对于在先权的性质存在争议,有认为先用权是有其自身边界和特定指向的独立权利,也有学者认为先用权是经诉讼激活的抗辩权,对于先用权在平衡发明人和社会公众利益之中发挥的作用各界看法是一致的。《宪法》第五十一条中华人民共和国公民在行使自由和权利的时候,不得损害国家的、社会的、集体的利益和其他公民的合法的自由和权利。

随着专利侵权案件爆发频率的增加,主张在先使用抗辩的当事人也越来越多,但要得到审判机关支持,须在实质上切中《专利法》第六十九条第(二)项的要害:(1)已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备;(2)仅在原有范围内继续制造、使用。论证必要准备从原材料、硬件设备、生产场所、技术等方面展开。技术准备是关键,技术缺位的情况下,其他准备工作到位也不能认定为已做好必要准备。一般认为,技术准备应包括人员、施工图纸、关键零部件设计图纸等;原材料必须是与生产专利产品密切相关的核心原材料;如果硬件设备属于行业通用设备,则需证明已经利用该设备制造出产品样本。从司法实践来看,我国倾向于对原有范围进行量化。冯晓青先生认为:“就产量而言,不得超过专利权人提出专利申请时原有设备可以达到的生产能力。”杨金琪先生认为:“‘原有范围’应当以先用权人在申请日前,为制造该产品或使用该方法所拥有的或已经购置的机器设备的正常能力可以达到的产量为限。”对原有范围的量化是比较紧缩的,存在一些争议,比如,依经营规律,市场主体对生产设备等的投入一般是先小后大,根据市场行情和企业发展情况即时作出调整。如果僵硬地局限于原始产量,不允许任何的扩张,则与现实有悖。关于在先使用抗辩,还有两点需要强调,一是在先使用状态须是持续状态,二是在先使用权不得许可,除非连同企业一起整体转让。

六、合法来源抗辩

首先,一个人的行为给他人造成损害,原则上是不须承担赔偿责任的,除非有正当的理由使他承担责任,这是《侵权责任法》兼顾行为自治和权益保障的表现。《侵权责任法》中的归责原则包括过错责任、无过错责任,过错推定是过错责任的特殊表现形式。一般侵权责任适用过错责任原则,无过错责任适用于法律明确规定的类型和场合。一般侵权责任的构成要件包括四个方面:行为、损害、因果关系、过错。行为不问其合法性,核心是其是否是加害行为,主要观察行为对权利受损的结果是否起到直接的、决定性的作用;损害须是可衡量、可救济的;因果关系,即行为符合规律地制造了结果。过错,即行为人的主观心理状态,对于损害结果的发生所抱持的心态,不同的心态对应不同的责任级属。

《专利法》第70条为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品的,能证明该产品合法来源的,不承担赔偿责任。笔者认为,70条中的“不知道”不能直接和一般侵权责任构成四要件中的行为人的主观状态划等号,这里的“不知”仅为认知状态的外部显示,“不知”和“合法来源”的联合佐证,才能完整地证明行为人的主观状态是故意还是过失,对于损害结果的发生是积极追求还是放任无谓。被告方的“不知”对于原告方来说是一个新主张,举证原则要求谁主张谁举证。但是,“不知”是一个消极事实,在司法实践中,对于行为人的“不知”需要原告方进行证明。主张合法来源则需被告方举证。依《专利法》第70条主张合法来源,当事人须出具符合地域、行业交易习惯的销售数据、文书等,以证明其已尽合理注意义务。

通过合法来源的举证,证明行为人对损害行为的违法性质没有认识,更及其主观上并未积极追求损害结果的发生,以釜底抽薪的方式破坏侵权责任构成要件的完整性,从而排除侵权责任之赔偿损失之适用。排除赔偿损失之民事责任并不是排除所有侵权责任,并不意味着不用承担任何法律责任,即使合法来源抗辩成立,行为人仍需承担立即停止侵权行为等法律责任。

七、合理使用抗辩

《专利法》第六十九条不视为侵犯专利权:(一)专利产品或者依照专利方法直接获得的产品,由专利权人或者经其许可的单位、个人售出后,使用、许诺销售、销售、进口该产品的;(二)在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备,并且仅在原有范围内继续制造、使用的;(三)临时通过中国领陆、领水、领空的外国运输工具,依照其所属国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约,或者依照互惠原则,为运输工具自身需要而在其装置和设备中使用有关专利的;(四)专为科学研究和实验而使用有关专利的;(五)为提供行政审批所需要的信息,制造、使用、进口专利药品或者专利医疗器械的,以及专门为其制造、进口专利药品或者专利医疗器械的。第一项,专利产品售出后,权利用尽,限制状态解封,主要是为了保证专利产品在市场上正常流通;第二项在先使用抗辩在上文已经详细展开,这里不再赘述;第三项,与《巴黎公约》第五条之三相照应;第四项在为鼓励科研;第五项,主要是考虑到药品行业的特殊情况,确保药品能在专利保护期满后及时投放市场,确保公共利益的实现。

八、涉标准必要专利之诉中被告抗辩策略

标准必要专利(Standard Essential Patent)简称SEP,由产业、产品等多方面的特征决定,通信等行业存在大量SEP。通俗来讲,SEP是无法替换或穿透的基础专利。以通信行业为例,SEP的发展经历了从免费到许可收费的过程,推动许可收费模式形成的原因在于研发成本的日渐高企以及核心知识产权对塑造企业竞争优势加权系数的增加。可以说,SEP自带垄断基因,这给SEP权利人发起的专利侵权之诉带来了不同寻常的意味。在我国的司法实践中,关于SEP相关专利侵权之诉的处理方式,在最高人民法院针对辽宁省高级人民法院就(2007)辽民四终字第126号季强、刘辉与朝阳市兴诺建筑工程有限公司专利侵权一案的请示的答复函中写道:“鉴于目前我国标准制定机关尚未建立有关标准中专利信息的公开披露及使用制度的实际情况,专利权人参与了标准的制定或者经其同意,将专利纳入国家、行业或者地方标准的,视为专利权人许可他人在实施标准的同时实施该专利,他人的有关实施行为不属于专利法第十一条所规定的侵害专利权的行为。专利权人可以要求实施人支付一定的使用费,但支付的数额应明显低于正常的许可使用费;专利权人承诺放弃专利使用费的,依其承诺处理。”

九、针对合作开发、委托开发的专利

《技术合同法》作为调整知识形态的商品的生产和交换关系的法律,充分考虑到技术交易的复杂性,尤其体现在第32条,对合作开发、委托开发专利的规定:

1)委托开发所完成的发明创造,除合同另有约定的以外,申请专利的权利属于研究开发方。研究开发方取得专利权的,委托方可以免费实施该项专利。研究开发方就其发明创造转让专利申请权的,委托方可以优先受让专利的申请权。

2)合作开发所完成的发明创造,除合同另有约定的以外,申请专利的权利属于合作开发各方共有。一方转让其共有的专利申请权的,另一方或者其他各方可以优先受让其共有的专利申请权。

合作开发各方中一方声明放弃其共有的专利申请权的,可以由另一方单独申请,或者由其他各方共同申请。发明创造被授予专利权以后,放弃专利申请权的一方可以免费实施该项专利。合作开发各方中,一方不同意申请专利的,另一方或者其他各方不得申请专利。

3)委托开发或者合作开发所完成的非专利技术成果的使用权、转让权以及利益的分配办法,由当事人在合同中约定。合同没有约定的,当事人均有使用和转让的权利。但是,委托开发的研究开发方不得在向委托方交付研究开发成果之前,将研究开发成果转让给第三方。

如果原告方作为权利依据的专利属于合作开发、委托开发这些特殊情况,被诉方可以根据相关规则证明自己具有合法免费实施的权利。

十、发起确认不侵权之诉

严格来说,发起确认不侵权之诉并非被告的应诉策略,因为其主要适用于一种中间状态,即权利人已发出侵权警告但尚未提起诉讼。侵权警告既可能是及于相对人的律师函或通知,也有可能是能为公众知悉的声明、公告。权利人发出侵权警告后,收函方的运营可能受到现实的干扰而产生摇摆,侵权警告的存在使收函方的权利状态从清晰变为暧昧造成许多不确定性,这些不确定性会消解收函方的诚信形象,给经营带来负面影响。发起确认不侵权之诉能够缓解这种尴尬的局面。但是,提起确认不侵权之诉须具备至少三方面的前提条件:第一,权利人发出了侵权警告;第二,被警告方或其利害关系人提出了书面催告(前置程序);第三,权利人在合理期限内未撤回警告,也未提起诉讼。确认不侵权之诉制度能够纠正知识产权人滥用权利进行不当竞争的情况。

 

 


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