侵犯商业秘密罪律师谈企业选择专利保护与商业秘密保护【侵犯商业秘密罪律师】

广东长昊律师事务所

一、企业选择专利保护与商业秘密保护时的考虑因素

（一）基于技术信息本身的考虑

首先，企业在完成一项技术，选择以何种方式保护时，应该先在企业内部对技术进行初次评估，以确定技术是否符合专利授予的范围，有一定把握的情况之下再向国家进行申请，当然，企业还 是要承担专利申请因为不具有新颖性或创造性而不能授予专利情 形的风险，反之应该采取商业秘密保护。

其次企业还要考虑该项技术能够维持保密状态的能力，如果 该项技术不易被为一般的研究工作所发现，且该项信息并不能够 很轻易的被反向工程所获得，那么就可以采取商业秘密的方式进 行保护，否则一旦被竞争对手反向工程或者独立研发出，就会面临 存在将其公开的可能性，使企业自身的优势不复存在，最危险的结 果是后来的研发者将该项技术用以申请专利，那么一旦被授予专利权，则专利权利人拥有的就是垄断性权利，即使在先的商业秘密权人拥有在先使用权，但是对于转让扩大生产规模等效益会受到 实质性影响。

（二）基于技术产品的考虑

（1）技术产品的生命周期。如果产品的生命周期较长，那么应当采用商业秘密的保护方式。因为专利保护期具有有限性，一旦保 护届满，那么该技术方案必须进入公共领域，成为一公知，公众能 够自由适用。此时，如果产品的生命力仍然处于强势，无疑对于权 利人而言是一种损失，但是如果采用商业秘密保护模式，只要权利人采取的保密措施恰当，有效地防止了商业秘密的泄露和公开，那 么依然可以持续维持权利人在该项产品上所拥有的优势。

（2）技术产品的收益成本。一项产品最多收益的实现是在研发期、投入期还是扩大生产经营期以及后续开发期，对于产品所应用的技术采用何种方式进行保护影响重大。首先，如果一项产品重在研发投入期进行收益以及注重抢占市场先机，那么商业秘密的保 护模式无疑要优于专利保护，因为专利保护自申请至授权往往经 历的时间较长，而且在早期公开之前技术方案是得不到保护的，早 期公开之后获得也是一种警告和获得赔偿的预期权利，而此时一 旦有竞争者实施了侵权行为，那么权利人的收益是巨大的，即使在 获得授权许可之后得到了赔偿，因为权利人在研发阶段没有很好 地占领市场，在产品的投入期已经损失了利益，而这种利益基于产品收益成本的考虑是无法恢复的，因此此时专利保护是事后的、不 及时的也不是有效的。

综上所述，无可否认的是，如果专利能够获得授权，在有效的保护期间内，专利的保护是更有效和具有更强抵御侵权的能力的， 专利权的保护在一定程度上能够维持权利人对技术方案的专有实 施，同时能够通过行政和司法途径获得有效的赔偿，但是作为商业秘密不仅可能在统一技术信息上存在多个权利人，丧失独占的垄 断性优势，而且即使在侵权之诉中获得了胜利，但是由于商业秘密已经泄露或者公开，那么商业秘密就不再存在其机密性了，也就丧 失了价值。

二、企业选择专利保护与商业秘密保护的策略

从上述分析可以看出，商业秘密与专利相比各有其特点。但是 在保护技术成果的权益上二者是有机结合的，企业应该充分认识 和利用商业秘密与专利之间的关系，利用两者互相配合和补充，共 同来保护企业的合法权益。

（一）先以商业秘密保护，后申请专利保护

对于某些技术成果，并不是一旦取得成功，就一定要申请专利保护，而可以首先以商业秘密的形式暂时加以保护，等到时机成熟 时或者认为有必要时才转而申请专利保护。但是在许多情况下，也 并不是将商业秘密的全部内容都申请专利保护，而是将其中容易泄露的那部分申请专利保护，其他的就以商业秘密的形式加以保 护。这种保护模式比较合适一些创新性不是特别高、寿命周期有限 的技术成果。

（二）以商业秘密保护为主，专利保护为辅

此种保护模式，一般是企业可以就发明创造的大部分内容选 择商业秘密保护，仅就配套技术的某一个环节或某个配件申请专利。其目的在于防止商业秘密一旦泄露，他人仍不能完全应用此技 术生产出成套完整的产品，或者仍需与商业秘密的所有者签订专 利许可合同，再或者设法以其他技术替代这部分专利技术，才有可 能生产出配套产品。在商业秘密中选择部分技术申请专利，实践中 极为普遍，一些大型的机械类企业多采用这类保护模式。

（三）以专利为主，商业秘密为辅的保护

在此种保护模式下，企业可以将技术成果中的大部分内容申 请专利保护，而将其中一小部分作为商业秘密加以保护。被作为商 业秘密的这部分技术并不是必不可少的最关键技术，但往往是最 佳的实施方案，也可能是整个发明创造中，根据受让方技术水平的 高低及其需求，可供选择的且有最先进水平的那部分技术，还可能 是可以用其他技术替代的。通常如果仅签订专利实施许可合同，要 么达不到最佳效果，要么作为商业秘密的那部分技术是受让方所 不需要的，因为过于先进的技术，未必适合于所有受让方。这种结 合的特点在于所保留的不公开的商业秘密不影响依专利说明书实 施便能达到基本效果，但要获得最佳效果或者想不花费精力而获 得最先进的技术，还需签订“商业秘密许可合同或在专利许可合同中增加商业秘密有偿公开条款。其目的在于防止那些未实行专利保护的国家与地区或者未在那些国家申请专利的国家的企业，依 公开的专利说明书或依照产品仿制出与专利及商业秘密的所有人 水平相当的产品。此种保护模式一般为发达国家的企业在发展中 国家或不发达国家申请的专利情况居多，主要依靠的是本国的技 术发展水平远远高于其他地区。

（四）以专利保护为轴心的商业秘密保护

这是指在整个研究、开发过程中，将其中最为核心的部分申请专利，而将大部分技术内容作为商业秘密。这种情况常见于使用公 开的这部分专利技术可以生产出某个产品的主件，该主件本身可 以单独成为产品，但如果不掌握商业秘密的内容，仅以专利生产出 主件，市场极为有限，甚至毫无市场。但反过来一旦他人通过合法正当手段掌握了同样的商业秘密，如果不签订专利许可贸易，也根本无法单独应用商业秘密生产完整成套的产品。其优点是即使商 业秘密被他人设法攻破，专利仍可成为第二道保护防线。此类保护模式一般为一些生产大型机械设备的企业所采用。

（五）以商业秘密为轴心的专利保护

此种保护模式下，企业可以将一项技术成果的大部分内容申 请专利保护，仅就其中最为核心的某一部分以商业秘密保存下来。 通常是将最不易破密或最难得知的技术、方法或数据作为商业秘 密，而且这一商业秘密往往是必不可少的，或者一旦少了它就达不 到最佳效果。但是采取这种结合方式，往往因为它有违背专利“充 分公开”的原则，在专利申请阶段有可能会因公开不充分而被专利 行政部门驳回，或者当遇到侵权纠纷诉讼时，极易被对方提出无效 宣告的请求，让企业遭受较大的风险。但由于此种方式的保护效果往往最佳，因此往往被一些化工类企业所采纳。

企业本身的情况各不相同，专有技术的特点也千差万别，具体选择哪一种保护方式，要具体问题具体分析，一旦选择好最恰当的 方式保护就可以发挥专有技术最大的功效，创造最大的效益。

广东长昊律师事务所案例遍布大江南北，曾代理/辩护：深圳市YD精密机械有限公司和深圳市YD实业有限公司商业秘密被侵犯刑事制裁、民事追偿维权案；深圳市公安局南山区分局指控深圳KL科技有限公司李姓高管侵犯商业秘密罪缓刑案；东莞市ZJ电子有限公司侵害商业秘密赔偿减半案；深圳市公安局南山分局指控深圳市HEX智能技术有限公司张姓高管侵犯商业秘密罪缓刑案；TCL集团股份有限公司前高管侵犯商业秘密罪立案成功；深圳市公安局南山分局指控深圳市FG网络科技有限公司高管侵犯商业秘密罪全案无罪不起诉案；深圳市公安局龙岗区分局指控深圳市CYL电子科技有限公司负责人龙姓侵犯著作权罪无罪不起诉案；深圳市XH系统技术有限公司著作权被侵犯刑事维权案；深圳MR生物医疗电子股份有限公司被侵犯商业秘密罪刑事立案成功；东莞市第三区人民检察院指控东莞市XL实业有限公司技术总裁赖姓侵犯商业秘密罪一审无罪、检察院抗诉二审裁定发回重审，发回重审一审、二审均无罪案；厦门首例厦门QY有限公司商业秘密被侵犯刑事立案成功；哈尔滨市公安局指控GL工业自动化（上海）有限公司三位高管侵犯商业秘密罪无罪不起诉案；苏州市公安局工业园区分局指控浙江YB科技有限公司11位技术工程师侵犯著作权罪全无罪案；2018年全国五十大知识产权案例之一：深圳市公安局指控前华为总裁陈姓侵犯商业秘密罪缓刑案；上海AW科技股份有限公司商业秘密被侵犯刑事立案成功；湖北襄阳市首例襄阳市公安局指控江苏XL机电科技有限公司股东谢姓、周姓侵犯商业秘密罪缓刑案；深圳市HY通信技术有限公司诉郑姓员工违反竞业限制协议劳动仲裁驳回案；深圳市公安局龙岗区分局指控深圳市TD机械有限公司的法定代表人韦姓侵犯著作权罪刑事二审减刑改判、民事赔偿减少案；深圳市公安局指控深圳GX动力科技有限公司5位高管侵犯商业秘密罪四人无罪一人缓刑案；深圳市公安局指控深圳ZWX科技发展有限公司5位高管侵犯商业秘密罪全无罪不起诉案；深圳市YY五金制品有限公司客户名单商业秘密被侵害维权案；苏州市工业园区人民检察院指控冯姓侵犯著作权罪有罪免于刑事处罚案；上海市公安局嘉定分局指控肖姓侵犯商业秘密罪无罪不诉案；杭州NT生物科技有限公司侵害商业秘密驳回案；深圳WFT科技有限公司自诉指控林姓、尹姓侵犯商业秘密罪无罪驳回起诉案；山东枣庄HH光电集团有限公司商业秘密被侵犯刑事受理案；江苏常州市公安局直属分局指控姜姓、薛姓侵犯商业秘密罪刑事无罪不起诉，民事驳回起诉案；武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局指控前华为软件工程师非法获取计算机信息系统数据罪无罪不起诉案。