陈剑龙律师
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商标侵权案件中的赔偿认定(2)

作者:陈剑龙律师时间:2020年03月15日分类:法学论文浏览:593次举报

2、侵权所获得的利益
《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十四条规定:“商标法第五十六条第一款规定的侵权所获得的利益,可以根据侵权商品的销售量与该商品单位利润计算;该商品单位利润无法查明的,按照注册商标商品的单位利润计算。”
该条款最为简单的方式为销售数量乘以单位利润确定侵权方因侵权行为的直接受益,即“数量×单位利润” ,然而单位利润该如何确定,在企业财务制度中,利润的概念涉及销售利润、营业利润和净利润。销售利润指产品销售收入减去销售成本(包括制造成本和销售费用)、产品销售税金及附加费用后的利润;营业利润指产品销售利润减去管理、财务等费用后的利润;净利润指营业利润减去增值税等税收后的利润[ 《中国专利法详解》尹新天  第568页]。对此,若以填平原则为基础,则利润率的计算应当以净利润中商标产生的利润为计算依据,判定赔偿。针对商标利润,笔者以三只松鼠的产品为例(原产品以34.8进行计算),三只松鼠的产品由乐锦记代加工,
故两者在产品上一致。在价格上三只松鼠的面包约为16.5/500g而乐锦记为11.6即贴上三只松鼠后产品单价增加为4.9元/500g,在不考虑包装等内容,若第三人以该产品侵犯三只松鼠的商标权,则其可以以4.9/16.5=30%的商标利润率进行计算,关于侵权产品同理可以该方式进行。
但在《最高人民法院关于商标侵权如何计算损失赔偿额和侵权期间问题的批复》中答复为:在商标侵权案件中,被侵权人可以按其所受的实际损失额请求赔偿。也可以请求将侵权人在侵权期间因侵权所获的利润(指除成本外的所有利润)作为赔偿额,最高院认定单位利润应当为销售利润。
上述计算方式是以权利人能取得侵权人的销售数据为基础,但在一般情况下可能无法最终确定销售数量,此时可以以第二种方式:“寻找被告披露的数据”确认被告的获利,对此北京市高级人民法院于(2017)京民终335号判决书中曾有这样一段话:“无论是基于营销策略还是其它考量的因素,任何商业主体在宣传推广活动中所使用的言辞应当表述准确、所使用商业数据应当务求客观真实,任何通过有悖诚实信用原则所使用的宣传内容获得的不当利益,在侵权责任判定中应当自行承担相应后果”[ (2017)京民终335号判决书]
关于如何寻找披露的数据,笔者曾查阅相关案例,认为可通过下列方式进行:(一)第三方数据报告;(二)税务局增值税申报记录;(三)电商平台销售数据;(四)利润表与资产负债表-市场监督管理局;(五)侵权方官网
较为有趣的一点是,我国以填平原则确定最终赔偿额,在一般情况下基于权利人取证手段有限,确认的销售数量多高于实际侵权产品销售数量,则可直接以侵权产品获利确定原告损失,但在特殊情况下,侵权产品获利远高于原告损失,此时是否应死板应用该法条内容,比较典型的情形为反相混淆。
传统的商标混淆行为是在权利人先就产品与商标之间形成联系,侵权人以使用权利人商标的方式使一般消费者将商标与侵权产品联系在一起,使消费者因商标承载着的商誉、信誉而去购买侵权产品。但反相混淆不同,侵权人先就侵权产品与商标之间形成联系,权利商标因市场已经存在在先侵权商标而无法进入。在反相混淆案件中,一般为侵权人投入大量的宣传、使用成本,其支出远高于权利人,则在认定侵权后是否应当仍旧以被告获利进行赔偿。
对此若严格按照法条规定进行计算,则法院最终应当以被告获利进行判决,但若参考填平原则,则法院应就赔偿方面进行调整,对此笔者以18、19年最新案例进行说明。
(一)“米家”案:2019年12月30日,杭州中院通过微信公众号宣布,被告小米通讯技术有限公司、小米科技有限责任公司因涉嫌“米家”商标侵权被原告杭州联安安防工程有限公司诉至法院,最终杭州市中级人民法院裁定小米通讯、小米科技构成侵权,判决小米通讯承担1200万元损害赔偿责任,并承担杭州联安维权合理开支近10.38万元,两项共计1210.38万元,小米科技对小米通讯应对赔偿金额中的68.04万元承担连带责任。
 在该案中小米科技公司提交的数据表明其销售数据达3.2亿余元,京东提交的数据表明其销售量达7300余万元。针对利润率杭州中院对京东提交的进货发票以及小米通讯的进货价、京东网上销售价作对比,确认京东销售侵权产量利润约在30%。
因不确定数据的对象,仅根据上述内容确定小米科技公司在该产品上获得的利润应当在9000万以上,但最终法院结合“小米”商标本身知名度、侵权商品实物、其中技术等因素对利润的贡献后,最终判决赔偿1200万元。
(二)“小老板”[ (2018)沪0115民初62173号]案:在该案中法院认定侵权方产品上的标识与权利人的商标近似,在商品类别上类似,认定侵权方在类似商品上使用近似商标,易造成消费者混淆,构成侵犯商标权行为。
但在赔偿责任计算时,法院最终考虑侵权产品并未利用权利人商誉,未搭便车,且使用侵权标识有历史渊源(该商标来源于泰国,由泰国初始使用),侵权产品本身存在一定知名度。在商品产品上亦存在差异,故侵权方获得的经济利益与权利人不存在关联性,侵权方无需进行赔偿,但仍需支付合理支出费用。
上述两个案例均在法条规定内容上,结合填平原则调整最终的赔偿额,笔者认可该计算方式。但法条本应有指引作用,若判决超出法条内容,以立法解释角度调整赔偿,是否妥当,在法条中增加立法本意是否更为合适。
3、许可费用倍数
在案件赔偿的相关证据中,权利人较容易就许可合同进行举证,但在实际案件中法院并不会直接适用该证据内容。理由在于:
(一)许可合同未备案。《商标法》第四十三条规定许可他人使用其注册商标的,许可人应当将其商标使用许可报商标局备案。权利人将一份违背行政管理的合同确定赔偿额,略为不妥;
(二)许可合同是否履行。法条规定可以许可费用计算赔偿标准其目的系在以权利人本应获得的许可受益最终未获取,则法院直接判决侵权方支付该费用,但若权利人本身便未许可他人,仅直接以未履行的一份合同要求侵权方承担责任,与填平原则相违背;
(三)许可费用不仅有商标的许可,在一般的许可合同中,权利人收取的许可费用可能包含使用商标费用、员工培训和资料、门店装潢,特殊行业还包含协助申报特许经营许可证、提供行业分析等等等等,然而该法条内容仅以商标的许可费用为基准,基于无法确定许可费用中使用商标的许可比例,故许可合同不适用。
 4、合理开支
 法条在规定三种赔偿标准后增加了赔偿数额应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支,基于该内容规定于三种赔偿计算方式后,法院判决前,故本条应当仅适用前三种赔偿方式,即在以三种赔偿方式确定赔偿金额后,另行增加许可费用。
关于合理开支的内容,一般包含调查取证费用以及诉讼代理费用。其中调查取证费用含调查取证、交通住宿、档案查询、材料印制、公证、申请证据保全等费用。关于诉讼代理费主要为律师费。上述内容规定于《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十七条中。
5、法定赔偿
在原告无法证明其损失、被告获利以及许可费用后,最终由法院根据现有证据判决被告的赔偿标准称之为法定赔偿。对此先行《商标法》规定赔偿标准应当在五百万元以下。
关于法定赔偿的计算方式,《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》(法释(2002)32号)第十六条第二款中规定人民法院应当考虑侵权行为的性质、期间、后果,商标的声誉,商标使用许可费的数额,商标使用许可的种类、时间、范围及制止侵权行为的合理开支等因素综合确定。
较为具体的衡量标准,可考虑以下因素:(1)商标知名度、商标显著性;  (2) 商标估值、设计成本、广告投入、价值培育投入、市场开拓成本; (3) 商标实际使用状况与收益;(4) 侵权行为发生时的合理转让价格、合理许可费用; (5) 商标使用许可的种类、时间、范围; (6)其他可以衡量商标权权利价值的因素。
事实上,在90%以上的商标侵权案件中,法院多适用法定赔偿进行判决,基于此判决方式无需考虑证据内容,可由法官自行衡量赔偿数额。从权利人角度其可以免去较为繁琐的举证责任,有利于案件的进展,降低自身诉讼成本,但此种赔偿计算方式系将法院设定为评估机构,就侵权行为所造成的损失加以评估,笔者认为不利于体现法律的指引作用。
6、惩罚性赔偿
在《商标法》第六十三条规定:对恶意侵犯商标专用权,情节严重的,可以在按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下确定赔偿数额。在笔者介绍的上述赔偿方式中,均以填平原则为基础,然而在某些时刻填平原则并不能弥补权利人损失,也不能制止侵权人继续实施侵权行为时,填平原则便不利于法律的适用。
法律适用初期,侵权人实施侵权行为取得利益,权利人往往需通过一年至多年时间才能确定侵权,基于权利人取得的证据必然少于侵权人的获利,则侵权人在衡量赔偿以及侵权获利数额后,可能在仍有获利空间的情形下而选择继续实施侵权行为,有人曾戏称以赔偿购买许可。
对此《商标法》在第六十三条中增加了惩罚性赔偿规则,其目的系为了避免填平原则无法适用时,可以其他计算方式弥补权利人损失,同时起到法律的指引作用,避免侵权人钻法律的漏洞、
关于惩罚性赔偿,需有两点要求:(一)、主观上存在恶意;(二)、实施的侵权行为较为严重。关于主观恶意,笔者认为权利人应就侵权人知晓其侵权后仍旧实施侵权行为,例如:权利人曾发律师函、行政投诉、起诉等方式,或者侵权人本身便为权利人公司中的员工、股东、供应商,其知晓商标的情形下仍旧实施侵权行为。关于侵权行为较为严重,则主要以侵权数额高、侵权范围广、侵权时间长(暂不考虑诉讼时效)等方面进行举证。鉴于惩罚性赔偿多以个案进行认定,故笔者就此不再多结算。
7、制造行为的赔偿数额
如前文所述,在惩罚性赔偿前的5项赔偿内容以填平原则为基础,但在制造行为中,其并未进行销售,未造成原告损失,自身也未获利,如果严格按照填平原则进行衡量,则制造行为无需承担赔偿责任。然而在实际侵权案件中,制造行为是所有侵权行为的起源,若最初的侵权行为无需承担责任,而仅惩罚其后的侵权行为,不利于法律的适用,故在一般案件中,法院仍就此行为认定侵权且评估赔偿的数额。
关于制造行为的赔偿数额计算,有的法院系以被告获利的方式进行确认,有的法院直接以法定赔偿直接认定,对此笔者还是赞同以法定赔偿认定,当然与其他销售行为对比,其侵权性质更为严重,则其赔偿数额相较于销售行为应当更高。
三、超出《商标法》规定的酌定赔偿
《关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》(下称《意见》)中,针对这一问题,首次以政策性文件的精神予以了明确。《意见》第16条规定:“积极引导当事人选用侵 权受损或者侵权获利方法赔偿,尽可能避免简单适用法定赔偿方法。对于难以证明侵权受损或侵权获利的具体数额,但有证据证明前述数额明显超过法定赔偿最高限额的,应当综合全案的证据情况,在法定最高限额以上合理确定赔偿额。”
2013年最高人民法院在第三次全国法院知识产权审判工作会议上指出:“要正确把握法定赔偿与酌定赔偿的关系,酌定赔偿是法官在一定事实和数据基础上, 根据具体案情酌定实际损失或侵权所得的赔偿数额,其不受法定赔偿最高或者最低限额的限制。积极适用以相关数据为基础的酌定赔偿制度,在计算赔偿所需的部分数据确有证据支持的基础上,可以根据案情运用自由裁量权确定计算赔偿所需的其他数据,酌定公平合理的赔偿数额”。
最高人民法院之后又进一步指出:“有一定的证据能够证明实际损失或侵权获利超过或者低于法定赔偿数额, 但该实际损失或侵权获利又确无证据精确证明时,可以在法定赔偿的最高额以上或者最低额以下适当酌定赔偿数额。上述酌定赔偿不是在适用法定赔偿,仍属于实际损失或侵权获利的确定,不能因法定赔偿中有酌情考虑就将上述酌定赔偿混同于法定赔偿。
最高人民法院在相关意见以及会议上明确提出“酌定赔偿制度”,该赔偿制度必要时可突破法定赔偿的最高限额,最高院进一步指出其仍属于实际损失或侵权获利范畴。笔者认为该内容的认定其实是对法定赔偿的一种补充,法定赔偿也是针对所有证据进行的一种衡量,然而因法条的限制,其有最高的赔偿标准,但该标准并不随着经济的发展而调整,在避免法律成为束缚权利人权利的枷锁,最高院通过上述文件的方式突破限制,同时仍属于法律范畴,较为妥当。

陈剑龙律师曾代理过华为、OPPO、明视眼镜、纯K等公司商标侵权案件;处理过源德盛、南拓专利侵权案件以及喜羊羊、萌力星球著... 查看详细 >>
  • 执业地区:福建-福州
  • 执业单位:福建衡推律师事务所
  • 律师职务:专职律师
  • 执业证号:1350120********53
  • 擅长领域:知识产权、商标、专利、著作权