房平木律师原创文章|专利权被宣告无效的审查决定专利侵权判决的追溯力问题

问题： 如下图情形，涉案专利在法院二审生效判决被执行完毕的前一天被专利复审委作出专利权全部无效的审查决定（原审被告已被强制支付给专利权人巨额赔偿）。但此时，宣告专利权全部无效的官文尚未发出，更没有送达任何一方当事人。在此情况下，已经执行的巨额赔偿是否可以挽回？

评述：需要说明的是，本文的目的并不在于单纯的理论探讨，而是想通过研究实际案例，探究法律规定对专利诉讼实务操作的影响，从而在专利纠纷实务中采取最恰当的策略。本文的案例很有现实意义，一天之差，结果相去千里。在某些情况下，时间节点甚至直接决定了专利诉讼的结果，对此我们不可不慎。

本案的基本案情是，秦风公司是200420041558.6（即本案专利）的专利权人。秦风公司以东明公司生产的1YG-7.5型遥控微耕机侵犯其本案专利权为由，向陕西省西安市中级人民法院起诉，请求判令东明公司停止侵权，消除影响并赔偿损失。东明公司在答辩期向国家知识产权局专利复审委员会提出宣告本案专利权无效的请求，一审法院中止了本案的审理。2008年9月27日，专利复审委员会作出了12379号无效宣告请求审查决定，宣告本案专利部分无效，维持权利要求2和3有效。一审法院恢复审理后认为，构成专利侵权，判决东明公司停止侵权并赔偿损失。

东明公司不服，提起上诉。但是，二审驳回上诉，维持原判。2011年3月9日，应秦丰公司的强制执行申请，一审法院冻结了东明公司的存款。2011年3月16日，一审法院完成了执行行为，并裁定终结本案的执行。事实上，秦丰公司在提起上诉的同时，也到专利复审委再次提出了专利权无效审查请求，专利复审委做出了16225号专利无效审查决定，宣告本案专利权全部无效。第16225号决定的决定日是2011年3月15日，发文日是3月25日，通过邮寄送达秦丰公司的决定日是2011年4月3日。秦丰公司不服，提起行政诉讼。但是第16225号决定的结论仍然得以维持，发生法律效力。随后，东明公司向最高人民法院申请再审，最高人民法院裁定提审本案，并判决撤销原判，驳回秦丰公司的诉讼请求。

最高人民法院认为，专利法第四十七条第二款（法47.2：宣告专利权无效的决定，对在宣告专利权无效前人民法院作出并已执行的专利侵权的判决不具有追溯力）的立法目的在于实现公平与秩序的协调和平衡。一方面，赋予专利无效宣告请求审查决定对专利权被宣告后尚未执行或履行完毕的专利侵权判决的追溯力，保证被控侵权人的正当利益，防止专利权藉无效的专利获得不当利益。另一方面，对于已经执行完毕的专利侵权判决，专利无效宣告审查决定没有追溯力，维持已经形成并稳定化的社会秩序。由于宣告无效的专利权视为自始不存在，以该专利权为基础的利益本部应该由专利权人获得。因此专利法第47条的规定以无效决定有追溯力为原则，以无追溯力为例外。基于上述原因，在确定宣告无效的时间点时，应该考虑如下因素：一是该时间点应有对世性，应是社会公众均可公开得知并明确知晓的，而是该时间点应有确定性，应是一个确定的时间点，原则上不宜随当事人的具体情况或其他人为因素发生变动；三是该时间点应是较早的具有法律意义的时间点，尽量增加无效宣告请求审查决定发挥追溯力的机会。

本案中，第16225号专利无效审查决定涉及三个有法律意义的时间点：决定日（2011.3.15），发文日（2011.3.25），送达日（2011.4.3）。决定日是无效宣告审查决定作出的时间，在无效宣告请求审查决定书上有明确记载，社会公众可以方便的获知。无效宣告请求审查决定一经作出即对专利复审委员会产生约束力，不得随意撤销或变更。发文日是专利复审委员会向当事人发送无效请求审查决定的时间，是送达过程的开始时间。该时间在无效宣告请求审查决定书上亦有明确记载。送达日是当事人收到无效宣告请求审查决定的时间，是可提起行政诉讼期间的起算点，送达日在无效宣告请求审查决定上无记载，只能根据送达当事人的具体情况查明。在这三个日期中，发文日和送达日均可能由于人为因素发生变动，有时大大迟于决定作出日。如果以发文日或送达日作为专利权被无效宣告的时间点，则决定作出日至发文日或送达日这一时间可能被当事人利用，通过恶意加快或者拖延执行或履行来影响无效审查决定的追溯力，从而获得有利于自己的追溯力结果。可见，无论以发文日或送达日作为宣告专利权无效的时间点，均可能造成不合理的结果。相反，以无效宣告请求审查决定的决定日（作出日）作为确定专利权被宣告无效的时间点，不仅具有对世性和确定性，还可以在一定程度上增加无效决定发挥追溯力的机会，实现结果的公正。因此，专利权无效的时间点应以专利无效请求审查决定的决定日（作出日）为准。本案中，第16225号决定的决定日是2011年3月15日，此时，原审判决尚未执行完毕(执行完毕日是2011年3月16日)，故本案不属于专利法第47条第2款规定的不具有追溯力的情形。因此本文开头部分的问题的答案是：已经执行完毕的赔偿应当返还被告方。