房平木律师原创文章|实用新型很“实用”

焦点问题： 一份技术创新，可以申请发明专利，也可以申请实用新型专利。申请发明或实用新型，命运有何不同呢？

最高人民法院审理认为：发明专利与实用新型专利的创造性标准不同，在技术对比时所考虑的现有技术领域也应当有所不同，这是体现发明专利和实用新型专利创造性标准差别的一个重要方面。

基本案情：

赵东红、张如一是“握力计”的实用新型专利权人。2008年4月28日，邹继豪以本案专利不具备创造性为由，向专利复审委员会提出无效宣告请求，并提交了7份现有技术作为证据。技术特征的对比如上图表格中所示。

2008年11月6日，专利复审委员会作出第12613号无效宣告请求审查决定（以下简称第12613号决定），宣告本案专利全部无效。专利复审委认为，证据7是最接近的现有技术，而区别特征被证据2公开。且证据2与本案专利、证据7同属于测力装置技术领域，前案与本专利的区别仅仅是施力对象不同，而测量原理基本相同；此外，对本领域的技术人员来说，替换两者的压力传感器结构不需要付出创造性的劳动。因此，把证据7与证据2相结合得到的本专利权利要求1的技术方案对本领域的技术人员来说是显而易见的，本案专利不具有创造性。北京第一中级人民法院维持第12613号决定。北京高级人民法院二审认为，本案专利与证据2属于不同的技术领域，本领域技术人员不能轻易想到将其他技术领域中的传感器运用到本领域，遂判决撤销第一审判决和第12613号决定。专利复审委员会不服，向最高人民法院申请再审。最高人民法院于2012年1月19日裁定驳回其再审申请。

最高人民法院审理认为：“发明专利与实用新型专利的创造性标准不同，在技术对比时所考虑的现有技术领域也应当有所不同，这是体现发明专利和实用新型专利创造性标准差别的一个重要方面。”

“技术领域应当是权利要求的技术方案所属或者应用的具体技术领域，既不是上位的或者相邻的技术领域，也不是发明或者实用新型本身。技术领域的确定，应当以权利要求所限定的内容为准，一般根据专利的主题名称，结合技术方案所实现的技术功能，用途加以确定。专利在国际分类表中的最低位置对其技术领域的确定有参考作用。相近的技术领域一般是指与实用新型专利产品功能以及具体用途相近的领域；相关的技术领域一般指实用新型专利最接近的现有技术的区别技术特征所应用的功能领域。”

“由于技术领域范围的划分与专利创造性要求的高低密切相关，考虑到实用新型专利创造性标准要求较低，因此在评价其创造性时所考虑的现有技术领域应当较窄，一般应当着重对比实用新型专利所述的技术领域的现有技术。但是现有技术已经给出了明确的技术启示，促使本领域技术人员到相近或者相关的技术领域寻找有关技术手段的情形下，也可以考虑相近或相关技术领域的现有技术。所谓明确的技术启示是指明确记载在现有技术的技术启示或者本领域技术人员能够从现有技术直接、毫无疑义地确定的技术启示。”

“本案专利技术功能属于测力装置，具体用途为测人手的握力。本案专利权利要求1的技术方案与最接近的现有技术7（一种体力测定器）公开的内容相比，区别技术特征在于测力传感器不同，测力传感装置为本案专利的相关技术领域。为了评价测力传感器的创造性，专利复审委考虑了证据2（手提式数字显示电子秤，用于测重力），将其测力传感器与本案专利的测力传感器进行比对。虽然握力计与电子秤都属于测力装置，但二者分别有不同的特定用途。同时，重力与握力相比较，施力对象不同，施力方向也不同，重力单纯向下，人手的握力不是单纯向下而是从四周向中心，所以二者不属于相同的技术领域。但本案专利与手提式数字显示电子秤功能相同，用途相近，测力传感器的测力原理基本相同，可以将手提式数字显示电子秤视为本案专利的相近技术领域。但是，由于现有技术并未给出明确的技术启示，专利复审委员会在评价本案专利的创造性时考虑手提式电子秤的测力传感器，适用法律错误。”

案例评述： 世人对实用新型很鄙视，认为它不经过实质审核，没有多少含金量，对竞争对手产生不了多少威慑，在主张权利时还要果汁局出局专利权评价报告。但是实用新型实际上暗藏玄机。如同这个案例阐明的那样，在无效审查时，实用新型的创造性评价标准比发明的要求要低。也就是说，同样的技术方案，实用新型专利在专利无效宣告程序中更容易得以维持，更容易存活下来。而专利存活下来之后，在提起专利侵权之诉时，其享有的排他性垄断权却是几乎无差别的（禁止竞争对手生产，制造，销售，许诺销售。。。）。核心的技术创新，一般的做法都是建议申请发明，以为经过实质审查程序的专利更稳定，用起来更放心。殊不知，在实质审查时面对的审查员个人，而不同的审查员会有不同的标准，甚至可能为了所谓的内部指标（驳回率，授权率等）误伤这个核心的技术。实用新型不经过实质审查这固然是一个缺陷，但申请人或代理人可以通过前期的处理来弥补（例如申请人有针对性提前做好充分的检索和比对，在撰写时即针对现有技术进行合理的布局，尽可能的避开现有技术。这些措施在准备申请文件的阶段完全可以做到）。核心的技术创新可以不申请发明而特意申请实用新型。这样做也许会有出奇制胜之效果。谙熟规则才能游刃有余，田忌赛马的技巧何妨今用呢？