不符合发明目的的技术方案不能纳入专利的保护范围

【前言】

　　随着知识产权保护日趋严格，司法实践水平也开始逐步提高。为了防止其他主体通过非实质性改进来规避专利，避免专利保护成为空谈，我国司法实践中采纳了侵权判定的等同原则。但是，等同原则在一定程度上突破了全面覆盖原则，使得权利要求的公示作用遭到破坏。

　　因此，为了平衡专利权人和社会公众之间的利益，司法实践中也采纳了相应的规则对等同原则进行限制，如禁止反悔原则、捐献原则、可预见原则和明确排除原则等。

　　除了上述几种常见的限制原则之外，司法实践中也有观点认为不符合发明目的的技术方案同样不能纳入专利的保护范围，不能适用等同原则。

　　【探讨】

　　一、 司法实践观点

　　专利侵权判定的核心是确定权利要求的保护范围，而权利要求的保护范围的界定往往需要准确地解释权利要求。权利要求的解释应当以符合发明目的和能够实现发明技术方案为指引，对于不符合发明目的的技术方案不应通过等同原则将其纳入专利权利要求的保护范围。

　　二、相关案例

　　案例1：（2012）民提字第4号

　　01- 裁判要旨 -

　　如果被控侵权技术方案属于专利所要克服的现有技术缺陷或者不足的技术方案，则上述方案不应该纳入专利的保护范围。

　　02- 案情介绍 -

　　泰山公司与国家体育总局武术运动管理中心（“下称专利权人”）是专利号为ZL200420028451.8的 “一种武术地毯”实用新型专利的专利权人，专利于2005年9月14日获得授权。专利权人认为福建省伟志兴体育用品有限公司（下称“被控侵权人”）侵犯其上述专利权，起诉至福州市中级人民法院，福州市中级人民法院认定构成侵权。被控侵权人不服福州市中级人民法院判决，上诉至福建省高级人民法院，福建省高级人民法院判决驳回上诉，维持原判。被控侵权人不服福建省高级人民法院判决，向最高人民法院提起再审，最高人民法院认为被诉侵权产品缺乏专利权利要求1的技术特征“粘接在缓冲层上的地毯层”，不构成侵权，并判决：撤销一、二审判决；驳回专利权人的诉讼请求。

　　03- 笔者评析 -

　　专利制度从诞生以来，就试图在专利权人和社会公众的利益之间寻求平衡。说明书中明确排除的技术方案或者明确克服的技术缺陷属于不符合发明目的技术方案，专利权人没有将其纳入保护范围的意图，应确立不符合发明目的的技术方案从专利的保护范围中予以排除的原则，用以保护社会公众对专利公示的信赖利益。具体到本案中，被控侵权技术方案“地毯层放置在海绵层上”的技术特征与权利要求1的技术特征“粘接在缓冲层上的地毯层”不能构成等同。因为缺少“粘接”不能实现专利的发明目的。按照此观点，在侵权案件中，不符合发明目的的技术方案应当从专利的保护范围中予以排除。

　　案例2：（2019）最高法知行终38号

　　01- 裁判要旨 -

　　如果被控侵权技术方案正是发明目的所要避免的技术方案，则不应该再适用等同原则将上述技术方案纳入专利的保护范围。

　　02- 案情介绍 -

　　金田麦国际食品有限公司（“下称专利权人”）是专利号为ZL99105420.2的“保鲜湿面制造技术”发明专利的专利权人，专利于2002年5月20日被授权。专利权人认为新顺福食品有限公司侵犯其上述专利权，请求镇江市知识产权局进行行政查处，镇江市知识产权局决定认为不侵权。专利权人不服行政查处决定，起诉到南京市中级人民法院，南京中级人民法院认为被诉决定书虽有瑕疵，但不影响不侵权判定的结果，驳回专利权人的诉讼请求。专利权人不服一审判决，向最高人民法院提起上诉，最高人民法院认为，被控侵权技术方案未落入涉案专利权利要求1的保护范围，原审判决的相关认定，并无不当，并判决驳回上诉，维持原判。

　　03- 笔者评析 -

　　为了克服专利权利要求在表达上的局限性，弥补字面侵权的不足，司法实践中纳入了等同原则，有效的保护了专利权人。然而等同原则的适用突破了全面覆盖原则，实际与权利要求的公示作用有矛盾之处，如果不加限制将导致给予专利权人的保护超出了专利权人的贡献，专利权的保护范围不适当的增大。因此需要制定相应的规则来限制等同原则的适用，不符合发明目的的技术方案应予以排除的规则是限制等同原则适用的原则之一。具体到本案中，被控侵权技术方案“采用植物大豆油作为抗粘剂”与权利要求1中“所述的抗粘剂为食用液体石蜡”不能构成等同，因为涉案专利的发明目的就是“用液体石蜡代替色拉油作为抗粘剂”，采用植物大豆油作为抗粘剂正是专利发明目的所要避免的技术方案，故两者不构成等同。按照此观点，在侵权案件中，不符合发明目的的技术方案应当从专利的保护范围中予以排除，“被控侵权技术方案不符合发明目的”将直接限制等同原则的适用。

　　【结语】

　　随着我国专利制度的发展，专利实践中的主体对于专利等无形资产的价值认知将不断达到新的高度。认知的提升必然会使得专利撰写质量和运营水平全面提升。可以预见的是，等同原则的适用也将更加严格，一些更具有操作性的限制规则将在司法实践中不断涌现。

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