2017山东十大知识产权案例之日照市某某有限公司、日照市某某有限公司侵害发明专利权纠纷案

律师观点分析

上诉人（一审原告）：日照市某某有限公司。住所地：山东省日照市某县某某镇某某村。

法定代表人：单某某，经理。

委托诉讼代理人：XXX，男，系日照市某某有限公司员工。

委托诉讼代理人：陈雯雯，青岛发思特专利商标代理有限公司临沂分公司专利代理人。

上诉人（一审被告）：日照市某某有限公司。住所地：山东省日照市某县某某镇驻地。

法定代表人：于某某，董事长兼总经理。

委托诉讼代理人：XX，山东XXX律师事务所律师。

委托诉讼代理人：XXX，山东XXX律师事务所实习律师。

审理经过

上诉人日照市某某有限公司（以下简称某某公司）因与上诉人日照市某某有限公司（以下简称某某公司）侵害发明专利权纠纷一案，不服山东省济南市中级人民法院（2016）鲁01民初XXX号民事判决，向本院提起上诉。本院于2017年5月25日立案后，依法组成合议庭，开庭进行了审理。上诉人某某公司的委托诉讼代理人XXX、陈雯雯，上诉人某某公司的委托诉讼代理人XX、XXX到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

上诉人诉称

某某公司上诉请求：依法撤销一审判决，发回重审或者改判支持某某公司一审诉讼请求，一、二审案件受理费由某某公司承担。事实和理由：1、一审判决遗漏某某公司的诉讼请求。ＺＬ20121019××××5号专利权利要求1也是某某公司请求主张的专利权的保护范围，一审判决未予审查。2、一审判决对被控侵权产品是否落入权利要求2的保护范围认定事实错误。本案应认定被控侵权产品落入ＺＬ20121019××××5号专利权利要求1和2的保护范围，构成对该专利权的侵权。3、一审判决确定赔偿数额适用法律错误。本案应参照专利许可使用费的倍数合理确定，且一审法院酌定赔偿上未考虑同时侵犯两项发明专利权的情形。

被上诉人辩称

某某公司答辩称：1、一审法院不存在漏审。ＺＬ20121019××××5号专利权利要求2是权利要求1的从属权利要求，被控侵权产品未落入涉案专利权利要求1的保护范围，自然不会落入权利要求2的保护范围。2、关于赔偿数额，某某公司一审中仅提交了许可使用合同但未提交合同履行的任何证据，在无法证明许可合同履行的情况下，某某公司主张的赔偿数额不能成立。

本院查明

某某公司上诉请求：依法撤销一审判决第一、二项，改判驳回某某公司的诉讼请求，一、二审诉讼费用由某某公司承担。事实和理由：1、被控侵权产品的技术来源于现有技术方案。某某公司在被控侵权产品中使用的技术主要来源于本领域内的常规技术，而非某某公司的涉案专利。2、被控侵权产品并未落入涉案专利保护范围。被控侵权产品与某某公司涉案ＺＬ20141014××××Ｘ号专利存在多处既不相同也不等同的区别，缺少某某公司专利权利要求记载的必要技术特征，并未落入涉案专利权保护范围，而且被控侵权产品的工作原理和制动方法也和涉案专利有所区别。3、即使认定侵权，一审判决酌定的赔偿数额明显过高。

某某公司答辩称：某某公司主张的现有技术抗辩不成立，被控侵权产品落入涉案专利权利要求的保护范围，构成侵权。

某某公司向一审法院起诉，请求判令某某公司：1、立即停止制造、许诺销售、销售某某公司ＺＬ20121019××××5、ＺＬ20141014××××Ｘ专利产品的行为；2、赔偿某某公司经济损失及维权费用共计160万元；3、诉讼费由某某公司承担。

一审法院认定事实：2012年6月8日，某某公司就“xxx微耕机”向国家知识产权局申请发明专利，专利号为ＺＬ20121019××××5，于2014年6月25日公告授权，后某某公司提出分案申请，分案专利号为ＺＬ20141014××××Ｘ，于2015年12月2日获得授权，专利权人为某某公司。

某某公司主张“ＺＬ20121019××××5”专利权的权利要求1、2为其权利依据，其内容为：1、一种xxx的微耕机，包括齿轮箱、汽油机、把手、齿轮箱上设有汽油机等。

某某公司主张“ＺＬ20141014××××Ｘ”专利权的权利要求1为其权利依据，其内容为：1、一种xxx微耕机，包括齿轮箱、汽油机、把手，齿轮箱上设有汽油机固定架等等。

2016年4月x日，某某公司的委托代理人与山东省临沂市兰山公证处工作人员到位于山东省某县某某乡政府驻地的某某公司沿街门市，购得两台“某某”微耕机及相关配件物品一宗，并取得编号为XXX的销货清单一张。公证员对其中的一台微耕机进行现场封存，并进行了拍照。山东省临沂市兰山公证处对以上取证过程进行了公证，作出（2016）临兰山证民字第XXX号公证书。

本院认为，根据双方当事人的诉辩主张，本案的争议焦点问题有四点：一是一审法院是否存在漏审问题；二是被控侵权产品是否落入涉案专利的保护范围；三是某某公司主张的现有技术抗辩能否成立；四是一审法院确定的赔偿数额是否适当。

一、关于一审法院是否存在漏审的问题。根据已查明的事实，某某公司在本案中明确主张其对ＺＬ20121019××××5号专利请求保护权利要求1和权利要求2两个技术方案。在此情形下，一审法院未单独列明该专利权利要求1的技术特征和比对结论，确有不当。同时，因某某公司该专利权利要求2引用了权利要求1，一审法院在比对权利要求2的过程中，实际对权利要求1的技术特征进行了对比，并基于被控侵权产品缺少权利要求1的一项技术特征即“熄火电接触点的接线端通过导线与汽油机的熄火线连接”，认定被控侵权产品未落入权利要求2技术方案的保护范围，故一审法院实际对权利要求1进行了审查，该程序瑕疵对某某公司的实体权利并无实质影响。

二、关于被控侵权产品是否落入涉案专利保护范围的问题。

本案中，某某公司主张保护的三个技术方案分别为ＺＬ20121019××××5号专利的权利要求1和权利要求2，以及ＺＬ20141014××××Ｘ专利的权利要求1（以下分别简称为技术方案1、2、3）。经比对，双方当事人认可被控侵权产品与上述技术方案1的区别技术特征为：熄火电接触点的接线端与汽油机的熄火线之间没有导线连接；与技术方案2的区别技术特征有两点：一是熄火电接触点的接线端与汽油机的熄火线之间没有导线连接，二是后保护活动横杆一端铰接在车把横杆上，一端通过一个导向套（矩形框）固定在车把横杆上，导向套内设有压簧；与技术方案3的区别技术特征为：后保护活动横杆一端铰接在车把横杆上，一端通过一个导向套（矩形框）固定在车把横杆上，导向套内设有压簧。因被控侵权产品与技术方案2的区别技术特征分别涵盖了其与技术方案1、3的区别技术特征，故本院重点审查技术方案2所涉区别技术特征。某某公司生产销售的被控侵权产品落入某某公司涉案专利技术方案2的专利权保护范围，相应的，也落入技术方案1和技术方案3的专利权保护范围，侵害了某某公司ＺＬ20121019××××5、ＺＬ20141014××××Ｘ两项专利权三个技术方案。一审法院认定被控侵权产品未落入某某公司ＺＬ20121019××××5专利权保护范围，认定事实有误，本院依法予以纠正。

三、关于某某公司主张的现有技术抗辩是否成立的问题。本院认为，根据某某公司提交的现有证据，尚不足以证明被控侵权产品被诉落入涉案专利权保护范围的全部技术特征属于现有技术，故某某公司该项抗辩主张证据不足，不能成立。

四、关于一审法院确定的赔偿数额是否适当的问题。《中华人民共和国专利权法》第六十五条规定，侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定。赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予一万元以上一百万元以下的赔偿。本案中，因某某公司、某某公司均未能提交有效证据证明被控侵权产品生产、销售数量，在某某公司实际损失、某某公司实际获利均无法确认的情形下，本院不予支持。

综上，依照《中华人民共和国专利法》第十一条第一款、第五十九条第一款、第六十五条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（二）项规定，判决如下：

二审裁判结果

一、撤销山东省济南市中级人民法院（2016）鲁01民初xxx号民事判决第三项，即“驳回日照市某某有限公司其他诉讼请求”；

二、变更山东省济南市中级人民法院（2016）鲁01民初xxx号民事判决第一项内容为：日照市某某有限公司立即停止生产、销售侵害日照市某某有限公司ZL2012xxx、ZL2014xxx“xxx微耕机”发明专利权的微耕机产品；

三、变更山东省济南市中级人民法院（2016）鲁01民初xxx号民事判决第二项内容为：日照市某某有限公司于本判决生效之日起十日内赔偿日照市某某有限公司经济损失和维权费用共计60万元”；

四、驳回日照市立盈机械制造有限公司其他诉讼请求。

如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

一审案件受理费19200元，由日照市立盈机械制造有限公司负担9400元，日照市德福机械制造有限公司负担9800元。二审案件受理费19200元，由日照市立盈机械制造有限公司负担9400元，日照市德福机械制造有限公司负担9800元。

本判决为终审判决。