律师观点分析

案情简介：

原告：中国XX公司。

住所地：北京市朝阳区朝阳门外吉XX。

法定代表人：张XX。

委托诉讼代理人：胡XX，北京XX执业律师。特别授权。

被告：砚山XX。

住所地：砚山县。

经营者：张XX，男，汉族，住砚山县。

委托诉讼代理人：杨XX，云南XX执业律师。

委托诉讼代理人：吴X，云南XX执业律师。

原告中国XX公司与被告砚山XX侵害商标专用权纠纷一案，本院于2017年3月30日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2017年6月8日公开开庭审理本案。原告中国XX公司的委托诉讼代理人胡XX，被告砚山XX的经营者张XX及其委托诉讼代理人杨XX、吴X到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

中国XX公司向本院提出诉讼请求：

1、判令被告立即停止侵权行为;

2、由被告向原告赔偿经济损失人民币100000元，证据保全费9000元、交通费、复印费等合理开支5000元，律师费18500元，以上各项共计人民币132500元;

3、由被告承担本案诉讼费。

事实和理由：原告原名中国XX公司，成立于1985年，是一家国有控股混合所有制的专业珠宝公司，隶属于中国XX公司，是国务院国资委监管的企业。原告拥有（第XXX号、第XXX号、第XXX号、第XXX号）“中国XX”注册商标，主要经营“中国XX”品牌全国连锁经营业务。截止2016年底，“中国XX”品牌连锁店总数已达800多家，遍及全国31个省、自治区和直辖市，并已覆盖北京、上海、广州、深圳等一线城市、省会城市及大部分沿海发达城市。2016年1月1日原告与被告签订了为期一年的特许加盟合同。在2016年12月31日加盟合同到期后双方未再续约，而被告在明知没有合法授权的前提下仍继续使用原告的注册商标“中国XX”，擅自使用特许经营资源，造成了消费者的误认和混淆。原告多次要求被告停止侵权行为，被告均置之不理，被告的行为严重侵犯了原告的注册商标权，为维护原告的合法权益，特向人民法院起诉。

砚山XX经营者张XX辩称，纵观本案证据、剖析本案客观案件事实和对应相关法律规范，我认为本案属于合同纠纷，并且本案原告、被告之间约定了仲裁条款，己经排除了法院的司法审判管辖权。请求法院依据事实和法律，裁定驳回原告的起诉。一、本案属于后合同权利义务纠纷，在法律性质上属于合同纠纷。依据合同双方签订的《品牌加盟合同》的约定：1、被告只能销售原告的产品（合同第四条）；2、被告的首批进货量不得低于250万元，月进货量不得低于50万元;年进货量不低于600万元（合同第五条）;3、原告销售给被告的所有品种的货物，被告收货后均不得退货（合同第九条）。在以上格式霸王条款的约束下，原告、被告双方签订的合同到期后，被告方尚有300余万元的珠宝还没有销售完成。在原告不准许退货、被告方不能销毁300余万元珠宝的不利情形下，被告方只能继续销售产品，以减少损失。但是这样凭常识就可以判断的一般商业惯例，在原告方的精心合同设计下，确可能涉嫌违约或者涉嫌侵权。故被告认为，依据《合同法》第92条规定的后合同权利义务的履行。本案被告销售商品的行为，属于执行后合同权利行为，并非侵害商标权行为。二、本案被告销售珠宝的行为，不属于侵害商标权行为。依据《商标法》第57条的规定，只有具有以下7种行为的，才属于属侵犯注册商标专用权:(一)未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的;(二)未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的;(三)销售侵犯注册商标专用权的商品的;(四)伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识的;(五)未经商标注册人同意，更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场的;(六)故意为侵犯他人商标专用权行为提供便利条件，帮助他人实施侵犯商标专用权行为的;(七)给他人的注册商标专用权造成其他损害的。除以上七种行为外，在中国现有的法律框架内，没有其他法律、法规规定其他侵害商标权的情形。但是，本案的客观案件事实是被告方为了减少损失，销售了与原告所买的未销售完的产品，这样的销售行为不属于商标侵权行为，属于执行后合同权利行为。三、行政机关认为被告的行为，不属于侵害商标权行为。本案原告由于对这样的诉讼具有丰富的司法实践经验，从签订合同开始就故意设计、构陷被告要么涉嫌违约、要么涉嫌侵权，至合同约定的期限结束时，就陷入上下两难的尴尬境地。合同期限结束后，被告还有300余万元的产品尚未销售完成，这些事实原告方知道，但是原告一方面在合同终止前第9天，也就是2016年12月22日，就发给被告《合同到期通知书》，2017年1月23日在知道或者应该知道被告在春节旺季还在销售尚未销售完成的产品时，就电话向砚山县市场监督管理局举报，砚山县市场监督管理局基于职务权力义务，立即到被告经营场所调查，当得知原告、被告之间的合同纠纷和客观事实后，只能依据行政职能下达了《责令改正违法行为通知书》，以给举报人，也就是本案原告一个交代。但是砚山县市场监督管理局通过仔细调查后认为，依据《商标法》的规定，这不属于商标侵权的范畴。否则，就应该给予被告适当的行政处罚。从行政机关末对被告给予行政处罚可以证实，行政机关认为被告的行为不属于商标侵权行为。法律不会强人所难。砚山县市场监督管理局，不会责令被告销毁300余万元的珠宝。四、本案原告、被告合同双方约定了仲裁条款，己经排除了法院的司法审判管辖权。本案属于合同纠纷，依据原告、被告双方签订的《品牌加盟合同》第16条约定:“因本合同及其附件的履行或与此有关的一切争议，双方应首先通过友好协商解决；不能解决时双方同意将争议提交北京仲裁委员会仲裁。”依据以上约定，本案属于后合同纠纷的范畴。合同双方约定，因为本合同产生的一切纠纷，均属于约定仲裁的范畴，即约定仲裁事项明确;约定的仲裁机构明确——北京仲裁委员会。故此，依据《仲裁法》第5条、第16条、第19条的规定，本案只能申请北京仲裁委员会仲裁。原告、被告双方约定的仲裁条款，己经排除了法院的司法审判管辖权，请求法院依据事实和法律，裁定驳回原告的起诉，告知申请仲裁。

当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，原告中国XX公司提交了以下证据：

1、《品牌加盟合同》及授权书，以证明原、被告于2016年1月1日签订特许经营合同，双方协商一致的特许经营期限为一年，于2016年12月31日终止，“中国XX”的商标授权使用期限是2016年1月1日至2016年12月31日；品牌加盟费为20000元；根据特许合同约定：特许经营合同终止后，被告应停止销售原告产品、停止使用并拆除原告有关标识、招牌标志、广告物。2、《合同到期通知函》，欲证明原告已于2016年12月22日告知被告特许合同即将到期，如需续期需要续签合同。3、商标注册证、名称变更通知，欲证明原告拥有受法律保护的第XXX号、第XXX号、第XXX号、第XXX号“中国XX”注册商标。4、名誉证书，欲证明“中国XX”在全国范围内具有广泛的影响力和巨大的商业价值。5、举报申请书，欲证明2016年12月31日被告的特许合同到期后仍继续使用原告所有的商标属于侵权行为，原告于2017年1月16日到文山州砚山县工商管理局举报，但被告并未停止，继续实施侵权行为。6、《公证书》及发票，欲证明被告的侵权事实，原告为制止侵权进行公证的花费为9000元。7、律师费发票、差旅费用票据，欲证明原告为制止被告侵权而支出律师费及其它合理维权成本费用。

被告砚山XX质证认为：对证据1无异议，但原、被告双方约定有合法有效的仲裁条款，本案纠纷系与《品牌加盟合同》履行有关的争议，完全属于仲裁条款约定内容的事实；本案属于合同纠纷非侵权纠纷的事实。《品牌加盟合同》为原告精心设计的格式条款合同，里面充斥大量霸王条款，导致合同终结时被告处于两难境地，要么违约或侵权，要么蒙受巨大损失的(长期积压或销毁剩余珠宝)事实。对证据2的真实性没有异议，但认为原告电话举报被告“商标侵权”等事实相互印证原告精心设计、策划、预谋利用《品牌加盟合同》中格式霸王条款，违背诚实守信原则，违反后合同义务，加害被告，拒不履行协助被告处理剩余产品，违约在先的事实。对证据3无异议，但认为原告“中国XX”商标字样包含地名“中国”，和珠宝通用名“珠宝”两字，原告不能阻挠他人正常便用该字样的事实。证据4复印件不能证实和原件核对一致，不能用做定案依据。证据5复印件无法与原件核实，同时证实了原告精心设计、策划、预谋利用《品牌加盟合同》中格式霸王条款，违背诚实守信原则，违反后合同义务，加害被告，拒不履行协助被告处理剩余产品，违约在先的事实。证据6为非法证据:公证书1页证实该证据用于维护案外人昆明XX公司自身权益而申请，排除了用于维护原告权益用途的事实。根据《公证程序规则》第十二条公证事项由当事人住所地、法律行为或者事实发生地的公证处管辖。因此，本案公证只能由北京公证单位和文山公证单位管辖，昆明市国信公证处无管辖权，所公证证据不能用于本案。发票证实原告自愿为案外人支付公证费，该费用与本案无关的事实。证据7无关联性。本案原告未能举证证实其律师进行调查、取证的费用，除此之外的律师代理费不属于司法解释规定应由被告支付的费用。

被告砚山XX在庭审过程中向本院提交砚山县市场监督管理局作出的砚市监责改字[2017]第16-1号《责令改正违法行为通知书》，以证实其已按照通知书进行了整改。

原告中国XX公司对该通知书无异议。

对原告中国XX公司提交的证据，本院认定如下：证据１、2、3，双方无异议，本院予以采信；证据4无原件核对，且与本案无关，本院不予采信；证据5虽为复印件，但与被告提交的砚山县市场监督管理局砚市监责改字[2017]第16-1号《责令改正违法行为通知书》相互印证，本院予以采信。证据6为昆明XX公司向昆明市国信公证处申请所做的证据保全，符合《中华人民共和国公证法》的相关规定，《公证书》证明“与公证书项粘连的质量保证单复印件与原件相符，原件系从购物现场取得；与公正书粘连的照片四十八张为现场取得，照片内容与实际相符。”该公证书所载质量保证单系砚山XX之华经楼经营中出具，现场照片与砚山XX的经营场所状况相符，公证费发票客观真实，砚山XX并无相关证据推翻该《公证书》，本院予以采信。证据7中律师服务费及律师往返费用客观真实，本院予以采信。

对被告砚山XX提交证据，双方无异议，本院予以采信。

根据庭审举证、质证和认证，本院确认本案的法律事实如下：中国XX公司成立于1985年，是一家国有控股混合所有制的专业珠宝公司，隶属于中国XX公司，是国务院国资委监管的企业，主要经营“中国XX”品牌全国连锁经营业务。该公司系（第XXX号、第XXX号、第XXX号、第XXX号）“中国XX”注册商标的注册人，该商标核定使用类别为第14类，包括宝石、贵重金属艺术平、戒指（首饰）、金刚石、项链（首饰）、小饰物（首饰）等，注册有效期为2013年5月7日至2023年5月6日。砚山XX为个体工商户，张XX为实际经营者，经营珠宝首饰销售业务。2016年1月1日中国XX公司为甲方，与乙方砚山XX签订了为期一年的《品牌加盟合同》，授权乙方在云南省文山州砚山县江那镇嘉禾XX开设“中国XX”品牌加盟店。合同期限为2016年1月1日至2016年12月31日，双方另就相关权利义务等作出约定，其中“乙方的权利与责任1、中国XX品牌的所有权完全归甲方所有，乙方仅享有在指定加盟店铺按照甲方规定使用此品牌从事经营活动的权利。乙方不得以任何形式和方法扩大此品牌的使用范围，也不得在合同终止后以任何形式继续使用此品牌。……”2016年12月22日，中国XX公司向砚山XX发送《合同到期通知函》，明确告知砚山XX如未办理续约事宜，将不再属于“中国XX”品牌签约加盟商，无权使用“中国XX”商标。2016年12月31日，《品牌加盟合同》到期，双方未再续约。2017年1月16日，中国XX进出口有限公司向文山州砚山县工商管理局举报砚山XX侵犯其商标权。2017年1月24日，砚山县市场监督管理局做出砚市监责改字[2017]第16-1号《责令改正违法行为通知书》，内容为：砚山县XX“砚山XX”店内使用了未经商标持有人授权的“中国XX”字样的行为，违反了《中华人民共和国商标法》第五十七条第（一）款的规定。根据《中华人民共和国行政处罚法》第二十三条之规定，责令该单位在接到本通知之日起60日内改正并停止上述行为。同日，砚山XX经营者张XX签收该《责令改正违法行为通知书》，且在法定期限内未提起行政复议或行政诉讼。2017年2月22日，昆明XX公司向昆明市国信公证处申请证据保全。次日，公证人员到达“砚山金楼”（即砚山XX），购买“Pt950项链”和“Au750白金耳饰”，取得质量保证单，并对商铺所在街区、商铺外观及商铺内装饰、货品情况拍照保全。随后公证人员对购买的商品拍照及封存。昆明市国正公证处于于2017年2月28日出具（2017）云昆国信证字第9704号《公证书》对上述证据保全行为及内容进行公证。《公证书》所附购买商品质量保证单上加盖砚山XX公章；照片显示店铺内部装潢及柜台标识使用“中国XX”注册商标。为此，中国XX公司支付公证费9000元。中国XX公司认为砚山XX在明知没有合法授权的前提下仍继续使用注册商标“中国XX”的行为已侵犯其商标权，遂以砚山XX为被告，向本院提起诉讼，请求判令：1、被告立即停止侵权行为;2、由被告向原告赔偿经济损失人民币100000元，证据保全费9000元、交通费、复印费等合理开支5000元，律师费18500元，以上各项共计人民币132500元;3、由被告承担本案诉讼费。

本案双方当事人争议的焦点是：1、本案系侵犯商标专用权纠纷还是合同纠纷，是否适用仲裁程序解决纠纷；2、砚山XX的行为是否侵犯中国XX公司享有的“中国XX”注册商标专用权；3、砚山XX是否应承担赔偿责任及赔偿数额的问题。

关于本案系侵犯商标专用权纠纷还是合同纠纷，是否适用仲裁程序解决纠纷的问题。本院认为，依照《中华人民共和国合同法》第一百二十二条规定：“因当事人一方的违约行为，侵害对方人身、财产权益的，受损害方有权选择依照本法要求其承担违约责任或者依照其他法律要求其承担侵权责任。”中国XX公司并未以双方签订的《品牌加盟合同》为依据，要求砚山XX承担违约责任，故本案不应按合同纠纷处理，进而《品牌加盟合同》中约定的仲裁条款，即“因本合同及其附件的履行或与此有关的一切争议，双方应首先争取通过友好协商解决，不能解决时双方同意将争议提交北京仲裁委员会仲裁。”不能适用于解决侵犯商标专用权的争议，本案也就不能因存在仲裁条款而排除法院的管辖。中国XX公司以砚山XX侵犯其注册商标专用权为由提起诉讼，属于“受损害方选择依照其他法律要求承担侵权责任”的情形，故本案应为侵犯商标专用权纠纷。

关于砚山XX的行为是否侵犯中国XX公司享有的“中国XX”注册商标专用权的问题。本院认为，《中华人民共和国商标法》第五十七条规定：“有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权：（一）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标；……”中国XX公司系“中国XX”注册商标的注册人，其享有的注册商标处于注册有效期内，相应的注册商标专用权受法律保护。中国XX公司与砚山XX签订为期一年的《品牌加盟合同》，授权砚山XX在云南省文山州砚山县江那镇嘉禾XX开设“中国XX”品牌加盟店，并许可砚山XX在合同期限内使用“中国XX”商标。《品牌加盟合同》于2016年12月31到期，双方权利义务终止，砚山XX不再享有使用“中国XX”注册商标从事经营活动的权利。2017年1月24日，砚山县市场监督管理局经调查认定砚山XX店内使用了未经商标持有人授权的“中国XX”字样的行为，并对其作出责令改正违法行为的行政处罚，砚山XX未对此提出异议。砚山XX系销售珠宝首饰的个体工商户，在没有续约或取得其他合法授权的情形下，直至2017年2月22日，在其经营的店铺范围内仍使用“中国XX”注册商标销售首饰，属于“未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标”的行为，故可认定砚山XX的行为侵犯了中国XX公司享有的“中国XX”注册商标专用权。

关于砚山XX是否应承担侵权责任及赔偿数额的问题。本院认为，依照《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第二十一条规定：“人民法院在审理侵犯注册商标专用权纠纷案件中，……可以判决侵权人承担停止侵害、排除妨碍、消除危险、赔偿损失、消除影响等民事责任。……”如前所述，砚山XX的经营行为侵犯了中国XX公司享有的“中国XX”注册商标专用权。砚山XX应承担相应的民事责任。鉴于砚山XX在收到行政处罚通知后仍未停止使用“中国XX”注册商标，现尚无证据证实其已改正违法行为，故中国XX公司要求其停止侵权的请求，本院予以支持。中国XX公司要求砚山XX赔偿经济损失人民币100000元，证据保全费9000元、交通费、复印费等合理开支5000元，律师费18500元。依照《中华人民共和国商标法》第六十三条规定：“侵犯商标专用权的赔偿数额，按照权利人因侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定；权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该商标许可使用费的倍数合理确定。对恶意侵犯商标专用权，情节严重的，可以按照上述方法确定数额的一倍以上三倍以下确定赔偿数额。赔偿数额应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理费用。”《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条第二款规定：“人民法院在确定赔偿数额时，应当考虑侵权行为的性质、期间、后果、商标的声誉，商标使用许可费的数额，商标使用许可的种类、时间、范围及制止侵权行为的合理开支等因素综合确定。”中国XX公司的损失及砚山XX获得的利益均难以确定，结合中国XX公司提交的为制止侵权行为支付的证据保全费、律师费、交通费等票据，综合考虑侵权行为的性质、期间、后果等因素，参照双方签订的《品牌加盟合同》所确定的“品牌加盟费”2万元，本院酌定由砚山XX赔偿中国XX公司4万元。

综上所述，砚山XX在经营过程中侵犯了中国XX公司享有的“中国XX”注册商标专用权，依法应承担相应的法律责任。中国XX公司要求砚山XX停止侵权的请求符合法律规定，本院予以支持；对其要求砚山XX赔偿132500元的请求，本院结合相关实际情况，予以部分支持。鉴于砚山XX的实际经营者系张XX，依照《中华人民共和国民法通则》第二十九条规定：“个体工商户、农村承包经营户的债务，个人经营的，以个人财产承担；……”，上述法律责任依法应由张XX承担。砚山XX提出本案应按合同纠纷，通过仲裁程序处理的辩论意见与起诉的事实及理由不符，其提出不应承担责任的主张无事实和法律依据，本院均不予采纳。依照《中华人民共和国商标法》第五十七条第（一）项、第六十三条第一款，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条，《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条、第二十一条的规定,判决如下：

一、砚山XX（经营者：张XX）立即停止侵犯中国XX公司享有的“中国XX”注册商标专用权。

二、由砚山XX（经营者：张XX）赔偿中国XX公司人民币40000元，限于判决生效后十日内履行完毕。

三、驳回中国XX公司的其他诉讼请求。