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论合法占坑之专利优先权的核实

作者:霍本俊律师时间:2020年07月13日分类:律师随笔浏览:459次举报

【霍胖观点】论合法占坑之专利优先权的核实


    哈喽,大家好,连续几期专利普法之后,霍胖今天来讲点“专业高深”的——怎样才算合法占坑。

茅坑,怎样才算合法占坑——先来的先占

专利,怎样才算合法占坑——先申请的先占

好了,不说段子了,上干货,先占坑的肯定有干货,哈哈。

先来一段专利优先权普法

专利优先权是什么?我想起一段见闻,一个“民科”(专利代理人又爱又恨的物种)来公司要申请专利,各种奇葩要求暂且不表,他突然抬头看到公司墙壁上的流程简介里有“专利优先权”几个字,他说我也要专利优先权,凭什么有优先权不给我用….

大爷,优先权可以用,但是要满足以下条件:

申请人就相同主题的发明或者实用新型在外国第一次提出专利申请之日起十二个月内,或者就相同主题的外观设计在外国第一次提出专利申请之日起六个月内,又在中国提出申请的,依照该国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约,或者依照相互承认优先权的原则,可以享有优先权。这种优先权称为外国优先权。

申请人就相同主题的发明或者实用新型在中国第一次提出专利申请之日起十二个月内,又以该发明专利申请为基础向专利局提出发明专利申请或者实用新型专利申请的,或者又以该实用新型专利申请为基础向专利局提出实用新型专利申请或者发明专利申请的,可以享有优先权。这种优先权称为本国优先权。

说人话就是:先提一个专利申请,在优先权期限内,相同的专利申请再提一次,在后申请可以享受优先权,算你在先申请的时候先占了一个坑。

优先权有好处?在某些情况下,把先占坑的那个日期作为在后申请的申请日。

先占坑有啥好处呢?先占坑的可以影响后占坑的,后占坑的不能影响先占坑的,后占坑的只能排队。先申请制嘛!

为什么只是先占个坑,要提一个在后的相同的专利申请?因为各种原因:比如在中国申请了,又想去米国申请;比如在先申请有些问题,想适当修改修改;比如在先申请有些内容不完善,想补充一些内容。 

正题:论合法占坑之专利优先权的核实

提问:排队摇号买房子,有些鸡贼的人,先派大妈去排队占坑,然后等下班了,亲戚朋友都去用大妈占的那个坑,合理吗?

不合理!!占多大坑就蹲多大坑,不许肆意扩大!!

那么就进入今天的正题:论合法占坑之专利优先权的核实。(本文仅讨论发明和实用新型的优先权核实,外观设计的优先权核实不在本文讨论之列)

如果没有一个后占坑的和先占坑的打起来,是不需要核实优先权的。但是,如果后占坑的和先占坑的打起来了,也即出现了PXPYPE类文件(不明白的,自己百度),就需要核实优先权了。

一般来说,核实优先权是指核查申请人要求的优先权是否能依照专利法第二十九条的规定成立。为此,审查员应当核实:

(1)作为要求优先权的基础的在先申请是否涉及与要求优先权的在后申请相同的主题;

(2)该在先申请是否是记载了同一主题的首次申请;

(3)在后申请的申请日是否在在先申请的申请日起十二个月内。

 核实优先权的重点在于第一点:在后申请与在先申请是不是相同的主题,是不是满足占多大坑蹲多大坑,有没有肆意扩大。


首先声明,霍胖的文章都是站在巨人的肩膀上的,所以霍胖是个胖牛顿。在后申请与在先申请是不是相同的主题,有巨人已经发表过相关文章了。

巨人的文章中提出了“超范围”和“得到说明书支持”两种判断标准,“超范围”是指在后申请权利要求书的技术方案超出在先申请文件的范围,“得到说明书支持”是指在后申请权利要求书的技术方案得到在先申请说明书的支持。

霍胖接着讨论下去:

1、从专利审查指南的规定来看,“超范围”和“得到说明书支持”两种判断标准似乎均有所体现。

《专利审查指南》第二部分第三章第4.1.2节:专利法第二十九条所述的相同主题的发明或者实用新型,是指技术领域、所解决的技术问题、技术方案和预期的效果相同的发明或者实用新型。但应注意这里所谓的相同,并不意味在文字记载或者叙述方式上完全一致。

这种相同主题的判断标准,和“权利要求书需要得到说明书支持”的判断标准极为接近,都是需要本领域技术人员能够从说明书中得到技术方案、预期的效果。

《专利审查指南》第二部分第八章第4.6.2节:判断在后申请中各项权利要求所述的技术方案是否清楚地记载在上述在先申请的文件(说明书和权利要求书,不包括摘要)中。XXX...以致于所属技术领域的技术人员认为该技术方案不能从在先申请中直接和毫无疑义地得出,则该在先申请不能作为在后申请要求优先权的基础。

这种相同主题的判断标准,和“修改超范围”的判断标准神似,清楚地记载、直接和毫无疑义地得出。 

2、巨人的文章中结合一个案例进行了两种判断标准的讨论。霍胖举一个直观的字母案例进行讨论。



在先申请

在后申请

判断标准

优先权是否成立

结论

1

权利要求书

A

A

不超范围√

成立√

优先权是否成立,有争议

说明书

a1

a1

得不到说明书支持×

不成立×

2

权利要求书

A

A

不超范围√

成立√

优先权成立√,无争议

说明书

a1 a2

a1 a2

得到说明书支持√

成立√

3

权利要求书

a1

A

超范围×

不成立×

优先权不成立×,无争议

说明书

a1

a1

得不到说明书支持×

不成立×

4

权利要求书

a1 a2

A

超范围×

不成立×

优先权是否成立,有争议

说明书

a1 a2

a1 a2

得到说明书支持√

成立√

        a1a2是具体的实施例,A为概括的技术方案,a1不足以支持技术方案Aa1a2足以支持技术方案A。情形1和情形2中,在先申请形式上记载了技术方案A。情形3和情形4中,在先申请形式上没有记载技术方案A,在后申请概括出了技术方案A

巧合的是,霍胖完成上述表格之后,发现情形1和情形2对应于专利审查指南第二部分第三章4.2.4节第(4)项,情形3和情形4对应于专利审查指南第二部分第三章4.2.4节第(3)项。(真的是完成了自己的表格后才发现的,天地良心)

因此,专利审查指南似乎将情形1和情形4的争议平息了,即只考虑是否超范围,在先申请只要形式上记载了技术方案A,在后申请就能享受技术方案A的优先权。至于是否得到说明书支持,who care呢,甚至还提出为了使技术方案A得到支持,在后申请可以补充实施例a2

但是,霍胖以为,这样的标准还是有失偏颇,情形1中,在先申请实质上没有完成A如此大范围的发明创造,有了一个实施例,就先占一个大坑,后面再来补充实施例,难道对后面排队的大叔大婶公平?

反观情形4中,在先申请实质上已经完成了A如此大范围的发明创造,只是没有将其概括为A,人都把坑占满了,只是没有拉上手把坑围起来,实在可惜。

 3、霍胖再BB一个《2017年专利复审无效十大案例》中的优先权核实问题。

“烟酰胺类衍生物的甲磺酸盐A晶型及其制备方法和应用”的专利无效决定中认为:优先权制度是为方便专利申请人在不同国家和地区申请专利提供便利的程序性设计,必须受先申请原则的限制,在优先权日以后所作的任何改进,包括扩大保护范围和增加新的技术特征等,都不能享受在先申请的优先权,避免这一制度为其带来不应有的利益,损害社会公众的利益。

霍胖认为扩大保护范围和增加新的技术特征均包含了“超范围”和“得到说明书支持”两种判断标准的思想。

证据1实施例1和权利要求4均记载将500mg烟酰胺类衍生物的甲磺酸盐投入到100ml的有机溶剂中,相应的配比为1:200g/ml,而本专利权利要求4限定了所述甲磺酸盐与有机溶剂的配比为1:150-250g/ml,可见,本专利权利要求4中甲磺酸盐与有机溶剂的配比在优先权文件的基础上扩大了保护范围。

将配比由1:200g/ml扩大至1:150-250g/ml,既可以说超出在先申请的范围,也可以说得不到在先申请说明书的支持,体现了“超范围”和“得到说明书支持”的判断标准。

证据1实施例1和权利要求4均记载“室温35℃下摇床震荡48小时”,而本专利权利要求4删除震荡时间,也导致了保护范围扩大,权利要求4不能享受优先权。

删除了震荡时间,可以说没有超范围,但是得不到在先申请说明书的支持(因为根据在先申请说明书不能得出任何震荡时间都能达到发明目的),体现了“得到说明书支持”的判断标准。

 4、最后,关于在先申请中没有实验数据,在后申请补充实验数据能否享受优先权的问题,目前业界还存在争议。

如果从“超范围”的判断标准出发,在后申请补充实验数据是能够享受优先权的,因为技术方案本身并没有超范围,只是缺少实验数据的来证明而已。

如果从“得到说明书支持”的判断标准出发,在先申请中缺乏实验数据,并不能支持技术方案,技术方案没有实际完成,先占坑不公平。

 综上,霍胖想说明什么呢,合法占坑的问题,在实际判断中仍然是争议重重。想要保险一点,那就既不“超范围”,也能“得到说明书支持”,最佳。

资质与荣誉:律师、专利代理师、专利工程师。技术领域:化学化工、新材料、医药、机械。教育背景:南开大学,理学学士(材料化学... 查看详细 >>
  • 执业地区:重庆-渝北区
  • 执业单位:四川元绪律师事务所
  • 执业证号:1500120********51
  • 擅长领域:知识产权、专利、高新技术、商标、著作权