对“潍县”商标侵权认定的合理抗辩
使用他人已经注册的商标进行经营，是否一定构成商标侵权，尤其带有“通用名称、图形、重量、特点、主要原料或含有地名”的商标，实践中对相关案件审理时存在诸多争议，近期我所律师成功代理了一起对注册商标侵权抗辩的案件，经过一审、二审及再审阶段，最终抗辩成功，有效的维护了当事人的合法权益，可共同参考学习。
李某在2006年11月28日经国家工商行政管理总局商标局核准注册“潍县WEIXIAN”商标，2021年11月21日经国家工商行政管理总局商标局核准注册“潍县”商标，上述两商标核定使用商品/服务项目均为第30类“糕点、火烧、饼、包子、面条”等。2022年8月李某发现在潍坊寿光市有一家寿香蒸包店，门店招牌上的名称为“老潍县烫面蒸包”，李某认为该店侵害了他的“潍县”商标专用权，在其取证后向寿光市人民法院提起了商标侵权诉讼，要求寿香蒸包店停止侵权行为并赔偿经济损失。
寿香蒸包店委托我所代理后，经过查找多方资料，代理律师认为不构成侵权，理由主要有：1、因为该门店经营出售的老潍县特色的烫面蒸包，以及招牌左侧标注的“潍縣老友滙”商标，都是从案外人王某处加盟和授权的，王某在2019年10月21日核准注册“潍縣老友滙”商标，核定使用商品/服务项目为第43类“饭店、快餐馆、自助餐馆”等，且王某在2019年4月就自己经营潍城区老友汇烫面包店，制作出售烫面包，还在2022年8月获得潍坊市第六批“潍坊名吃”的荣誉，说明招牌上的“老潍县烫面蒸包”是对包子特点的说明描述性使用，不是商标意义上的使用并且该字样在字体、大小、颜色、排列上完全一致，没有突出“潍县”字样。2、李某的潍县商标基本由地名构成，其显著性很低，并不能起到识别商品来源的作用，不足以达到混淆和误认的程度。商标的核心在于发挥商品来源的识别功能，李某的“潍县”注册商标其本身就具备地域、地名的描述性说明性，潍县或者老潍县，是今潍坊市的旧称，其本身的地域含义和代表地域的知名度远远超出其作为商标的知名度，说明李某的潍县商标本身的弱显著性决定了其保护范围受到一定的限制，也没有将潍县商标与其产品构成特定的关联，即李某的潍县商标并不具备识别商品来源的作用，以相关公众的一般注意力标准不会对商品来源发生误认和混淆。3、根据《商标法》第59条的规定，注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有的地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。商标法不仅规定了商标侵权行为，也规定了商标合理使用行为，说明对注册商标的正当合理使用是受法律保护的。李某潍县商标的弱显著性决定了其保护范围要受到一定的限制，对他人的正当合理使用，李某作为权利人也不能滥用商标专用权，不能限制他人的正当合理使用。
一审寿光市人民法院经审理认定：《商标法》第五十九条第一款规定，注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有的地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。“潍县”作为潍坊市的历史名称，现指潍坊市，属于地名，李某虽注册了“潍县”商标成为专用权人，但不能阻止他人将“潍县”作为地方名称进行正当性的合理使用。本案中寿香蒸包店在其门店招牌、塑料袋等物品上使用“老潍县烫面蒸包”字样，其中虽然包含有“潍县”二字，但仅为其中的一部分，且蒸包店并未对该二字进行单独或突出放大使用，系属善意说明其售卖的包子是老潍县传统美食中的烫面蒸包，另外寿香蒸包店还在该标注旁单独、突出标注了其经案外人王某许可使用的“潍縣老友滙”注册商标，寿香蒸包店使用“潍县”二字不属于商标性使用，不构成侵权，驳回了李某的诉讼请求。 一审判决做出后李某不服提起上诉，二审潍坊市中级人民法院经审理认定：《商标法》第四十八条规定，本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。本案中寿香蒸包店在其门头招牌上的突出显著位置使用被诉标识“老潍县”，且寿香蒸包店地处山东省寿光市，而不是处于“老潍县”所在区域。寿香蒸包店该种使用方式系用于识别商标来源的商标性使用，并非对潍县老地名的正当使用。《商标法》第五十七条第二项规定，未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的行为属侵犯注册商标专用权。寿香蒸包店在其门头招牌上使用被诉标识“老潍县”系在与涉案商标核定使用商品类似的商品上使用与涉案商标近似的标识，容易导致相关公众的混淆误认，构成侵权，并判决寿香蒸包店赔偿李某经济损失6000元。 二审判决作出后寿香蒸包店向山东省高级人民法院申请再审，省高院经审理认定：《商标法》第五十七条第二项规定，未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的，属于侵犯注册商标专用权的行为。《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条规定，商标法第五十七条第二项规定的商标近似，是指被控侵权的商标与原告的注册商标相比较，其文字的字形、读音、含义或者图形的构图及颜色，或者其各要素组合后的整体结构相似，或者其立体形状、颜色组合近似，易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与原告注册商标的商品有特定的联系，第十条规定，人民法院依据商标法第五十七条第二项规定，认定商标相同或者近似按照以下原则进行：以相关公众的一般注意力为标准;既要进行对商标的整体比对，又要进行对商标主要部分的比对，比对应当在比对对象隔离的状态下分别进行；判断商标是否近似，应当考虑请求保护注册商标的显著性和知名度。本案中，寿香蒸包店在其门头招牌用相同字体分上下两行使用了“老潍县烫面蒸包”，并非仅突出使用“老潍县”;寿香蒸包店提交的证据显示潍县系潍坊市旧称，即潍县曾作为潍坊市地名使用，故涉案两商标主要识别部分“潍县”的显著性不高;李某未提交有效证据证明涉案两商标知名度。综上，二审法院在未以相关公众的一般注意力为标准对“老潍县 烫面蒸包”与涉案两商标进行比对，亦未考虑到涉案两商标的显著性和知名度的情况下，认为寿香蒸包店的被诉行为容易导致相关公众混淆误认缺乏依据。省高院裁定指令山东省潍坊市中级人民法院再审本案。 潍坊市中级人民法院接收省高院指令裁定后立再审案件，重新对本案进行了审理，经审理认定： 第一，《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条规定，商标法第五十七条第二项规定的商标近似，是指被控侵权的商标与原告的注册商标相比较，其文字的字形、读音、含义或者图形的构图及颜色，或者其各要素组合后的整体结构相似，或者其立体形状、颜色组合近似，易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与原告注册商标的商品有特定的联系。第十条规定，人民法院依据商标法第五十七条第二项规定，认定商标相同或者近似按照以下原则进行:以相关公众的一般注意力为标准;既要进行对商标的整体比对，又要进行对商标主要部分的比对，比对应当在比对对象隔离的状态下分别进行;判断商标是否近似，应当考虑请求保护注册商标的显著性和知名度。本案中，寿香蒸包店在其门头招牌用相同字体分上下两行使用了“老潍县 烫面蒸包”，该“老潍县烫面蒸包”标志旁也未出现R字样，该招牌中并非仅突出使用“老潍县”字样，且字体、字形与李某持有的注册商标也不一致，寿香蒸包店上述行为不会使相关公众对产品来源产生混淆或误认;另外，潍县系潍坊市旧称，即潍县曾作为潍坊市地名使用，潍县作为地名的知名度显然高于其作为商标的知名度，且李某亦未提交有效证据证明其持有的注册商标“潍县”具有较高的显著性和知名度。 第二，《商标法》第五十九条规定，注册商标中含有的本商品的通用名称、围形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有的地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。商标法不仅规定了商标侵权行为，也规定了商标合理使用行为。地名是属于社会公共领域词汇，商标注册人以地名作为商标注册，其权利应当受到一定的限制，商标权利人无权禁止他人在相同或类似商品上正当使用该地名来表示商品与地理位置等之间的联系。被李某“潍县”商标的弱显著性决定了其保护范围要受到一定的限制，蒸包店店铺标识及塑料袋上的“潍县”字样并未突出使用，该标识是描述性及说明性的使用，该标识只是标明商品产地来源,只是标明其售卖的包子是老潍县传统美食中的烫面蒸包，而非商标法意义上的使用行为。故蒸包店对“老潍县烫面蒸包”字样的案涉使用行为系正当合理使用行为，并不构成侵犯李某商标权的行为。再审判决撤销二审民事判决，维持一审民事判决。 本案经过一审、二审、再审三个阶段四次庭审，最终采纳了代理律师的意见，认定蒸包店的行为不构成侵权，驳回了商标权利人的诉讼请求，有效维护了当事人的合法权益。 商行法既规定了对注册商标的保护，也规定了对商标的合理正当使用，并不是所有将商标与商品进行物理性结合的使用方式都归属为商标性使用，而是要根据商标具体使用行为来确定行为人的使用目的，本案中蒸包店使用“潍县”就是为了说明商品特点，而不是标识商品来源。本案与之前的“青花椒”案、“齐鲁少年”案等案件具有相似之处，“潍县”与“齐鲁少年”“青花椒”等均具有通用名称、公共资源的性质，法院对行为人对商标本身基础含义的非商标性使用是支持的，均认定了行为人使用侵权商标的行为是正当使用行为，不构成侵权。 本案李某虽取得了“潍县”注册商标专用权，但并不意味着就有权禁止他人对其商标的一切使用行为，商标能禁止的只是有可能导致混淆的使用，商标注册人选择某一标识作为自己的商标并不能赋予权利人对该标识的垄断性权利。国家知识产权局2022年4月份公布的《餐饮行业商标注册申请与使用指引（试行）》，就是针对我国餐饮行业商标注册申请和使用中出现的权利人恶意维权等现象出台的，目的在于规范商标申请应“注册有德”、合理商标维权“行权有界”。 指引中明确规定“标志仅由地名构成，不易作为商标识别的，不得作为商标注册”，李某的“潍县”商标虽已注册下来，但其具备地域的基础含义，其注册行为本身就有占用公共资源的故意，在商标注册、使用逐渐规范合理的趋势下，更应严格限制注册商标的保护范围和维权方式，不得禁止和妨碍他人对该商标的正当使用。指引还在“合理维权”部分重点强调：注册商标专用权人在维权时，要注意避免对公共领域或者属于公共资源的内容，以及他人正当合法权利不当维权，应当尊重他人依法正当使用的权利，自觉维护市场竞争秩序和社会公共利益。 通过一系列裁判案件以及相关主管部门出台的文件，可见对于商标的注册和维权会越来越规范、越来越合理。
刘跟鹏律师