引  言

对于侵权产品制造于专利权转让前而销售于转让后，专利权受让人是否可以该销售侵权行为提起诉讼？专利权人在侵权诉讼中以独立权利要求和从属权利要求限定的技术方案作为权利依据，而被控技术只与独立权利要求限定的技术方案相同，是否可以直接认定侵权成立？

问题一 专利权由a转移给b，被控侵权产品制造于a持有专利时，销售于b持有专利权时，对于该侵权产品所引发的侵权责任，a和b谁有权主张？

观点一 第一种观点，ab都有权提出主张，原因在于制造行为发生在a有专利权的时候，销售行为发生在b有专利权的时候。B有权提出主张的理由在于，第一，从法律规定看，销售行为是侵权行为的类型之一，且没有免责事由，b主张权利有法律依据；第二，从制止侵权的角度，销售行为正在进行，如果b不张主张权利，而a也认为与自己无关，则会放任销售行为继续；第三，从公平角度，在专利权转让时，双方会考虑当时专利实施的状况，出现案中的情况，对于受让人影响很大，如不能主张权利则不公平。当然，虽然双方都可主张权利，但对侵权人来说，则只能主张一次。ab可共同主张，也可单独主张。如果单独主张，则一方提出主张并得到赔偿后，另一方不能再主张。如果a先提了主张，则权利用尽，b不能再提，a得到的赔偿是否应分给b，则属于二者之间的关系。如果b先提出主张，则a不存在损害，侵权行为也结束，不能再提出主张。

观点二 另一种观点，只有a有权提出主张，原因在于侵权产品的制造属于原始侵权或叫初始侵权，而涉及该产品的销售等后续行为属于从属侵权，当原始侵权与从属侵权发生于不同的法律规定下或权利为不同的人享有时，应适用原始侵权行为发生时的法律，且只有原始侵权行为发生时的权利人有权对从属侵权行为追责。当ab转让专利权时双方知道或者应当知道可能存在侵权产品的制造和销售持续于专利权转让前后，双方未对此作出处分，则b仅对受让专利权后的制造行为及其相应的后续销售等从属行为享有禁止权，对于侵权产品制造于专利权转让前而于专利权转让后销售的，b无权禁止。

笔者同意第二种观点。专利权一方面体现为专利权人对专利技术的独占实施权，更体现为对他人未经许可实施专利技术的禁止权，其禁止权主要包括禁止制造、禁止销售等。第一种观点认为b可以提出主张，存在下列障碍：如果b起诉销售者，而销售者提供证据证明侵权产品合法来源于制造者，且制造行为发生于b取得专利权以前，则b无权向制造者主张赔偿；如果a与侵权产品的制造者和解，则侵权产品的销售行为不具有违法性，b也无法起诉销售者。对于第二种观点中，a向侵权产品的制造者主张是没有问题的，a同样有权向侵权产品的销售者主张，因为该产品制造于a拥有专利权时，该销售行为从属于先前的制造行为，专利权虽然已在ab之间转移，并不影响a对该侵权产品所涉制造、销售行为行使禁止权。在b拥有专利权的情形下，却对上述销售行为无权予以禁止，是否有失公平？答案是否定的，上述情况特殊，不具有普遍性，b受让专利权时未对该种情形作出约定和处分，即使有所损失也属于签订和履行合同应承受的风险。

第二个问题 专利权人涉案专利有1项独立权利要求和4项从属权利要求权，且从属权利要求为依次从属关系。专利权人以全部权利要求作为权利依据提起诉讼，现查明的技术事实是被控技术与独立权利要求相同，从属权利要求限定的技术特征未被被控技术再现。该案怎么判？

观点一 第一种观点认为，专利权人以全部权利要求作为权利依据意味着其选择了一个保护范围最小的技术方案，被控技术与其不同，即使落入了独立权利要求的保护范围，也不能支持原告的诉讼请求。本案应判决驳回原告的诉讼请求。

观点二 另一种观点认为，专利权人虽然以全部权利要求作为权利依据，被控技术与其不同，但与独立权利要求相同，仍然构成侵权，只是在判决查明事实和处理意见中作出具体交代，判决主文仍应判决被告停止侵害专利权行为。本案应判决支持原告的诉讼请求。

笔者同意第一种观点。法释【2009】21号《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第一条规定，人民法院应当根据权利人主张的权利要求，依据专利法第五十九条第一款的规定确定专利权的保护范围。权利人在一审法庭辩论终结前变更其主张的权利要求的，人民法院应当准许。权利人主张以从属权利要求确定专利权保护范围的，人民法院应当以该从属权利要求记载的附加技术特征及其引用的权利要求记载的技术特征，确定专利权的保护范围。法释〔2016〕1号《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第一条规定，权利要求书有两项以上权利要求的，权利人应当在起诉状中载明据以起诉被诉侵权人侵犯其专利权的权利要求。起诉状对此未记载或者记载不明的，人民法院应当要求权利人明确。经释明，权利人仍不予明确的，人民法院可以裁定驳回起诉。通过上述司法解释，可以看出其规定的目的在于通过要求原告明确诉求，以便于被告正确应诉，即追求程序公平，又追求诉讼效率。当涉案专利有多项权利要求，意味着有多个技术方案，其技术特征和保护范围虽有重合，但属于多个不同的专利保护范围。笔者认为法释〔2016〕1号第一条的规定，意味着原告应该做出单一选择，而不允许原告同时选择多个有从属关系的权利要求，因为被控技术是唯一固定的，其是否落入专利的保护范围，落入哪项技术方案限定的保护范围，原告应该做出选择，以此被告方能决定相应的应诉策略，包括是否申请宣告涉案专利无效。在诉讼中，如果被控技术与原告选择的技术方案不同，法院选择或者允许原告选择其他技术方案来判断被控技术是否落入专利的保护范围，有违程序公平和诉讼诚信。

小  结

在知识产权领域，直接再现物化智力成果的行为属于原始侵权，而销售、传播等行为属于从属侵权，当两种行为对应的权利人发生变化时，只有原始侵权发生时的权利人才可以对从属侵权行为主张权利。专利权人在侵权诉讼中应明确固定权利依据，当专利权人因选择权利依据不当导致不利后果时，不得变更权利依据，以维护诉讼诚信和程序公平。

来源：知产力

如侵权，请联系删除！