商标出口中的商标使用行为,其中使用的主体可能是贴牌加工的厂家,也可能是直接出口到国外进行销售的厂家,而对商标的使用是否构成商标性使用,在商标行政案件、商标民事侵权案件中法院的认定并不相同,且在同类型的案件中,法院对其中商标使用行为的认定也是动态变化的:
首先,关于商标行政案件(商标撤销复审案)中,商标注册人主张对诉争商标进行了使用,主要的证据是生产商品、贴附商标后,将商品出口到国外进行销售,事实上贴附商标的商品没有进入中国市场的流通环节,而商标具有地域性,为了保护商标权利人的利益,目前北京知识产权法院、北京高院对此种使用行为认定构成对诉争商标的使用,维持诉争商标的注册。
法律依据:《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》
19.16 【单纯出口行为的认定】使用诉争商标的商品未在中国境内流通且直接出口的,诉争商标注册人主张维持注册的,可以予以支持。
其次,在商标民事侵权案件中,被诉侵权人通常是接受委托人(国外企业/商标权利人)的授权,生产产品后、贴附商标标识直接出口到指定的国家,或者被诉侵权人自己生产后、贴附商标标识直接出口到自己具有商标专用权的国家,一般抗辩的理由是被诉侵权商品没有进入中国市场流通环节,商标在中国没有产生识别、区分商品来源的功能,且没有引起相关公众对商品来源的混淆误认,所以不构成侵权。目前法院对上述侵权行为没有统一的观点。
相关案例:
(2014)民提字第38号民事判决,认定在产品上贴附标志的行为不能认定为商标法意义上的商标使用行为,进而不认定构成商标侵权。
(2019)民再138号民事判决,认定在生产制造或加工的产品上以标注方式或其他方式使用了商标,只要具备了区别商品来源的可能性,就认定该使用状态属于商标法意义上的使用,因此认定构成商标侵权。