专利侵权案件中先用权抗辩初探

张莹律师

为营造更好的创新环境和营商环境，打击专利侵权行为，严格知识产权保护是刻不容缓的。今天给大家分享的案例故事，就事关专利侵权。

案情简介：
       于某享有《一种治疗面瘫的祛风散寒中药及其制法》专利（以下简称涉案专利），他认为于某国在其取得专利权后，未经其许可，一直擅自使用其专利给人治疗面瘫等病，该种行为侵犯了其专利权，故将于某国诉至沈阳市中院。

于某国辩称，涉案专利的配方为原、被告家族祖传配方，在于某申请专利之前家中兄弟姐妹完全对此配方了解并使用，于某申请专利系兄弟姐妹商量后的结果，并约定于某申请专利后原兄弟姐妹均可继续使用；目前其本人仍在居住地继续使用，并未扩大范围，根据专利法的规定保护在先使用，不视为侵权。

一审法院，根据查明的案件事实及相关法律规定，驳回于某全部诉讼请求。

于某不服，其认为于某国销售专利产品的行为侵犯了其专利权。遂上诉至沈阳市高院，请求撤销一审判决，改判支持其诉讼请求。

二审法院认为上诉人于某的上诉请求没有事实和法律依据，驳回上诉，维持原判。

于某依然不服，其认为侵犯专利权的情形有销售行为，而不视为侵犯专利权的行为没有销售行为，所以应当认定于某国销售专利产品的行为侵犯了其专利权，故向最高院申请再审。

最终，最高院驳回其再审申请。

法律评析：

本案的争议焦点为：在先使用权原有范围是否包含销售行为，即于权国的销售行为是否构成对于洪国专利权的侵害。

高院认为：由于我国专利法采用先申请制，对一项发明创造来说，首先提出专利申请的人并不一定是最先作出或实施该发明创造的人，因此，在该专利申请之前，可能已经有他人独自研究出与申请专利的发明同样的发明或者以合法的方法获知了同样的发明，并且已经开始实施该发明创造或者为实施该发明创造作好了必要的准备。如果存在上述情况，允许后来就此发明申请并获得专利权的人凭借其专利权禁止先用者继续进行其实施行为，则显失公平，故专利法第六十九条第（二）项规定，“在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的，不视为侵犯专利权。”上述规定，是对先申请制的一种补充，目的是在合理保护专利权人合法权益的前提下，同时保护社会及公众的利益。

关于专利法第六十九条第（二）项的含义，仅从字面含义看，应当得出以下结论，即对于产品专利来说，能够产生先用权的行为仅包括“已经制造相同产品或者已经作好制造的必要准备”，而不包括使用、销售、许诺销售、进口专利产品的行为；对方法专利而言，能够产生先用权的行为仅包括“已经使用相同方法或者已经作好使用的必要准备”，而不包括使用、销售、许诺销售、进口依照该方法直接获得产品的行为。

二审法院已经查明，于权国在专利申请日前已经开始使用专利方法、制造相同药品，且始终为家庭作坊式的生产经营模式，只是按需生产，有人上门买药才进行制造销售，没有扩大生产规模，仅在原有范围内继续制造、使用，故于权国的上述行为符合专利法第六十九条第（二）项的规定，依法享有先用权。基于先用权，其行为不视为侵犯专利权，其制造的药品亦不是侵权产品；而销售行为是制造行为的自然延伸，于权国自行销售不视为侵权药品的行为不构成对于洪国专利权的侵害。二审法院关于于权国的销售行为不构成对于洪国专利权的侵害的认定并无不当。

律师观点：

诚如于某所说，侵犯专利权的情形有销售行为，而不视为侵犯专利权的行为没有销售行为，那么不侵犯专利权的行为是否应包含销售行为呢？

根据专利法第十一条规定，可以看出构成侵犯专利权的行为务必同时满足五个条件，即：

（1）专利权被授予后；（2）未经专利权人许可；（3）为生产经营目的；（4）采用制造、使用、许诺销售、销售或进口（外观设计侵权中没有使用）行为；（5）上述行为涉及的对象是专利权人的“专利产品”、“专利方法”、“按照专利方法直接获得的产品”。

根据专利法第六十九条第二款及《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十五条第三款的规定，可以看出不视为侵犯专利权的在先使用，必须满足以下条件，即：

（1）专利申请日前；（2）已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备;(3)且仅在原有范围内继续制造、使用的。

所述原有范围，包括专利申请日前已有的生产规模以及利用已有的生产设备或者根据已有的生产准备可以达到的生产规模。

由此可知，现行法律规定是从生产规模方面对先用权作出限制，并未将销售（范围或销售对象）视作先用权的考察对象。如（2013）民申字第1766号案中，在中高公司在生产规模和生产设备方面未超出原范围的情况下，即使其销售客户已经完全不是在先客户，依然利用先用权抗辩成功。

司法实践中，采用先用权抗辩注意提供完整的证据链条，具体应包括：（1）提供在专利申请日前已经对被诉侵权产品（或方法）开始了规模化生产的证据；（2）提供规模化生产的大小或能推断规模大小的证据；（3）提供涉案专利申请日后仅在已有的生产规模内制造、使用涉案专利产品的证据。如（2017）最高法民申972号案中，被告仅提供了在涉案专利申请日前已经作好了使用与涉案专利技术相同的技术制造被诉侵权产品的必要准备，并且已经制造了相同产品的证据，而未提供其必要准备能给达到制造的生产规模，以及涉案专利申请日后是否在原生产规模范围内制造或使用的证据，从而未能利用先用权抗辩成功。

现有专利侵权纠纷的司法实践中，采用先用权抗辩的案件量相较于现有技术或合法来源抗辩的少。能够使用先用权抗辩的，大都属于还未有申请专利意识或未能及时申请专利，从而在他人获得相关专利权后，使自身处于不利地位。再次，提醒大家，专利并不是产品生产或方法实践后才能申请，在产品构思或生产阶段既可以着手专利申请，争取做到产品未动，专利先行，这样才能在保护自己发明创造的同时，也能免于陷入被动侵权的困境。