【基本案情】徐某系专利号为20041004XXX、名称为“XXX桥梁伸缩缝装置”的发明专利权利人。涉案专利为交通运输部发布的《单元式多向变位梳形板桥梁伸缩缝装置》行业推荐性标准的标准必要专利。专利权人徐某及其任法定代表人的涉案专利独占被许可人路某公司认为,某通公司在平赞高速公路工程中,使用了易某利公司按照上述标准制造并销售的伸缩缝装置,两公司构成对涉案专利权的侵害,遂向河北省石家庄市中级人民法院提起诉讼,请求判令两公司停止侵害并共同赔偿损失及维权合理开支300万元。一审法院认定,易某利公司、某通公司侵害涉案专利权,判决易某利公司赔偿经济损失及维权合理开支10万元。徐某、路某公司不服,提起上诉。最高人民法院二审认为,涉案专利为标准必要专利,推荐性标准中明确披露了涉案专利技术方案、专利号及权利人联系方式,且路某公司曾于2016年函告易某利公司涉嫌侵害涉案专利权。易某利公司明知涉案专利的存在,非但没有主动寻求专利许可,还再次未经许可实施涉案专利,主观上存在明显过错。遂改判全额支持权利人300万元赔偿请求。
【裁判观点】
1. 纠纷性质在本质上由当事人之间争议的法律关系所决定,原告起诉时所主张的事实、理由及诉讼请求是确定当事人之间纠纷性质的主要依据。本案中,徐斌、路某公司作为专利权利人提起诉讼,主张某通公司、易某利公司侵害涉案专利权,请求判令停止侵害和赔偿损失。显然,本案纠纷中的法律关系是侵害专利权法律关系,纠纷性质是侵害专利权纠纷。标准必要专利使用费纠纷,旨在解决标准必要专利权人与被许可人对使用条件和专利使用费进行充分协商,仍无法达成一致的情况下,当事人诉诸于司法,请求人民法院确定许可费用的问题。在上述纠纷中,当事人争议的焦点在于如何确定专利使用的限制条件和专利使用费的数额。而本案不存在当事人对专利使用费和使用条件进行协商的情形,不属于标准必要专利使用费纠纷。
2. 标准必要专利侵权纠纷中,在专利权人作出公平、合理、无歧视的许可承诺的情况下,其有关停止侵害的主张是否成立,除考虑停止侵害的一般条件外,需要考虑涉案标准的性质及专利权人、标准实施者是否存在过错等因素。
3. 由于标准面对的是不特定多数人,在公平、合理、无歧视原则的要求下,标准必要专利的许可方式一般应为普通许可,但是对此不能进行机械的理解。发放独占实施许可是专利权人实施专利的一种方式,即便专利权人与被许可人达成独占实施许可,只要专利权人或该独占实施被许可人仍需对外承担公平、合理、无歧视的认可义务,则不能仅因专利权人与被许可人达成独占实施许可就认为专利权人违反了上述义务。在特定情况下,如专利权人与被许可人系有投资关系的关联公司,或者专利权人系被许可人的股东、法定代表人等具有其他关联利益关系等情形,独占实施被许可人实施专利所获得的利益与专利权人一致,此时,独占实施许可费用可以较低甚至为零。基于关联利益关系的许可条件与一般市场竞争环境下的许可条件可能存在差异,原则上不应仅因该种许可条件差异而认定专利权人违反公平、合理、无歧视的许可义务。本案中,根据路某公司的登记信息,徐某既是路某公司的法定代表人,又是路某公司的股东和实际控制人,徐某基于其上述身份,免费将涉案专利独占许可给路某公司,属于正常的商业安排,且并不影响关于专利许可的商业谈判,不构成对于其他专利实施人的价格歧视,没有违反公平、合理、无歧视的许可义务。
4. 涉案专利为标准必要专利,推荐性标准中明确披露了涉案专利技术方案、专利号及权利人联系方式。被诉侵权人非但没有主动寻求专利许可,在收到专利权利人发出的专利许可协商函后,仍不与专利权人进行磋商,反而径行在之后的工程中再次实施涉案专利,主观上存在明显过错,在适用许可使用费的倍数确定赔偿数额时,对上述情节应当重点予以考虑。
【典型意义】本案二审在认定标准必要专利权人不存在过错、专利实施人存在明显过错的基础上,全额支持权利人的赔偿主张,明确标准必要专利侵权案件中确定损害赔偿责任时应当重点考虑当事人过错,凸显保护善意行为人的司法政策导向。
曾华华律师